Référence : Nakao, Kazuwa (Re), 2022 CACB 21
Décision du commissaire no 1628
Commissioner’s Decision #1628
Date : 2022-10-19
| SUJET :
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F00
C00
B00
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Nouveauté
Caractère adéquat ou inadéquat de la
description
Caractère ambigu ou indéfini
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| TOPIC:
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F00
C00
B00
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Novelty
Adequacy or Deficiency of Description
Ambiguity or Indefiniteness
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Demande no 2 918 219
Application No.: 2,918,219
BUREAU CANADIEN DES BREVETS
DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS
Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets (DORS/96‑423), dans leur version antérieure au 30 octobre 2019 (les anciennes Règles sur les brevets), la demande de brevet numéro 2 918 219 a subséquemment fait l’objet d’une révision, conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019‑251). La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision du commissaire sont de rejeter la demande.
Agent du Demandeur :
Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
1, Place Ville Marie, bureau 2500
Montréal (Québec)
H3B 1R1
INTRODUCTION
[1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 918 219, qui est intitulée « Agents thérapeutiques contre l’achondroplasie » et qui appartient à Kazuwa Nakao. Un Comité de la Commission d’appel des brevets a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets.
[2] Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, nous recommandons au commissaire aux brevets de rejeter la demande.
CONTEXTE
La demande
[3] La demande est une demande divisionnaire découlant de la demande numéro CA2398030 [la demande originale], et sa date de dépôt est le 14 août 2002. La demande originale a été rendue accessible au public le 28 mars 2003.
[4] La demande refusée concerne généralement l’utilisation d’un peptide natriurétique de type C (CNP) pour traiter l’achondroplasie causée par l’inhibition de la croissance du cartilage découlant de mutations du gène du récepteur 3 du facteur de croissance des fibroblastes (FGFR3).
[5] Les revendications visées par la révision sont les revendications 1 à 6, datées du 22 mai 2018, et les revendications 7 à 11, datées du 15 juin 2018, qui ont été refusées dans la décision finale [les revendications au dossier].
Historique de la poursuite
[6] Le 5 février 2019, une décision finale a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des anciennes Règles sur les brevets. La décision finale indique que la demande en instance est irrégulière aux motifs que les revendications au dossier sont antériorisées et ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.2(1)d) de la Loi sur les brevets. La décision finale précise en outre que le mémoire descriptif n’est pas conforme au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets parce qu’il ne décrit pas d’une façon exacte et complète tous les agents thérapeutiques possibles envisagés et qu’il n’est donc pas habilitant. Enfin, la décision finale indique que les revendications 1, 6 et 7 sont indéfinies parce que l’agent thérapeutique envisagé n’est défini que par un résultat souhaité et une restriction négative.
[7] La réponse à la décision finale datée du 31 juillet 2019 comprenait un ensemble de revendications modifiées contenant les revendications proposées 1 à 9 [le premier ensemble de revendications proposées].
[8] Le 2 juin 2020, la demande a été transmise à la Commission d’appel des brevets aux fins de révision en vertu du paragraphe 86(7) des Règles sur les brevets, accompagnée d’un résumé des motifs expliquant que les modifications proposées présentées dans la réponse à la décision finale ne corrigent pas toutes les irrégularités exposées dans la décision finale et indiquant que le refus est donc maintenu.
[9] Dans une lettre datée du 5 juin 2020, la Commission d’appel des brevets a transmis une copie du résumé des motifs au Demandeur et a demandé qu’il confirme s’il souhaitait toujours que la demande soit révisée.
[10] Dans une lettre datée du 12 août 2020, le Demandeur a confirmé qu’il souhaitait qu’on procède à la révision.
[11] Le Comité en l’instance a été constitué dans le but de procéder à la révision de la demande refusée en vertu de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets. Le 26 mai 2022, le Comité a envoyé une lettre de révision préliminaire expliquant notre analyse préliminaire et notre opinion selon laquelle toutes les revendications au dossier, ainsi que le premier ensemble de revendications proposées, sont antériorisées et ne sont pas conformes aux alinéas 28.2(1)d) et 28.2(1)c), respectivement, de la Loi sur les brevets. Dans cette lettre, le Comité a en outre exprimé l’opinion préliminaire selon laquelle les revendications au dossier, ainsi que toutes les revendications du premier ensemble de revendications proposées, ont une portée excessive et, indépendamment de cet avis, que le mémoire descriptif n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets. Enfin, le Comité a exprimé l’opinion préliminaire que l’objet des revendications 1, 6 et 7 au dossier et des revendications 1, 5 et 6 du premier ensemble de revendications proposé est conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets. La lettre de révision préliminaire a également donné au Demandeur la possibilité de présenter des observations orales ou écrites.
[12] Le Demandeur a présenté une réponse écrite à la lettre de révision préliminaire le 23 juin 2022, mais il a en fin de compte refusé la possibilité d’une audience dans une correspondance électronique subséquente datée du 19 juillet 2022. La réponse du Demandeur à la lettre de révision préliminaire ne plaide pas en faveur de la brevetabilité des revendications au dossier, mais propose plutôt un deuxième ensemble de revendications modifiées contenant les revendications 1 à 5 [le deuxième ensemble de revendications proposées]. La réponse à la lettre de révision préliminaire soutient en outre que la description décrit d’une façon exacte et complète l’objet tel que défini dans le deuxième ensemble de revendications proposées, conformément au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets.
QUESTIONS
[13] Les questions suivantes sont examinées dans le cadre de la présente révision :
L’objet des revendications 1 à 11 au dossier est-il antériorisé, en contravention à l’alinéa 28.2(1)d) de la Loi sur les brevets?
Le mémoire descriptif n’est-il pas conforme au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets?
Les revendications 1, 6 et 7 sont-elles indéfinies et non conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets?
PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU DES BREVETS
Interprétation téléologique
[14] Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66, et à Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67, une interprétation téléologique des revendications est faite du point de vue d’une personne versée dans l’art à la lumière des connaissances générales courantes (CGC) pertinentes et au regard du mémoire descriptif et des dessins. En plus d’interpréter le sens des termes d’une revendication, l’interprétation téléologique distingue les éléments essentiels de la revendication des éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend de l’intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci, et de la question de savoir s’il aurait été évident pour la personne versée dans l’art qu’une variante a un effet matériel sur le fonctionnement de l’invention.
[15] Nous considérons que tous les éléments présentés dans une revendication sont présumés essentiels, à moins que le contraire soit établi ou qu’une telle supposition soit contraire au libellé de la revendication.
Antériorité
[16] L’alinéa 28.2(1)d) de la Loi sur les brevets exige qu’une revendication ne définisse pas un objet divulgué dans une demande canadienne en co-instance, laquelle est fondée sur une demande antérieurement déposée avant la date de revendication de la demande en instance et qui ne divulgue pas l’objet défini dans la revendication :
28.2 (1) L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas :
d) avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt correspond ou est postérieure à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a) si :
(i) cette personne, son agent, son représentant légal ou son prédécesseur en droit, selon le cas :
(A) a antérieurement déposé de façon régulière, au Canada ou pour le Canada, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a),
(B) a antérieurement déposé de façon régulière, dans un autre pays ou pour un autre pays, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a), dans le cas où ce pays protège les droits de cette personne par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada,
(ii) la date de dépôt de la demande déposée antérieurement est antérieure à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa a),
(iii) à la date de dépôt de la demande, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, au plus douze mois,
(iv) cette personne a présenté, à l’égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement.
[17] Par conséquent, une demande canadienne en co-instance peut être invoquée en vertu de l’alinéa 28.2(1)d) de la Loi sur les brevets si la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière [la demande de priorité] est antérieure à la date de revendication de la demande en instance et si la demande de priorité divulgue également l’objet défini par les revendications en cause dans la demande en instance.
[18] Il y a deux exigences distinctes à satisfaire pour démontrer que l’art antérieur antériorise une invention revendiquée : il doit y avoir une divulgation antérieure de l’objet revendiqué, conformément à l’alinéa 28.2(1)d) de la Loi sur les brevets, et la divulgation antérieure doit permettre à une personne versée dans l’art de pratiquer l’objet revendiqué (Apotex Inc c. Sanofi‑Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC 61 [Sanofi], aux par. 24 à 29, et 49).
[19] En ce qui concerne la date de revendication de la demande en instance, le critère juridique régissant les revendications de priorité relatives à une demande de priorité antérieurement déposée est énoncé au paragraphe 28.1(1) de la Loi sur les brevets, qui exige que la demande de priorité divulgue l’objet défini par les revendications invoquées afin de bénéficier de la date de dépôt de la demande de priorité en tant que date de revendication :
28.1 (1) La date de la revendication d’une demande de brevet est la date de dépôt de celle-ci, sauf si :
a) la demande est déposée, selon le cas :
(i) par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, au Canada ou pour le Canada, ou dont l’agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit l’a fait, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication,
(ii) par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, dans un autre pays ou pour un autre pays, ou dont l’agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit l’a fait, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication, dans le cas où ce pays protège les droits de cette personne par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada;
b) à cette date, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, au plus douze mois;
[20] Dans Paid Search Engine Tools, LLC c. Google Canada Corporation, 2021 CF 1435, au par. 221, le juge McDonald a conclu que l’expression « divulguant l’objet que définit la revendication » a le même sens dans les dispositions de la Loi sur les brevets citées ci-dessus concernant la nouveauté et la date de revendication. Dans les deux dispositions, la demande de priorité doit divulguer l’objet en cause et le simple fait qu’une inférence puisse être tirée de la demande de priorité ne permet pas d’établir cette divulgation. Cette position diffère de la position adoptée dans Pfizer Canada Inc c. Ratiopharm Inc, 2010 CF 612, au par. 87, renvoyant à AstraZeneca AB c. Apotex Inc, 2007 CF 688, aux par. 62 à 65 [AstraZeneca], selon laquelle, même si l’invention n’est pas divulguée explicitement, « il peut se révéler possible d’inférer l’objet revendiqué dans le brevet canadien du libellé du document prioritaire ». Nous notons que la juge McDonald a tenu compte des motifs énoncés dans AstraZeneca, mais elle a déclaré que [traduction] « [l]e tribunal exigeait manifestement une divulgation réelle ».
[21] Par conséquent, nous avons considéré dans la lettre de révision préliminaire que la divulgation antérieure a le même sens que dans les deux dispositions, et que la demande de priorité pertinente doit divulguer un objet qui, s’il était exécuté, entraînerait nécessairement une contrefaçon des revendications du brevet en instance si elles étaient acceptées.
[22] La réponse à la lettre de révision préliminaire n’a pas contesté ou commenté les définitions susmentionnées des principes juridiques pertinents concernant l’antériorité.
Caractère insuffisant de la description et de l’habilitation à l’égard du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets, et le principe de la portée excessive élaboré par les tribunaux
[23] Les alinéas 27(3)a) et b) de la Loi sur les brevets exigent, respectivement, que le mémoire descriptif d’une invention (1) décrive l’invention et (2) précise les étapes de sa production et de son utilisation :
Le mémoire descriptif doit :
a) décrire d’une façon exacte et complète l’invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur;
b) exposer clairement les diverses phases d’un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d’utilisation d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention, ou dans l’art ou la science qui s’en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l’invention;
[24] Pour déterminer si le mémoire descriptif est conforme aux alinéas 27(3)a) et 27(3)b) de la Loi sur les brevets, il importe de répondre aux trois questions suivantes : en quoi consiste l’invention; comment fonctionne-t-elle; et en se fondant seulement sur le mémoire descriptif, la personne versée dans l’art est-elle en mesure de produire l’invention en utilisant uniquement les instructions contenues dans la divulgation (voir Teva Canada Limited c. Novartis AG, 2013 CF 141, citant Teva Canada Ltée c. Pfizer Canada Inc, 2012 CSC 60, et Consolboard Inc c. MacMillan Bloedel (Sask) Ltd (1981), 56 CPR (2d) 145 (CSC) [Consolboard])? Bien que les CGC puissent être invoquées, une réponse affirmative à la troisième question exige que la personne versée dans l’art n’ait pas à faire preuve d’ingéniosité inventive ou à entreprendre des expériences indues (Aventis Pharma Inc c. Apotex Inc, 2005 CF 1283; Mobil Oil Corp c. Hercules Canada Inc, [1995] ACF no 1243; Merck & Co c. Apotex Inc, [1995] 2 CF 723).
[25] Dans Consolboard, aux pages 154 et 155, la Cour suprême a renvoyé au livre Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions (1969, 4e éd.), qui cite H.G. Fox pour affirmer que [traduction] « l’inventeur doit, en retour pour l’octroi d’un brevet, fournir au public une description adéquate de l’invention avec des détails suffisamment exhaustifs et précis pour permettre à un travailleur, versé dans l’art associé à l’invention, de construire ou d’employer cette invention une fois que le monopole est expiré ».
[26] Les principes et la jurisprudence énoncés ci-dessus concernent principalement le concept de caractère suffisant (ou de caractère insuffisant).
[27] Un autre concept connexe est la portée excessive (ou la revendication excessive). Le concept de portée excessive découle des paragraphes 27(3) et 27(4) de la Loi sur les brevets et est une conséquence de la théorie d’un marché (voir Western Oilfield Equipment Rentals Ltd c. M-I LLC, 2021 CAF 24, aux par. 129 et 130). La portée excessive peut chevaucher d’autres motifs d’invalidité, mais elle est un motif d’invalidité distinct. Par exemple, on a souvent affirmé que la portée excessive et le caractère insuffisant sont les deux faces d’une même médaille. Si une revendication a une portée plus étendue que celle de la description, elle pourrait être non valide pour cause de portée excessive, mais elle pourrait aussi être non valide parce que la description quant à sa mise en pratique n’est pas adéquate.
[28] On pourrait conclure à une portée excessive parce qu’une revendication a une portée plus large que l’invention divulguée dans le mémoire descriptif ou qu’elle a une portée plus large que l’invention créée. Pour déterminer si une revendication a une portée excessive, il faut déterminer si la revendication est interprétée équitablement en ce qui a trait à ce que la demande de brevet divulgue dans la description et les dessins, et si la revendication a une portée trop large et revendique plus que ce qui a été inventé. À cet égard, cette détermination n’exige pas que la demande de brevet décrive toutes les réalisations possibles des revendications, puisque les revendications peuvent avoir une portée plus large que les réalisations divulguées dans la description, qui sont considérées comme des exemples de ce qui est protégé par le monopole du brevet (voir Angelcare Canada Inc c. Munchkin Inc, 2022 CF 507, au par. 452). Toutefois, la différence de portée des revendications par rapport aux réalisations décrites est limitée (voir Les Laboratoires Servier c. Apotex Inc, 2019 CF 616, au par. 209).
[29] Comme il a été mentionné ci-dessus, la portée excessive et le caractère insuffisant sont souvent comparés aux deux faces de la même médaille, et, par conséquent, des considérations quant à ce qu’englobe exactement la portée des revendications et à ce que divulgue la description sont pertinentes aux deux questions. Si les revendications ne sont pas interprétées équitablement en ce qui a trait à ce que la demande de brevet divulgue dans la description et les dessins, alors les revendications peuvent englober un objet qui dépasse ce qui a été inventé ou divulgué adéquatement.
[30] En outre, le fait que la divulgation enseigne comment fabriquer la réalisation préférentielle ne suffit pas. La divulgation doit enseigner à la personne versée dans l’art comment mettre en pratique toutes les réalisations de l’invention, et ce, sans devoir faire preuve d’ingéniosité inventive ou avoir à entreprendre des expériences indues (voir Seedlings Life Science Ventures, LLC c. Pfizer Canada ULC, 2021 CAF 154, au par. 68).
[31] La réponse à la lettre de révision préliminaire n’a pas contesté ou commenté les définitions susmentionnées de la jurisprudence et des principes juridiques pertinents concernant le caractère insuffisant de la description, l’habilitation et la portée excessive.
Caractère indéfini
[32] Le paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets prévoit que « [l]e mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif ».
[33] Dans Minerals Separation North American Corp c Noranda Mines Ltd, [1947] Ex CR 306, à la p. 352, 12 CPR 99, la Cour a souligné l’obligation d’un demandeur de préciser dans les revendications la portée du monopole demandé et l’exigence selon laquelle les termes utilisés dans les revendications sont clairs et précis :
[traduction] En formulant ses revendications, l’inventeur érige une clôture autour des champs de son monopole et met le public en garde contre toute violation de sa propriété. La délimitation doit être claire afin de donner l’avertissement nécessaire, et seule la propriété de l’inventeur doit être clôturée. La teneur d’une revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité pouvant être évitée, et sa portée ne doit pas être flexible; elle doit être claire et précise de façon que le public puisse savoir non seulement où il lui est interdit de passer, mais aussi où il peut passer sans risque.
[34] Une revendication n’est pas indéfinie du simple fait qu’elle a une large portée; le demandeur est le [traduction] « maître de ses revendications, conformément à la portée de son invention, et a le droit de les rédiger “en termes suffisamment larges pour obtenir la protection désirée” » (Riddell c. Patrick Harrison & Co, [1956‑57] ExCR 213, 28 CPR 85 au par. 66).
[35] La réponse à la lettre de révision préliminaire n’a pas contesté ou commenté les définitions susmentionnées de la jurisprudence et des principes juridiques pertinents concernant le caractère indéfini.
ANALYSE DES REVENDICATIONS AU DOSSIER
Interprétation téléologique
Les revendications au dossier
[36] Il y a 11 revendications au dossier. Les revendications 1, 6 et 7 sont des revendications indépendantes et se lisent comme suit :
[traduction]
-
Agent thérapeutique pour traiter l’achondroplasie causée par l’inhibition de la croissance du cartilage découlant de mutations du gène du récepteur 3 du facteur de croissance des fibroblastes (FGFR3), ledit agent thérapeutique activant la guanylyl cyclase B (GC-B) et à condition que le peptide natriurétique de type C (CNP)-53 ne soit pas l’agent thérapeutique.
-
Utilisation d’un agent thérapeutique pour traiter l’achondroplasie causée par l’inhibition de la croissance du cartilage découlant de mutations du gène du récepteur 3 du facteur de croissance des fibroblastes (FGFR3), où ledit agent thérapeutique active la guanylyl cyclase B (GC-B) et à condition que le peptide natriurétique de type C (CNP)-53 ne soit pas l’agent thérapeutique.
-
Utilisation d’un agent thérapeutique pour fabriquer un médicament servant à traiter l’achondroplasie causée par l’inhibition de la croissance du cartilage découlant de mutations du gène du récepteur 3 du facteur de croissance des fibroblastes (FGFR3), où ledit agent thérapeutique active la guanylyl cyclase B (GC-B) et à condition que le peptide natriurétique de type C (CNP)-53 ne soit pas l’agent thérapeutique.
[37] Les revendications dépendantes 2 à 5, et 8 à 11 définissent d’autres limites concernant : la façon dont l’inhibition de la croissance du cartilage est sauvée (revendications 2 et 8); et l’agent thérapeutique (revendications 3 à 5, et 8 à 11).
La personne versée dans l’art et les CGC pertinentes
[38] La lettre de révision préliminaire, aux pages 4 à 6, indiquait ce qui suit concernant l’identité de la personne versée dans l’art et la définition de ses CGC :
[traduction]
La DF [décision finale] ne définit pas explicitement la personne versée dans l’art ou ses CGC. Toutefois, la DF renvoie à la poursuite de la demande originale et, à notre avis, adopte les conclusions tirées à cet égard dans la décision Re Demande de brevet de Kazuwa Nakao 2398030 (2015), DC 1389 (Commission d’appel des brevets et Commissaire aux brevets) [DC 1389].
La DC 1389, aux paragraphes 22 à 24, définit la personne versée dans l’art et ses CGC :
Pour faciliter notre compréhension de l’état des connaissances générales courantes de la personne versée dans l’art, le comité de révision s’est penché sur deux articles de synthèse qui ont été publiés en 1995, soit ceux de Hagiwara et de McDowell. Dans notre lettre du 3 février 2015, nous avons avancé que plusieurs enseignements issus de ces articles de synthèse faisaient partie des connaissances générales courantes. Le demandeur a convenu, dans la lettre du 7 avril 2015, que les connaissances générales courantes comprendraient au moins ces points d’Hagiwara et de McDowell (page 2). Ces points considérés comme des connaissances générales courantes de la personne versée dans l’art sont donc les suivants :
▪ l’achondroplasie est causée par des mutations du gène FGFR3 occasionnant un gain de fonction;
▪ les peptides natriurétiques, y compris le CNP, jouent un rôle dans le développement des os; on sait que le CNP et son récepteur GC-B (NPR-B) sont exprimés dans les chondrocytes;
▪ le gène CNP produit un polypeptide précurseur du CNP ayant 126 résidus acides aminés (appelé « pre-pro-CNP »), qui est transformé de manière à produire un CNP précurseur de 103 résidus (appelé « pro-CNP ») qui est à son tour transformé pour produire deux formes de peptides : CNP-53 et CNP-22;
▪ CNP-53 et CNP-22 sont identiques, à l’exception d’une extension de 31 acides aminés à l’extrémité amino-terminale du CNP53;
▪ l’abréviation « CNP » est généralement comprise par la personne versée dans l’art comme désignant le CNP-22. [Notes en bas de page omises]
La RDF [réponse à la décision finale] n’a pas commenté l’identité de la personne versée dans l’art ou la définition de ses CGC.
Après avoir examiné le mémoire descriptif dans son ensemble, ainsi que les articles Hagiwara et al., « Natriuretic Peptides and Their Receptors » (1995), Zool. Sci., vol. 12, no 2, pages 141 à 149 [Hagiwara], et McDowell et al., « The natriuretic peptide family » (1995), Eur. J. Clin. Invest., vol. 25, no 5, pages 291 à 298 [McDowell], nous considérons que les définitions de la personne versée dans l’art et les CGC, telles que citées ci-dessus, sont raisonnables et nous les adoptons aux fins de la présente révision préliminaire.
Nous considérons en outre que les divulgations dans Hagiwara et McDowell, ainsi que la présente description, aux pages 2 et 3, appuient le fait que la guanylyl cyclase B est très spécifique au CNP et que l’activation de la guanylyl cyclase B est associée à des niveaux accrus de GMPc [guanosine monophosphate cyclique].
[39] La réponse à la lettre de révision préliminaire n’a pas contesté ou autrement commenté la définition ci-dessus du Comité de la personne versée dans l’art et des CGC pertinentes. Nous adoptons donc la définition ci-dessus de la personne versée dans l’art et des CGC.
[40] Toutefois, en ce qui concerne le deuxième ensemble de revendications proposées, la réponse à la lettre de révision préliminaire, à la page 2, soutient que les peptides analogues de CNP font également partie des CGC. Étant donné que nous avons considéré que le CNP et ses séquences codantes constituaient des CGC et que, par ailleurs, nous sommes d’avis que les séquences polypeptidiques qui possèdent une certaine propriété structurale modifiée de la séquence native (par exemple, séquences analogues, variantes, mutations, séquences dérivées, etc.) constituaient aussi des CGC, nous convenons que le concept général d’un CNP modifié sur le plan structurel constituait des CGC. Cela ne veut pas dire que nous considérons chacune des séquences analogues ou des variantes spécifiques du CNP comme des CGC.
Éléments essentiels
[41] La lettre de révision préliminaire, à la page 11, exprime l’opinion préliminaire que la personne versée dans l’art considérerait tous les éléments dans les revendications comme essentiels :
[N]ous considérons que la personne versée dans l’art qui lit les revendications 1 à 11 comprendrait qu’aucun libellé des revendications n’indique que l’un des éléments est facultatif ou constitue un mode de réalisation préférentiel. En outre, rien dans le dossier dont nous sommes saisis n’indique que l’un des éléments des revendications est non essentiel. Notre opinion préliminaire est donc que la personne versée dans l’art considérerait tous les éléments des revendications 1 à 11 comme essentiels.
[42] La réponse à la lettre de révision préliminaire n’a pas contesté ou commenté cette définition préliminaire des éléments essentiels. Par conséquent, nous adoptons la définition ci-dessus des éléments essentiels aux fins de la présente révision finale.
Signification des termes
[43] Dans la lettre de révision préliminaire, aux pages 6 et 7, nous avons déterminé ce qu’englobaient exactement les expressions [traduction] « ledit agent thérapeutique activant la guanylyl cyclase B », qui figure dans la revendication indépendante 1, et [traduction] « ledit agent thérapeutique active la guanylyl cyclase B », qui figure dans les revendications indépendantes 6 et 7 :
[traduction]
L’expression [traduction] « ledit agent thérapeutique activant la guanylyl cyclase B », qui figure dans la revendication indépendante 1, et l’expression [traduction] « ledit agent thérapeutique active la guanylyl cyclase B », qui figure dans les revendications indépendantes 6 et 7, méritent un examen plus approfondi afin de déterminer ce qu’englobent exactement ces mots. Compte tenu de leurs similitudes et par souci de commodité, dans l’analyse ci-dessous, nous utiliserons l’expression unique « ledit agent thérapeutique activant/active la guanylyl cyclase B » pour renvoyer aux deux expressions.
Plus précisément, nous déterminerons si cette expression pourrait raisonnablement être interprétée comme englobant tous les agents thérapeutiques possibles qui activent la guanylyl cyclase B (à l’exception du CNP-53, qui est exclu), comme le suggère la DF, à la page 3.
Comme elle a été présentée ci-dessus, l’interprétation téléologique est faite du point de vue de la personne versée dans l’art à la lumière des CGC pertinentes, compte tenu de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins. Une personne peut examiner la divulgation et les dessins pour comprendre le sens de l’expression « ledit agent thérapeutique activant/active la guanylyl cyclase B » dans les revendications, mais non pour « élargir ou restreindre la portée de la revendication telle qu’elle était écrite » (Whirlpool, au par. 52).
Étant donné que toute interprétation donnée aux mots d’une revendication aura une incidence sur la portée de la revendication (Whirlpool, au par. 49h)), nous partageons l’opinion exprimée dans Guest Tek Interactive Entertainment Ltd c. Nomadix, Inc, 2021 CF 276, au par. 42, et comprenons la règle interdisant l’utilisation de la divulgation pour « élargir ou restreindre » la revendication telle qu’elle est écrite pour « empêcher l’ajout de mots, d’éléments ou de limitations qui ne se trouvent pas dans la revendication, ou pour donner aux mots un sens qu’ils ne peuvent raisonnablement porter lorsqu’ils sont interprétés dans le contexte du brevet dans son ensemble ».
Nous avons examiné la demande dans son ensemble et plus particulièrement le passage suivant, qui se trouve à la page 5, aux lignes 16 à 28 de la description :
[traduction]
Comme on l’entend dans le présent document, l’expression [traduction] « substance activant la guanylyl cyclase B » désigne une substance (peptide ou composé de faible poids moléculaire) capable de se lier à la GC-B, connue comme récepteur de CNP (peptide natriurétique de type C) pour l’activer, de préférence une substance (peptide ou composé de faible poids moléculaire) ayant une activité semblable au CNP (peptide natriurétique de type C), comme un CNP de mammifère (CNP-22 [Biochem. Biophys. Res. Commun. vol. 168, pages 863 à 870, 1990; WO91/16342], CNP-53 [Biochem. Biophys. Res. Commun. vol. 170, pages 973 à 979, 1990; JPA 1992-74198; JPA 1992-139199]), un CNP d’oiseau (JPA 1992-120094), un CNP d’amphibien (JPA 1992-120095), et des peptides analogues de CNP (JPA 1994-9688), de préférence un CNP de mammifère ou, encore mieux, un CNP-22.
Notre opinion préliminaire est donc que la personne versée dans l’art comprendrait que l’expression « ledit agent thérapeutique activant/active la guanylyl cyclase B » dans le contexte des revendications au dossier signifie l’inclusion de tout peptide ou composé de faible poids moléculaire capable de se lier à la guanylyl cyclase B et de l’activer (à l’exception du CNP-53), lesquels ne sont pas limités aux peptides natriurétiques de type C.
Nous notons également que les revendications dépendantes 3 et 9 indiquent explicitement que l’agent thérapeutique envisagé pour activer la guanylyl cyclase B est un peptide.
[44] La réponse à la lettre de révision préliminaire n’a pas contesté ou commenté les définitions ci-dessus des expressions [traduction] « ledit agent thérapeutique activant la guanylyl cyclase B » et [traduction] « ledit agent thérapeutique active la guanylyl cyclase B ». Par conséquent, nous les adoptons aux fins de la présente révision finale.
Antériorité
[45] Toutes les 11 revendications au dossier ont été refusées dans la décision finale pour cause de manque de nouveauté.
Date de revendication
[46] La lettre de révision préliminaire, à la page 10, exprimait l’opinion préliminaire que le 28 septembre 2001 est la date de revendication des revendications 1 à 11 au dossier :
La date de revendication des revendications 1 à 11 au dossier doit d’abord être déterminée. La demande en instance revendique une priorité sur la base de deux demandes de brevet japonaises : JP301586/2001, déposée le 28 septembre 2001, et JP310322/2001, déposée le 5 octobre 2001.
Nous avons récupéré et examiné des versions traduites des deux documents du Global Dossier de l’USPTO de la demande originale CA23980301. Notre opinion préliminaire est que les deux documents citent l’utilisation du CNP-22 comme agent thérapeutique qui active la guanylyl cyclase B (GC-B) pour traiter l’achondroplasie causée par l’inhibition de la croissance du cartilage découlant de mutations du gène FGFR3. Par conséquent, et conformément au paragraphe 28.1(1) de la Loi sur les brevets, le 28 septembre 2001 est considéré comme la date de revendication des revendications 1 à 11 au dossier aux fins de la présente révision préliminaire. [Note en bas de page omise]
[47] La réponse à la lettre de révision préliminaire n’a pas contesté ou commenté la décision ci-dessus concernant la date de revendication. Par conséquent, nous adoptons le 28 septembre 2001 comme date de revendication des revendications 1 à 11 au dossier aux fins de la présente révision finale.
L’art antérieur et la divulgation du document de priorité correspondant
[48] La demande en co-instance CA2441815A1 (D1) a été citée dans la décision finale.
[49] Aux pages 11 et 12, la lettre de révision préliminaire a déterminé si l’objet des revendications 1 à 11 au dossier est divulgué dans D1 et si D1 a droit à une date de priorité sur la base de la date de dépôt de la demande israélienne IL14211801A et de la demande américaine US60/276,939, toutes deux déposées le 20 mars 2001 :
[traduction]
Ensuite, nous devons déterminer si l’objet des revendications 1 à 11 au dossier est divulgué dans la demande en co-instance suivante, citée dans la DF :
D1 : CA2441815A1 Golembo et Yayon Date de priorité : 20 mars 2001
Nous devons également déterminer si l'objet de la demande en co-instance a droit à une priorité sur la base de la date de dépôt de la demande israélienne IL14211801A et de la demande américaine US60/276,939, toutes deux déposées le 20 mars 2001. Nous considérons que les deux documents contiennent essentiellement les mêmes renseignements et, bien que nous ne mentionnions que la demande israélienne [la demande de priorité], nos déclarations s’appliquent également aux deux documents.
D1 divulgue que l’achondroplasie (qui est un type de dysplasie squelettique) est la forme la plus courante de nanisme micromélique et est principalement causée par la mutation G380R dans le domaine transmembranaire du récepteur FGFR3, et divulgue l’utilisation du CNP pour traiter l’achondroplasie causée par l’inhibition de la croissance du cartilage découlant de mutations du gène FGFR3. Des fémurs prélevés sur des souris modèle d’achondroplasie ont été incubés avec un CNP. Il a été divulgué que le CNP provoque la croissance longitudinale des os atteints d’achondroplasie. D1 divulgue que la forme active du CNP est le CNP-22 (exemple 6, à la page 21) et consiste en la séquence d’acides aminés citée dans la SEQ ID NO: 1 (voir aussi la figure 3). D1 enseigne en outre l’utilisation de variants fonctionnels du CNP pour provoquer l’allongement des os et traiter les dysplasies squelettiques.
Contrairement à D1, la demande de priorité ne divulgue pas que la forme active du CNP est le CNP-22, ou autrement le terme « CNP-22 » ou des identificateurs connexes. Toutefois, nous avons exprimé l’opinion préliminaire ci-dessus, dans la section « La personne versée dans l’art et les CGC pertinentes », que la personne versée dans l’art aurait compris que l’abréviation « CNP » dans la demande de priorité renvoie à la forme active du CNP comprise dans les CGC, c’est-à-dire le CNP-22. Par conséquent, nous considérons que la personne versée dans l’art, qui examine la divulgation de la demande de priorité et essaie de comprendre ce que l’auteur de la description dans la demande de priorité voulait dire, aurait compris que la demande de priorité divulgue l’utilisation du CNP-22 pour traiter l’achondroplasie causée par l’inhibition de la croissance du cartilage découlant de mutations du gène FGFR3. Par conséquent, notre opinion préliminaire est que cet objet bénéficie de la date de priorité antérieure du 20 mars 2001.
En ce qui concerne la caractéristique « ledit agent thérapeutique activant/active la guanylyl cyclase B », qui figure dans les revendications indépendantes au dossier, et la caractéristique [traduction] « où l’inhibition de la croissance du cartilage est sauvée par l’élargissement des chondrocytes hypertrophiques et l’augmentation de la matrice extracellulaire de la couche de chondrocytes proliférantes », qui figure dans les revendications dépendantes 2 et 8, notre opinion préliminaire est que ces caractéristiques sont inhérentes à l’utilisation de CNP-22 pour traiter l’achondroplasie causée par l’inhibition de la croissance du cartilage découlant de mutations du gène FGFR3.
Pour les motifs susmentionnés, notre opinion préliminaire est que l’objet des revendications au dossier est antériorisé par D1 et qu’il n’est donc pas conforme à l’alinéa 28.2(1)d) de la Loi sur les brevets.
[50] La réponse à la lettre de révision préliminaire n’a pas contesté ou commenté sur la conclusion préliminaire ci-dessus concernant le manque de nouveauté de l’objet des revendications au dossier et a plutôt présenté le deuxième ensemble de revendications proposées.
Conclusion
Caractère insuffisant de la description et de l’habilitation à l’égard du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets, et le principe de la portée excessive élaboré par les tribunaux
[52] La décision finale, aux pages 2 et 3, soutenait que le mémoire descriptif, dans la mesure où il se rapporte à l’utilisation revendiquée de tout agent thérapeutique qui active la guanylyl cyclase B (GC-B) pour traiter l’achondroplasie causée par l’inhibition de la croissance du cartilage découlant de mutations du gène FGFR3 (à l’exception du CNP-53), n’est pas conforme au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets parce qu’il ne décrit pas d’une façon exacte et complète tous les agents thérapeutiques possibles envisagés et qu’il n’est donc pas habilitant à cet égard.
[53] Dans la réponse à la décision finale, le Demandeur a exprimé un désaccord général avec la position présentée dans la décision finale concernant les revendications au dossier, mais il a soutenu que le premier ensemble de revendications proposées serait considéré comme étant habilitant pour la personne versée dans l’art.
[54] Compte tenu de l’opinion adoptée en l’espèce, selon laquelle l’agent thérapeutique envisagé qui active la GC-B et qui est mentionné dans les revendications indépendantes comprend tout peptide ou composé de faible poids moléculaire capable de se lier à la GC-B et de l’activer (à l’exception du CNP-53), la lettre de révision préliminaire a exprimé l’opinion préliminaire i) que les revendications au dossier ont une portée excessive et, indépendamment de ce point de vue, ii) que le mémoire descriptif n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets :
[traduction]
Après avoir examiné la description et les dessins, notre opinion préliminaire est que la demande divulgue des exemples de réalisations distinctes où un CNP-22 de souris est utilisée dans le contexte du traitement de l’achondroplasie et de l’activation de la guanylyl cyclase B, divulgue que différents peptides natriurétiques de type C sont connus pour activer la guanylyl cyclase B, mais est autrement silencieuse quant à l’identité de peptides ou composés de faible poids moléculaire autres que les peptides natriurétiques qui pourraient être utilisés avec succès pour activer la guanylyl cyclase B. Au regard du dossier dont nous sommes saisis, notre opinion préliminaire est également que les CGC concernant l’activation des peptides de guanylyl cyclase B se limitent aux peptides natriurétiques de type C et que la personne versée dans l’art ne serait pas au courant d’un composé de faible poids moléculaire capable d’activer la guanylyl cyclase B.
À la lumière de ce qui précède, notre opinion préliminaire est que les revendications au dossier ne se portent pas justement sur ce que la demande de brevet divulgue dans la description et les dessins au sujet des peptides ou des composés de faible poids moléculaire autres que les peptides natriurétiques de type C qui pourraient activer la guanylyl cyclase B.
De plus, et compte tenu des mêmes considérations, notre opinion préliminaire est que le mémoire descriptif n’enseigne pas à la personne versée dans l’art comment mettre en pratique toutes les réalisations revendiquées de l’invention sans avoir à expérimenter avec trop de difficultés pour identifier les peptides ou les composés de faible poids moléculaire autres que les peptides natriurétiques de type C qui pourraient être utilisés. Ces lacunes quant à l’identification des agents thérapeutiques englobés qui activent la guanylyl cyclase B ne sont pas comblées par les CGC.
Par conséquent, nos conclusions préliminaires sont i) que les revendications au dossier ont une portée excessive et, indépendamment de cet avis, ii) que le mémoire descriptif n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets.
[55] Dans la réponse à la lettre de révision préliminaire, le Demandeur a exprimé un désaccord général avec notre position préliminaire, mais a soutenu que le deuxième ensemble de revendications proposées serait considéré comme habilitant pour la personne versée dans l’art et que la demande décrit d’une façon exacte et complète l’objet tel qu’il est maintenant défini dans le deuxième ensemble de revendications proposées.
Conclusions
[56] Par conséquent, pour les motifs exposés dans la lettre de révision préliminaire et cités ci-dessus, nos conclusions sont i) que les revendications au dossier ont une portée excessive et, indépendamment de cet avis, ii) que le mémoire descriptif n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets, dans la mesure où les revendications au dossier englobent des peptides ou des composés de faible poids moléculaire autres que les peptides natriurétiques de type C.
Caractère indéfini
[57] Selon la décision finale, à la page 3, les revendications 1, 6 et 7 sont indéfinies parce que [traduction] « [l]es agents thérapeutiques ne sont définis que par un résultat souhaité et une restriction négative ».
[58] La réponse à la décision finale, aux pages 2 et 3, soutenait que l’expression [traduction] « agent […] activant la guanylyl cyclase B » est clairement définie dans la demande en instance, mais a néanmoins proposé des modifications pour préciser davantage l’étendue de l’activité de la guanylyl cyclase B requise pour obtenir l’effet thérapeutique souhaité.
[59] Dans la lettre de révision préliminaire, à la page 16, nous exprimions l’opinion préliminaire que l’objet des revendications 1, 6 et 7 au dossier est conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets :
[traduction]
Comme nous l’avons mentionné plus haut dans la section « La personne versée dans l’art et les CGC pertinentes », nous considérons que la guanylyl cyclase B et son activité constituent des CGC. Notre opinion préliminaire est que la personne versée dans l’art à l’esprit désireux de comprendre comprendrait facilement que l’agent thérapeutique utilisé dans le traitement de l’achondroplasie est un agent qui active la guanylyl cyclase B. L’agent est défini en termes fonctionnels, et, par conséquent, cette définition a une large portée, mais elle sert néanmoins à définir de façon distincte, explicite et claire l’agent thérapeutique envisagé.
[60] La réponse à la lettre de révision préliminaire n’a pas contesté ou commenté la conclusion préliminaire ci-dessus.
Conclusion
[61] Par conséquent, pour les motifs exposés dans la lettre de révision préliminaire et cités ci-dessus, nous sommes d’avis que l’objet des revendications 1, 6 et 7 au dossier est conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.
ANALYSE DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
[62] Dans le cadre de la révision, le Comité peut examiner les modifications proposées. Dans la réponse à la décision finale, le Demandeur a présenté le premier ensemble de revendications proposées, comprenant les revendications 1 à 9, dont les nouvelles revendications indépendantes 1, 5 et 6 (qui correspondent aux revendications indépendantes 1, 6 et 7 au dossier) ont été modifiées afin d’indiquer que l’agent thérapeutique active la GC-B au moins neuf fois plus qu’un témoin et de préciser que l’agent thérapeutique n’est pas le CNP-22. Les nouvelles revendications 4 et 6 ont été modifiées pour exclure le CNP-53 et le CNP-22, et les anciennes revendications 5 et 11 ont été supprimées.
[63] Dans la lettre de révision préliminaire, aux pages 16 à 19, nous avons expliqué pourquoi notre opinion préliminaire était que l’objet du premier ensemble de revendications proposées est antériorisé par D1 et qu’il n’est donc pas conforme à l’alinéa 28.2(1)c) de la Loi sur les brevets, que le premier ensemble de revendications proposées a une portée excessive, que le mémoire descriptif n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets, dans la mesure où il se rapporte à l’objet du premier ensemble de revendications proposées, et que l’objet des revendications proposées 1, 5 et 6 est conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets :
[traduction]
Date de revendication
La date de revendication des revendications proposées 1 à 9 doit d’abord être déterminée.
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, nous avons récupéré et examiné des versions traduites des deux demandes de brevet japonaises prioritaires JP301586/2001 et JP310322/2001. Selon notre opinion avis préliminaire, ni JP301586/2001 ni JP310322/2001 ne divulgue l’utilisation d’un agent qui n’est ni le CNP-22 ni le CNP-53 et qui active la guanylyl cyclase B au moins neuf fois plus qu’un témoin. Par conséquent, et conformément au paragraphe 28.1(1) de la Loi sur les brevets, le 14 août 2002, la date de dépôt de la demande en instance, est considéré comme la date de revendication des revendications proposées 1 à 9 au dossier aux fins de la présente révision préliminaire.
Divulgation de l’art antérieur
L’alinéa 28.2(1)c) de la Loi sur les brevets exige qu’une revendication ne définisse pas un objet divulgué dans une demande canadienne en co-instance dont la date de dépôt est antérieure à la date de revendication et qui divulgue l’objet défini dans la revendication :
28.2 (1) L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas :
c) avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt est antérieure à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a);
Par conséquent, la demande canadienne en co-instance, D1, dont la date de dépôt est le 20 mars 2002, peut être invoquée en vertu de l’alinéa 28.2(1)c) de la Loi sur les brevets si elle divulgue l’objet défini dans les revendications proposées.
Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, nous considérons que D1 divulgue l’utilisation de la forme active du CNP (c.-à-d. le CNP-22) pour traiter l’achondroplasie causée par l’inhibition de la croissance du cartilage découlant de mutations du gène FGFR3. En outre, et plus pertinent à l’objet des revendications proposées, nous considérons également que D1 divulgue, aux pages 21 à 24, des variantes fonctionnelles du CNP qui provoquent le même niveau ou un niveau supérieur d’activation du récepteur de CNP (la guanylyl cyclase B) que le CNP-22. Enfin, D1 enseigne l’utilisation de ces peptides analogues de CNP pour provoquer l’allongement des os et traiter l’achondroplasie causée par l’inhibition de la croissance du cartilage découlant de mutations du gène FGFR3.
La demande en instance divulgue que le CNP-22 active la guanylyl cyclase au moins neuf fois plus qu’un témoin. Il s’ensuit de façon inhérente que les variantes fonctionnelles du CNP qui provoquent le même niveau ou un niveau supérieur d’activation de la guanylyl cyclase B que le CNP-22 activeraient aussi la guanylyl cyclase au moins neuf fois plus qu’un témoin.
En ce qui concerne la caractéristique « ledit agent thérapeutique activant/active la guanylyl cyclase B », qui figure dans les revendications indépendantes proposées, et la caractéristique [traduction] « où l’inhibition de la croissance du cartilage est sauvée par l’élargissement des chondrocytes hypertrophiques et l’augmentation de la matrice extracellulaire de la couche de chondrocytes proliférantes », qui figure dans les revendications dépendantes proposées 2 et 7, notre opinion préliminaire est que ces caractéristiques sont inhérentes à l’utilisation de CNP-22 et de ses variants fonctionnels pour traiter l’achondroplasie causée par l’inhibition de la croissance du cartilage découlant de mutations du gène FGFR3.
Pour les motifs susmentionnés, notre opinion préliminaire est que l’objet des revendications proposées est antériorisé par D1 et qu’il n’est donc pas conforme à l’alinéa 28.2(1)c) de la Loi sur les brevets.
Caractère insuffisant de la description et de l’habilitation à l’égard du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets, et le principe de la portée excessive élaboré par les tribunaux
Afin de comparer notre analyse ci-dessus des revendications au dossier, nous examinerons d’abord ce qu’englobe exactement la portée des revendications proposées et ce qui est divulgué dans la description. Encore une fois, si les revendications proposées ne se portent pas justement sur ce que la demande de brevet divulgue dans la description et les dessins, alors les revendications proposées peuvent englober un objet qui dépasse ce qui a été inventé ou divulgué adéquatement, ou un objet que la personne versée dans l’art ne pourrait pas mettre en pratique sans faire preuve d’ingéniosité inventive ou expérimenter avec trop de difficultés.
Notre opinion préliminaire est que la personne versée dans l’art comprendrait que l’agent thérapeutique envisagé qui active la guanylyl cyclase B au moins neuf fois plus qu’un témoin est tout peptide ou composé de faible poids moléculaire capable d’activer la guanylyl cyclase B au moins neuf fois plus qu’un témoin, à l’exception du CNP-22 et du CNP-53, qui sont exclus explicitement de la portée des revendications proposées.
Après avoir examiné la description et les dessins, notre opinion préliminaire est que la demande divulgue un exemple de réalisation distincte, où il a été démontré qu’un CNP-22 de souris active la guanylyl cyclase B au moins neuf fois plus qu’un témoin, mais est autrement silencieuse quant à l’identité d’autres peptides ou composés de faible poids moléculaire autres que le CNP-22 qui pourraient être utilisés avec succès pour activer la guanylyl cyclase B au moins neuf fois plus qu’un témoin. Notre opinion préliminaire est également que la connaissance des peptides ou des composés de faible poids moléculaire capables d’activer la guanylyl cyclase B au moins neuf fois plus qu’un témoin ne fait pas partie des CGC.
À la lumière des considérations susmentionnées, et notant en outre que le seul exemple de réalisation d’un agent thérapeutique activant la guanylyl cyclase B au moins neuf fois plus qu’un témoin est exclu explicitement de la portée des revendications proposées, notre opinion préliminaire est que les revendications proposées ne se portent pas justement sur ce que la demande de brevet divulgue dans la description et les dessins au sujet des peptides ou des composés de faible poids moléculaire capables d’activer la guanylyl cyclase B au moins neuf fois plus qu’un témoin. De plus, et compte tenu des mêmes considérations, notre opinion préliminaire est que le mémoire descriptif n’enseigne pas à la personne versée dans l’art comment mettre en pratique toutes les réalisations revendiquées de l’invention sans expérimenter avec trop de difficultés. Ces lacunes quant à l’identification des agents thérapeutiques englobés capables d’activer la guanylyl cyclase B au moins neuf fois plus qu’un témoin ne sont pas comblées par les CGC.
Par conséquent, nos conclusions préliminaires sont i) que les revendications proposées ont une portée excessive et, indépendamment de cet avis, ii) que le mémoire descriptif n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets.
Caractère indéfini
Nos considérations et nos conclusions préliminaires susmentionnées quant à la clarté et à l’exactitude de l’expression « agent qui active la guanylyl cyclase B » s’appliquent généralement à l’expression correspondante [traduction] « agent thérapeutique activant la guanylyl cyclase B (GC-B) au moins neuf fois plus qu’un témoin », qui figure dans les revendications proposées.
Selon le RM [résumé des motifs] à la page 3, le terme [traduction] « témoin » dans les revendications proposées 1, 5 et 6 manque de clarté parce qu’une référence spécifique pour comparaison à l’agent thérapeutique non défini envisagé pour activer la guanylyl cyclase B au moins neuf fois plus que ce témoin doit être définie.
Notre opinion préliminaire est que la personne versée dans l’art à l’esprit désireux de comprendre comprendrait facilement que le terme [traduction] « témoin » renvoie à un élément qui n’aura aucune incidence sur la variable mesurée, puisqu’il est utilisé comme point de comparaison avec lequel les autres résultats d’essai sont mesurés, et nous considérons que le fait de ne pas préciser la nature exacte du témoin ne crée pas d’ambiguïté ou ne rend pas la portée des revendications floue.
Par conséquent, notre opinion préliminaire est que l’objet des revendications proposées 1, 5 et 6 est conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.
[64] La réponse à la lettre de révision préliminaire n’a pas contesté ou commenté les conclusions préliminaires ci-dessus concernant le premier ensemble de revendications proposées et a plutôt présenté le deuxième ensemble de revendications proposées, qui comprend les revendications proposées 1 à 5, où les revendications indépendantes 1, 3 et 4 proposées (qui correspondent aux revendications indépendantes 1, 6 et 7 au dossier) ont été modifiées pour indiquer que l’agent thérapeutique est un peptide analogue de CNP, et non le CNP-53. Les revendications dépendantes proposées 2 et 5 correspondent respectivement aux revendications dépendantes 2 et 8 au dossier.
[65] La réponse à la lettre de révision préliminaire soutient que le deuxième ensemble de revendications proposées corrigerait les irrégularités liées au caractère insuffisant de la description et à l’habilitation à l’égard du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets et que l’irrégularité liée au caractère indéfini est maintenant théorique compte tenu du deuxième ensemble de revendications proposées. Nous sommes d’accord.
[66] La réponse à la lettre de révision préliminaire soutient en outre que, étant donné que l’objet du deuxième ensemble de revendications proposées exclut maintenant à la fois le CNP-53 et le CNP-22, le deuxième ensemble de revendications proposées exclut clairement les enseignements de D1. Avec égards, nous ne sommes pas d’accord.
[67] Dans la lettre de révision préliminaire, à la page 11, nous avons déclaré que [traduction] « D1 enseigne en outre l’utilisation de variantes fonctionnelles du CNP ». À la page 17 de la même lettre, nous avons en outre déclaré ce qui suit concernant les enseignements de D1 :
[traduction]
En outre, et plus pertinent à l’objet des revendications proposées, nous considérons également que D1 divulgue, aux pages 21 à 24, des variantes fonctionnelles du CNP qui provoquent le même niveau ou un niveau supérieur d’activation du récepteur de CNP (la guanylyl cyclase B) que le CNP-22. Enfin, D1 enseigne l’utilisation de ces peptides analogues de CNP pour provoquer l’allongement des os et traiter l’achondroplasie causée par l’inhibition de la croissance du cartilage découlant de mutations du gène FGFR3.
[68] Nous sommes d’avis que la personne versée dans l’art comprendrait que les [traduction] « peptides analogues » de CNP peuvent également être appelés [traduction] « variantes » de peptide ou peptides [traduction] « dérivés », et que, par conséquent, nous sommes d’avis que les enseignements de D1 englobent la divulgation de peptides analogues de CNP et leur utilisation pour provoquer l’allongement des os et traiter l’achondroplasie causée par l’inhibition de la croissance du cartilage découlant de mutations du gène FGFR3.
[69] Nous devons donc déterminer si D1 peut être invoqué en vertu d’une disposition du paragraphe 28.2(1) de la Loi sur les brevets.
Date de revendication du deuxième ensemble de revendications proposées
[70] Nous avons examiné les versions traduites des deux documents de priorité : JP301586/2001, déposé le 28 septembre 2001 et JP310322/2001, déposé le 5 octobre 2001. À notre avis, les deux documents citent l’utilisation de peptides analogues de CNP comme agents thérapeutiques qui activent la GC-B pour traiter l’achondroplasie causée par l’inhibition de la croissance du cartilage découlant de mutations du gène FGFR3 comme solution de rechange au CNP-22, bien qu’aucun exemple de réalisation ne soit divulgué.
[71] Comme nous l’avons mentionné au par. 40, nous considérons que la séquence native du CNP-22 faisait partie des CGC et que le concept général d’un CNP modifié sur le plan structurel faisait également partie des CGC.
[72] Nous considérons que les deux documents de priorité divulguent un objet qu’une personne versée dans l’art disposée à procéder par essais successifs aurait pu réaliser sans un fardeau indu et qui, s’il avait été exécuté, serait englobé par les revendications du deuxième ensemble de revendications proposées. Par conséquent, et conformément au paragraphe 28.1(1) de la Loi sur les brevets, le 28 septembre 2001 est considéré comme la date de revendication du deuxième ensemble de revendications proposées aux fins de la présente révision.
L’art antérieur et la divulgation du document de priorité correspondant
[73] Étant donné que nous avons déterminé la date de revendication du 28 septembre 2001, nous devons maintenant déterminer si l’objet de la demande en co-instance, D1, a droit à une date de priorité fondée sur la date de dépôt de la demande israélienne IL14211801A ou de la demande américaine US60/276,939, toutes deux déposées le 20 mars 2001. Comme nous l’avons mentionné dans la lettre de révision préliminaire, nous considérons que les deux documents contiennent essentiellement les mêmes renseignements et, bien que nous ne mentionnions que la demande israélienne, nos déclarations s’appliquent également aux deux documents.
[74] Nous considérons que la personne versée dans l’art, qui examine la divulgation de la demande israélienne et essaie de comprendre ce que l’on entend dans la description, aurait compris qu’elle divulgue l’utilisation de peptides natriurétiques, y compris le CNP-22 (voir les exemples et les expériences), pour traiter l’achondroplasie causée par l’inhibition de la croissance du cartilage découlant de mutations du gène FGFR3. En outre, il est également divulgué que [traduction] « [l]e terme “peptides natriurétiques” ou “NP”, tel qu’appelé dans le présent document, se rapporte à l’une des trois isoformes, le peptide natriurétique auriculaire (ANP), le peptide natriurétique cérébral (BNP) et le peptide natriurétique de type C (CNP), et à tous ses dérivés fonctionnels » [non souligné dans l’original].
[75] Nous avons déjà exprimé notre avis ci-dessus, selon lequel la personne versée dans l’art comprendrait que les [traduction] « peptides analogues » de CNP peuvent également être appelés des [traduction] « variantes » de peptide ou des peptides [traduction] « dérivés » (voir par. 68), et que la séquence native du CNP-22 et le concept général d’un CNP modifié sur le plan structurel constituaient également des CGC (voir par. 40).
[76] Nous considérons que D1 et la demande israélienne divulguent l’utilisation de peptides dérivés ou analogues de CNP pour traiter l’achondroplasie causée par l’inhibition de la croissance du cartilage découlant de mutations du gène FGFR3. De la même façon que nous considérons la divulgation de la demande en instance et de ses demandes de priorités correspondantes, cette divulgation vise un objet qu’une personne versée dans l’art disposée à procéder par essais successifs aurait pu réaliser sans un fardeau indu et qui, s’il avait été exécuté, serait englobé par les revendications du deuxième ensemble de revendications proposées.
[77] En ce qui concerne la caractéristique [traduction] « où l’inhibition de la croissance du cartilage est sauvée par l’élargissement des chondrocytes hypertrophiques et l’augmentation de la matrice extracellulaire de la couche de chondrocytes proliférantes », qui figure dans les revendications dépendantes 2 et 5 du deuxième ensemble de revendications proposées, nous sommes d’avis que cette caractéristique est une caractéristique inhérente de l’utilisation de peptides dérivés ou analogues de CNP pour traiter l’achondroplasie causée par l’inhibition de la croissance du cartilage découlant de mutations du gène FGFR3.
[78] Pour les motifs susmentionnés, nous sommes d’avis que l’objet du deuxième ensemble de revendications proposées n’est pas conforme à l’alinéa 28.2(1)d) de la Loi sur les brevets.
Conclusion
[79] Par conséquent, nous sommes d’avis que les revendications proposées ne satisfont pas aux exigences d’une modification nécessaire en vertu du paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
[80] Compte tenu de ce qui précède, le Comité recommande que la demande soit rejetée pour les motifs suivants :
• les revendications 1 à 11 au dossier manquent de nouveauté et ne sont donc pas conformes à l’alinéa 28.2(1)d) de la Loi sur les brevets;
• les revendications 1 à 11 au dossier ont une portée excessive, puisqu’elles ne se portent pas justement sur ce que la demande de brevet divulgue dans la description et les dessins;
• le mémoire descriptif n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets, dans la mesure où le mémoire descriptif n’enseigne pas à la personne versée dans l’art comment mettre en pratique toutes les réalisations visées par les revendications au dossier sans avoir à expérimenter avec trop de difficultés.
[81] De plus, nous avons conclu ci-dessus que les premier et deuxième ensembles de revendications proposées manquent de nouveauté et que, autrement, le mémoire descriptif ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets, dans la mesure où le mémoire descriptif n’enseigne pas à la personne versée dans l’art comment mettre en pratique toutes les réalisations visées par le premier ensemble de revendications proposées. Par conséquent, nous considérons qu’ils ne satisfont pas aux exigences d’une modification nécessaire selon le paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets.
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| Marcel Brisebois
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Ryan Jaecques
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Christine Teixeira
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| Membre
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Membre
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Membre
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DÉCISION DU COMMISSAIRE
[82] Je suis d’accord avec les conclusions de la Commission et sa recommandation de rejeter la demande parce que les revendications au dossier ne sont pas conformes à l’alinéa 28.2(1)d) de la Loi sur les brevets, que les revendications au dossier ont une portée excessive et que le mémoire descriptif n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets.
[83] En conséquence, je refuse d’accorder un brevet pour cette demande, conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les brevets, le Demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.
Konstantinos Georgaras
Commissaire aux brevets
Fait à Gatineau (Québec)
ce 19e jour d’octobre 2022