Référence : Trustees of Tufts College (Re), 2020 CACB 18
Décision du commissaire no 1538
Date : 14-05-2020
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Application No. : 2,366,018
DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS
Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets [DORS/96-423], dans leur version antérieure au 30 octobre 2019 (les « anciennes Règles sur les brevets »), la demande de brevet numéro 2 366 018 a subséquemment fait l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets [DORS/2019-251]. La recommandation de la Commission d’appel des brevets et la décision de la commissaire sont de rejeter la demande, à moins que les modifications nécessaires soient apportées.
Ottawa (Ontario) K1P 5Y6
INTRODUCTION
[1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée numéro 2 366 018 (la « présente demande »), intitulée « CAPTEUR D’AUTO-CODAGE À MICROSPHÈRES » et qui appartient à TRUSTEES OF TUFTS COLLEGE (le « demandeur »). La Commission d’appel des brevets (la « Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251). Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, nous recommandons à la commissaire aux brevets de rejeter la demande, à moins que les modifications nécessaires soient apportées.
Contexte
La demande
[2] La présente demande a été déposée sous le régime du Traité de coopération en matière de brevets et la date de dépôt effective au Canada est le 6 avril 2000. Elle est devenue accessible au public le 12 octobre 2000.
[3] La présente demande concerne l’analyse des signaux provenant des réseaux de billes de microsphères utilisées en chimie analytique. La demande compte 34 revendications au dossier, reçues au Bureau des brevets le 5 septembre 2014.
Historique de la poursuite
[4] Le 20 octobre 2016, une décision finale (« DF ») a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des anciennes Règles sur les brevets. La DF énonçait que la présente demande était irrégulière aux motifs que :
- les revendications 1 à 34 (toutes les revendications au dossier) visent un objet évident et ne sont donc pas conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets;
- la revendication 1 ne se fonde pas entièrement sur la description et n’est pas conforme à l’article 84 des anciennes Règles sur les brevets;
- la description ne décrit pas correctement et entièrement l’invention, son exploitation ou son application et n’est pas conforme à l’alinéa 27(3)d) de la Loi sur les brevets;
[6] L’examinateur ayant jugé que la demande n’était toujours pas conforme à la Loi sur les brevets conformément à l’alinéa 30(6)c) des anciennes Règles sur les brevets, la demande a été transmise à la Commission pour révision le 14 décembre 2017, accompagnée d’une explication présentée dans un résumé des motifs (« RM »). Le RM établissait la position selon laquelle le mémoire descriptif au dossier était encore considéré comme irrégulier. Le RM a également indiqué que les revendications proposées étaient considérées comme surmontant les irrégularités relatives au caractère réalisable et au caractère indéfini, mais non les irrégularités relatives à l’évidence et à l’absence de fondement.
[10] Dans une lettre de révision préliminaire (la « lettre de RP ») en date du 28 janvier 2020, le Comité a exposé son analyse préliminaire des questions au regard des revendications au dossier et des revendications proposées. Le Comité a également donné au demandeur une occasion de présenter d’autres observations orales ou écrites.
Questions
[12] Un examen de la poursuite nous indique que les irrégularités figurant dans la DF en vertu de l’alinéa 27(3)d) de la Loi sur les brevets et de l’article 84 des anciennes Règles sur les brevets – maintenant l’article 60 des Règles sur les brevets – concernant la question de savoir si le mémoire descriptif de la présente demande permet à la personne versée dans l’art (« PVA ») de fabriquer et d’utiliser l’invention revendiquée en vertu de l’alinéa 27(3)b) de la Loi sur les brevets. Nous considérons que toute préoccupation au sujet du non-respect de l’article 60 des Règles sur les brevets fait partie de cette enquête.
- si les revendications 1 à 34 visent un objet non évident et sont donc conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets;
- si la description permet à la personne versée dans l’art de fabriquer et d’utiliser l’invention revendiquée et est conforme à l’alinéa 27(3)b) de la Loi sur les brevets;
- si la revendication 1 est sans ambiguïté et est conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.
ANALYSE
Évidence – Principes juridiques
[15] L’article 28.3 de la Loi sur les brevets exige que l’objet revendiqué ne soit pas évident :
a) qui a été faite, plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;
b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.
[16] Dans Apotex c. Sanofi-Synthelabo Canada, 2008 CSC 61, au par. 67, la Cour suprême du Canada a affirmé qu’il est utile dans un examen relatif à l’évidence de suivre une démarche à 4 volets. Ci-dessous, nous examinons la revendication indépendante 1 selon cette approche, puis nous examinons les revendications dépendantes.
Évidence – Analyse
(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art ».
(1)b) Définir les connaissances générales courantes (CGC) pertinentes de cette personne
[18] La DF a cité l’art antérieur suivant :
D1 : WO 97/14028 Chandler et coll. 17 avril 1997
D2 : R.D. Walt, « Fiber Optic-imaging sensors » (1998), vol. 31, no 5, Accounts of Chemical Research, pages 267 à 268.
D9 : K.J. Lockhart et coll., « Expression monitoring by hybridization to high-density oligonucleotide arrays » (1996), vol. 16, no 12, Nature Biotechnology, pages 1675 à 1680.
[20] La PVA serait également familière avec les analyses statistiques visant à évaluer la validité des données, par exemple celles portant sur la moyenne et les intervalles de confiance. Pour des exemples, voir :
- D1 [la page 32 présente un calcul de moyenne et mentionne le rapport des moyennes par rapport à une norme ou entre elles];
- D9 [à la page 1679, la colonne de gauche désigne la redondance des sondes; à la page 1679, la colonne de droite désigne la moyenne des valeurs de différence].
(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation
[21] Nous considérons que le concept inventif de la revendication 1 réside dans la combinaison de tous ses éléments; de plus, la signification des termes est claire. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’effectuer une analyse de l’interprétation téléologique. La revendication 1 se lit comme suit :
Méthode permettant de déterminer la validité statistique des signaux de réponse provenant d’un réseau de billes, ladite méthode comprenant les étapes suivantes :
(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation
[22] À notre avis, D2 est l’art antérieur au dossier le plus proche. En ce qui concerne la revendication 1, D2 divulgue les éléments suivants :
- un réseau de billes comprenant un faisceau de fibres optiques, dont l’extrémité comprend un substrat plane ayant une surface à motifs et une population de billes qui y sont distribuées à une densité d’au moins 20 000 billes par 1 mm2 [page 275, dernier paragraphe – page 276, colonne de gauche, et figure 16];
- les première et deuxième sous-populations de billes comprenant chacune des agents bioactifs redondants [page 276, colonne de droite – page 277, fin de section, et figure 17];
- contacter ledit réseau avec un analyte cible comprenant une protéine, produisant ainsi un signal de réponse à ces billes d’au moins une de ces première et deuxième sous-populations [à la page 276, la colonne de droite mentionne les analyses enzymatiques]; et
- effectuer une analyse statistique des signaux de réponse provenant d’au moins une de ces première et deuxième sous-populations, par laquelle est déterminée la validité statistique de ces signaux de réponse [à la page 277, la colonne de droite indique : [traduction] « Il existe plusieurs copies de chaque microsphère permettant des mesures redondantes à partir de multiples capteurs, réduisant ainsi la possibilité de résultats faux positifs et faux négatifs »].
[23] Dans la RDF, le demandeur a affirmé que D2 ne divulgue pas de sous-population de billes ayant des agents bioactifs redondants. Le demandeur a également affirmé qu’aucune des références citées n’enseignait la redondance des capteurs ou l’analyse statistique fondée sur les résultats d’une pluralité de billes comprenant des sondes identiques. À notre avis, les sous-populations de types de billes redondantes sont divulguées par D2 tel qu’il est indiqué plus haut. À notre avis, l’analyse statistique fondée sur les résultats d’une pluralité de billes comprenant des sondes identiques est présentée à la page 277 de la D2, tel qu’il est indiqué ci-dessus, et constitue aussi des CGC, comme l’illustrent les références D1 et D9 ci‑dessus.
[24] À notre avis, les différences entre la revendication 1 et D2 sont les suivantes :
- D2 ne divulgue pas un capteur qui n’est pas un faisceau de fibres optiques;
- D2 ne divulgue pas d’obtention de signaux de réponse individuels de 5 à 100 billes distinctes d’au moins une des sous-populations.
(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?
[25] Bien que D2 ne dévoile pas de capteur qui n’est pas un faisceau de fibres optiques, D9, dans le même art d’analyse chimique, révèle une matrice plane synthétisée sur une plaquette de verre et échantillonnée au microscope confocal à balayage [page 1679, colonne de gauche, deuxième paragraphe et colonne de droite, deuxième paragraphe]. La PVA qui cherche à mettre en œuvre une méthode telle que celle de D2, mais sans utiliser de faisceau de fibres optiques comme substrat, considérerait D9 comme une solution de rechange.
[26] Bien que D2 ne divulgue pas expressément l’échantillonnage de 5 à 100 billes distinctes d’une sous-population, il divulgue des milliers de billes en réseau. La PVA qui est familière avec l’amélioration de la confiance découlant d’une moyenne sur de multiples échantillons saurait que la confiance s’améliore considérablement avec quelques échantillons redondants, mais que d’autres améliorations nécessitent un très grand nombre d’échantillons redondants. Par conséquent, l’avantage d’utiliser 5 à 100 échantillons serait évident.
[31] En ce qui concerne les revendications 5 à 8, l’utilisation d’un agent bioactif en tant qu’acide nucléique ou protéine est considérée comme relevant des CGC. On considère également que les longueurs et les séquences de base spécifiques sont des CGC.
Absence de caractère réalisable – Principes juridiques
[38] Pour déterminer si le mémoire descriptif est conforme à l’alinéa 27(3)b) de la Loi sur les brevets, il faut que, compte tenu seulement du mémoire descriptif, la PVA puisse produire l’invention en utilisant uniquement les instructions contenues dans la divulgation (Teva Canada Ltd c. Novartis AG, 2013 CF 141, citant Teva Canada Ltd c. Pfizer Canada Inc, 2012 CSC 60 et Consolboard c. MacMillan Bloedel (1981), 56 CPR (2d) 145 (CSC)). Bien que l’on puisse se fier aux CGC, la PVA ne devrait pas être appelée à faire preuve d’ingéniosité ou à se lancer dans une expérimentation excessive.
Absence de caractère réalisable – Analyse
[39] La DF a conclu que la revendication 1 était dénuée de caractère réalisable en ce sens que l’élément revendiqué d’un substrat qui n’est pas un faisceau de fibres optiques semblait incompatible avec l’élément revendiqué du substrat ayant une surface plane à motifs. Soulignons qu’un substrat qui est un faisceau de fibres optiques ayant une surface plane à motifs semble se fonder, et ainsi être doté d’un caractère réalisable, sur à tout le moins la figure 5A et la description associée à la page 32, lignes 6 à 11. Soulignons également qu’un substrat qui n’est pas un faisceau de fibres optiques semble se fonder, et ainsi être doté d’un caractère réalisable, sur la description de l’utilisation d’une lame de microscope en tant que substrat à la page 45, lignes 8 à 10. La présente description, à la page 16, lignes 7 à 11, énumère diverses autres méthodes, comme la photolithographie, reconnue comme relevant des CGC, pour la création d’une surface à motifs sur un tel substrat.
Caractère indéfini
[42] La DF a conclu que la revendication 1 était imprécise en raison de l’énoncé de la limite négative selon laquelle le substrat [traduction] « n’est pas un faisceau de fibres optiques ». La DF considérait que cela constituait une irrégularité en matière de clarté, car on ne semblait pas préciser ce qu’est le substrat. À notre avis, la revendication 1 précise effectivement ce qu’est le substrat : un substrat plane ayant une surface à motifs. Par conséquent, la revendication 1 est claire et est conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.
Irrégularités supplémentaires
- les revendications 5 à 7 sont incompatibles avec la revendication 1. On ne s’attend pas à ce qu’un agent bioactif étant un acide nucléique offre une fonctionnalité de détection avec un analyte comprenant une protéine. Cela conduit à un manque de clarté quant à la question de savoir si un acide nucléique était effectivement censé être précisé dans ces revendications. Par conséquent, à notre avis, les revendications 5 à 7 ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets;
- plusieurs termes semblent être des marques de commerce non identifiées comme telles et, par conséquent, la description n’est pas conforme à l’article 52 des Règles sur les brevets. Les premières mentions de ces termes signalés sont Sepharose (page 17), Tween 20 (page 21), Macintosh (page 30), Nafion (page 32) et Excel (page 49); et
- la description incorpore d’autres documents par renvoi et n’est pas conforme au paragraphe 57(1) des Règles sur les brevets. Les occurrences signalées sont aux pages 25, 28, 49 et 61.
REVENDICATIONS PROPOSÉES
[44] Le demandeur a supprimé les limitations suivantes de la revendication 1 proposée : [traduction] « ne pas être un faisceau de fibres optiques » et « avoir une surface à motifs ». Par conséquent, la portée de la revendication a été élargie et comprendrait à la fois la réalisation d’un faisceau de fibres optiques ayant une surface à motifs et la réalisation d’une lame de microscope ayant une surface plane lisse, qui sont toutes deux considérées comme étant dotées d’un caractère réalisable en raison de la description et des CGC.
[45] La revendication 1 proposée indique également le réseau de billes comprenant des sondes d’acide nucléique plutôt que des agents bioactifs pour la détection des protéines. Cette modification n’a pas d’incidence sur l’irrégularité liée à l’évidence, puisque les deux types de sondes relèvent des CGC. De plus, D2 divulgue explicitement les sondes d’acide nucléique [page 273, colonne de gauche, deuxième paragraphe]. Toutefois, la modification proposée à la revendication 1 permettrait de régler la question du caractère indéfini relativement aux revendications au dossier 5 à 7 soulevées ci-dessus.
- les première et deuxième sous-populations de billes, comprenant chacune des agents bioactifs redondants [page 276, colonne de droite – page 277, fin de section et figure 17];
- effectuer une analyse statistique des signaux de réponse provenant d’au moins une de ces première et deuxième sous-populations, dans laquelle est déterminée la validité statistique de ces signaux de réponse [à la page 277, la colonne de droite indique : [traduction] « Il existe plusieurs copies de chaque microsphère permettant des mesures redondantes à partir de multiples capteurs, réduisant ainsi la possibilité de résultats faux positifs et faux négatifs »].
[49] Les revendications 2 à 31 proposées sont semblables aux revendications au dossier 2 à 34, les modifications mineures étant conformes au renvoi aux sondes d’acide nucléique plutôt qu’aux protéines. Ces modifications n’introduisent aucun élément inventif en ce qui concerne l’art antérieur au dossier.
[50] Les revendications proposées 32 à 35 récitent l’élément additionnel des deux types de sondes qui sont dirigées vers différentes zones cibles du même analyte d’acide nucléique (redondance de la cible). Cela s’ajoute à l’élément de sondes redondantes de chaque type (redondance des capteurs) précisé dans la revendication 1, dont dépendent ces revendications. Ces revendications se fondent sur la description, à tout le moins à la page 51, lignes 21 à 27. À notre avis, la combinaison de la redondance de la cible et de la redondance des capteurs ajoute un niveau de confiance, car les interactions de liaison non spécifiques peuvent être statistiquement minimisées. À notre avis, cette combinaison n’est pas évidente compte tenu de l’art antérieur au dossier et des CGC.
CONCLUSIONS
[52] Pour les raisons exposées ci-haut, pour le mémoire descriptif au dossier :
- toutes les revendications 1 à 34 sont évidentes et ne sont pas conformes au paragraphe 28.3 de la Loi sur les brevets eu égard à D2 en vue de D9 et des CGC;
- le mémoire descriptif est conforme à l’alinéa 27(3)b) de la Loi sur les brevets;
- la revendication 1 est claire et conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets;
- les revendications 5 à 7 ont un caractère indéfini et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets;
- la description n’est pas conforme à l’article 52 des Règles sur les brevets;
- la description n’est pas conforme au paragraphe 57(1) des Règles sur les brevets.
[53] Pour les raisons exposées ci-dessus, un ensemble modifié de revendications fondé sur l’ensemble de revendications proposé et comprenant une revendication indépendante incorporant tous les éléments de la revendication proposée 32 permettrait de remédier aux irrégularités susmentionnées. Une description modifiée serait également nécessaire pour corriger les irrégularités liées aux marques de commerce et aux incorporations par renvoi précisées ci-dessus. Une autre modification de la description conforme à la modification proposée de la description à la page 7 permettrait de rapprocher la description modifiée des revendications modifiées.
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
- la suppression des revendications au dossier;
- la suppression de la description au dossier;
- l’insertion de revendications correspondant aux revendications proposées, mais avec les limites de la revendication 32 proposée incorporées dans la revendication indépendante;
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DÉCISION DE LA COMMISSAIRE
[55] Je souscris à la conclusion ainsi qu’à la recommandation de la Commission. Conformément au paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets, j’avise par la présente le demandeur que les modifications suivantes, et seulement ces modifications, doivent être apportées conformément à l’alinéa 200b) des Règles sur les brevets dans les trois (3) mois suivant la date de la présente décision, à défaut de quoi j’entends rejeter la demande :
- la suppression des revendications au dossier;
- la suppression de la description au dossier;
- l’insertion de revendications correspondant aux revendications proposées, mais avec les limites de la revendication 32 proposée incorporées dans la revendication indépendante;
- l’insertion d’une description fondée sur la description au dossier avec la page 7 proposée conformément à la RDF, mais en plus avec des modifications à l’ensemble de la description pour corriger les irrégularités liées aux marques de commerce et aux incorporations par renvoi mentionnées dans la recommandation.