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INTRODUCTION

[1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée numéro 2 366 018 (la « présente demande »), intitulée « CAPTEUR D’AUTO-CODAGE À MICROSPHÈRES » et qui appartient à TRUSTEES OF TUFTS COLLEGE (le « demandeur »). La Commission d’appel des brevets (la « Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251). Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, nous recommandons à la commissaire aux brevets de rejeter la demande, à moins que les modifications nécessaires soient apportées.

Contexte

La demande

[2] La présente demande a été déposée sous le régime du Traité de coopération en matière de brevets et la date de dépôt effective au Canada est le 6 avril 2000. Elle est devenue accessible au public le 12 octobre 2000.

[3] La présente demande concerne l’analyse des signaux provenant des réseaux de billes de microsphères utilisées en chimie analytique. La demande compte 34 revendications au dossier, reçues au Bureau des brevets le 5 septembre 2014.

Historique de la poursuite

[4] Le 20 octobre 2016, une décision finale (« DF ») a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des anciennes Règles sur les brevets. La DF énonçait que la présente demande était irrégulière aux motifs que :

· la revendication 1 est imprécise et n’est pas conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[5] Dans une réponse du 20 avril 2017 à la DF (« RDF »), le demandeur a présenté des arguments en faveur de la brevetabilité des revendications au dossier et a également fourni les revendications proposées 1 à 35 (les « revendications proposées ») et les modifications proposées correspondantes à la description.

[6] L’examinateur ayant jugé que la demande n’était toujours pas conforme à la Loi sur les brevets conformément à l’alinéa 30(6)c) des anciennes Règles sur les brevets, la demande a été transmise à la Commission pour révision le 14 décembre 2017, accompagnée d’une explication présentée dans un résumé des motifs (« RM »). Le RM établissait la position selon laquelle le mémoire descriptif au dossier était encore considéré comme irrégulier. Le RM a également indiqué que les revendications proposées étaient considérées comme surmontant les irrégularités relatives au caractère réalisable et au caractère indéfini, mais non les irrégularités relatives à l’évidence et à l’absence de fondement.

[7] Dans une lettre en date du 19 décembre 2017, la Commission a transmis une copie du RM au demandeur et a demandé à ce dernier de confirmer s’il souhaitait toujours que sa demande soit révisée ou s’il préférait la retirer.

[8] Dans une lettre en date du 19 mars 2018, le demandeur a confirmé qu’il souhaitait la poursuite de la révision.

[9] Le présent comité (le « Comité ») a été constitué dans le but de procéder à la révision de la présente demande en vertu de l’alinéa 199(3)c) des Règles sur les brevets.

[10] Dans une lettre de révision préliminaire (la « lettre de RP ») en date du 28 janvier 2020, le Comité a exposé son analyse préliminaire des questions au regard des revendications au dossier et des revendications proposées. Le Comité a également donné au demandeur une occasion de présenter d’autres observations orales ou écrites.

[11] Dans une lettre en date du 6 mars 2020, le demandeur a décliné la possibilité de tenir une audience et a indiqué qu’il ne souhaitait pas fournir d’autres observations écrites.

Questions

[12] Un examen de la poursuite nous indique que les irrégularités figurant dans la DF en vertu de l’alinéa 27(3)d) de la Loi sur les brevets et de l’article 84 des anciennes Règles sur les brevets – maintenant l’article 60 des Règles sur les brevets – concernant la question de savoir si le mémoire descriptif de la présente demande permet à la personne versée dans l’art (« PVA ») de fabriquer et d’utiliser l’invention revendiquée en vertu de l’alinéa 27(3)b) de la Loi sur les brevets. Nous considérons que toute préoccupation au sujet du non-respect de l’article 60 des Règles sur les brevets fait partie de cette enquête.

[13] Par conséquent, les questions à trancher dans le cadre de la présente révision consistent à savoir :

[14] Si le mémoire descriptif au dossier est considéré comme irrégulier, nous examinerons les modifications proposées afin de déterminer si elles constituent des modifications nécessaires pour rendre la demande conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets.

ANALYSE

Évidence – Principes juridiques

[15] L’article 28.3 de la Loi sur les brevets exige que l’objet revendiqué ne soit pas évident :

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[16] Dans Apotex c. Sanofi-Synthelabo Canada, 2008 CSC 61, au par. 67, la Cour suprême du Canada a affirmé qu’il est utile dans un examen relatif à l’évidence de suivre une démarche à 4 volets. Ci-dessous, nous examinons la revendication indépendante 1 selon cette approche, puis nous examinons les revendications dépendantes.

Évidence – Analyse

(1)a) Identifier la « personne versée dans l’art ».

[17] D’après notre interprétation du mémoire descriptif, nous définissons la PVA comme une personne ou une équipe travaillant dans le domaine de la chimie analytique et des méthodes d’analyse à l’aide d’instruments, dont la spectroscopie de fluorescence.

(1)b) Définir les connaissances générales courantes (CGC) pertinentes de cette personne

[18] La DF a cité l’art antérieur suivant :

[traduction]

D1 : WO 97/14028 Chandler et coll. 17 avril 1997

D2 : R.D. Walt, « Fiber Optic-imaging sensors » (1998), vol. 31, no 5, Accounts of Chemical Research, pages 267 à 268.

D9 : K.J. Lockhart et coll., « Expression monitoring by hybridization to high-density oligonucleotide arrays » (1996), vol. 16, no 12, Nature Biotechnology, pages 1675 à 1680.

[19] À notre avis, d’après le contexte de l’invention ainsi que D1 et D9, la PVA serait familière avec les essais de protéines et d’acides nucléiques par spectroscopie de fluorescence employant divers colorants.

[20] La PVA serait également familière avec les analyses statistiques visant à évaluer la validité des données, par exemple celles portant sur la moyenne et les intervalles de confiance. Pour des exemples, voir :

(2) Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation

[21] Nous considérons que le concept inventif de la revendication 1 réside dans la combinaison de tous ses éléments; de plus, la signification des termes est claire. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’effectuer une analyse de l’interprétation téléologique. La revendication 1 se lit comme suit :

[traduction]

Méthode permettant de déterminer la validité statistique des signaux de réponse provenant d’un réseau de billes, ladite méthode comprenant les étapes suivantes :

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation

[22] À notre avis, D2 est l’art antérieur au dossier le plus proche. En ce qui concerne la revendication 1, D2 divulgue les éléments suivants :

[23] Dans la RDF, le demandeur a affirmé que D2 ne divulgue pas de sous-population de billes ayant des agents bioactifs redondants. Le demandeur a également affirmé qu’aucune des références citées n’enseignait la redondance des capteurs ou l’analyse statistique fondée sur les résultats d’une pluralité de billes comprenant des sondes identiques. À notre avis, les sous-populations de types de billes redondantes sont divulguées par D2 tel qu’il est indiqué plus haut. À notre avis, l’analyse statistique fondée sur les résultats d’une pluralité de billes comprenant des sondes identiques est présentée à la page 277 de la D2, tel qu’il est indiqué ci-dessus, et constitue aussi des CGC, comme l’illustrent les références D1 et D9 ci‑dessus.

[24] À notre avis, les différences entre la revendication 1 et D2 sont les suivantes :

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

[25] Bien que D2 ne dévoile pas de capteur qui n’est pas un faisceau de fibres optiques, D9, dans le même art d’analyse chimique, révèle une matrice plane synthétisée sur une plaquette de verre et échantillonnée au microscope confocal à balayage [page 1679, colonne de gauche, deuxième paragraphe et colonne de droite, deuxième paragraphe]. La PVA qui cherche à mettre en œuvre une méthode telle que celle de D2, mais sans utiliser de faisceau de fibres optiques comme substrat, considérerait D9 comme une solution de rechange.

[26] Bien que D2 ne divulgue pas expressément l’échantillonnage de 5 à 100 billes distinctes d’une sous-population, il divulgue des milliers de billes en réseau. La PVA qui est familière avec l’amélioration de la confiance découlant d’une moyenne sur de multiples échantillons saurait que la confiance s’améliore considérablement avec quelques échantillons redondants, mais que d’autres améliorations nécessitent un très grand nombre d’échantillons redondants. Par conséquent, l’avantage d’utiliser 5 à 100 échantillons serait évident.

[27] Par conséquent, à notre avis, la revendication 1 est évidente et n’est pas conforme à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets eu égard à D2, en vue de D9 et des CGC.

[28] En ce qui concerne la revendication 2, D2 divulgue en outre les réseaux de décodage (indiquant l’emplacement des billes) [page 277, colonne de droite, deuxième paragraphe].

[29] En ce qui concerne la revendication 3, l’exclusion des échantillons de données périphériques dans l’analyse statistique est considérée comme des CGC.

[30] En ce qui concerne les revendications 4 et 24, le verre et le plastique des matériaux de substrats sont considérés comme étant des CGC.

[31] En ce qui concerne les revendications 5 à 8, l’utilisation d’un agent bioactif en tant qu’acide nucléique ou protéine est considérée comme relevant des CGC. On considère également que les longueurs et les séquences de base spécifiques sont des CGC.

[32] En ce qui concerne les revendications 9 à 19 et 33 et 34, toutes les méthodes statistiques et tous les numéros d’échantillon de population sont considérés comme relevant des CGC.

[33] En ce qui concerne les revendications 20 à 23 et 30 à 32, D2 fournit en outre des précisions sur les billes dans les puits [page 275, colonne de droite – page 277, colonne de droite, premier paragraphe et figure 16].

[34] En ce qui concerne la revendication 25, les dimensions du substrat sont considérées comme étant des CGC.

[35] En ce qui concerne les revendications 26 à 29, on considère qu’un analyte cible en solution et les divers moyens de contacter le capteur avec la solution sont des CGC.

[36] Par conséquent, à notre avis, toutes les revendications 1 à 34 sont évidentes et ne sont pas conformes au paragraphe 28.3 de la Loi sur les brevets eu égard à D2, en vue de D9 et des CGC.

Absence de caractère réalisable – Principes juridiques

[37] Bien que la DF ait cité l’alinéa 27(3)d) de la Loi sur les brevets, à notre avis, l’alinéa 27(3)b) est plus pertinent aux fins de cette investigation sur le caractère réalisable et précise que le mémoire descriptif d’une invention doit :

exposer clairement les diverses phases d’un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d’utilisation d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention, ou dans l’art ou la science qui s’en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l’invention;

[38] Pour déterminer si le mémoire descriptif est conforme à l’alinéa 27(3)b) de la Loi sur les brevets, il faut que, compte tenu seulement du mémoire descriptif, la PVA puisse produire l’invention en utilisant uniquement les instructions contenues dans la divulgation (Teva Canada Ltd c. Novartis AG, 2013 CF 141, citant Teva Canada Ltd c. Pfizer Canada Inc, 2012 CSC 60 et Consolboard c. MacMillan Bloedel (1981), 56 CPR (2d) 145 (CSC)). Bien que l’on puisse se fier aux CGC, la PVA ne devrait pas être appelée à faire preuve d’ingéniosité ou à se lancer dans une expérimentation excessive.

Absence de caractère réalisable – Analyse

[39] La DF a conclu que la revendication 1 était dénuée de caractère réalisable en ce sens que l’élément revendiqué d’un substrat qui n’est pas un faisceau de fibres optiques semblait incompatible avec l’élément revendiqué du substrat ayant une surface plane à motifs. Soulignons qu’un substrat qui est un faisceau de fibres optiques ayant une surface plane à motifs semble se fonder, et ainsi être doté d’un caractère réalisable, sur à tout le moins la figure 5A et la description associée à la page 32, lignes 6 à 11. Soulignons également qu’un substrat qui n’est pas un faisceau de fibres optiques semble se fonder, et ainsi être doté d’un caractère réalisable, sur la description de l’utilisation d’une lame de microscope en tant que substrat à la page 45, lignes 8 à 10. La présente description, à la page 16, lignes 7 à 11, énumère diverses autres méthodes, comme la photolithographie, reconnue comme relevant des CGC, pour la création d’une surface à motifs sur un tel substrat.

[40] Par conséquent, à notre avis, la surface plane à motifs sur un substrat revendiquée qui n’est pas un faisceau de fibres optiques, est dotée d’un caractère réalisable, et le mémoire descriptif se conforme effectivement à l’alinéa 27(3)b) de la Loi sur les brevets.

Caractère indéfini

[41] Le paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets exige que les revendications définissent distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention.

Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

[42] La DF a conclu que la revendication 1 était imprécise en raison de l’énoncé de la limite négative selon laquelle le substrat [traduction] « n’est pas un faisceau de fibres optiques ». La DF considérait que cela constituait une irrégularité en matière de clarté, car on ne semblait pas préciser ce qu’est le substrat. À notre avis, la revendication 1 précise effectivement ce qu’est le substrat : un substrat plane ayant une surface à motifs. Par conséquent, la revendication 1 est claire et est conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

Irrégularités supplémentaires

[43] Au cours de la révision du mémoire descriptif, nous avons relevé plusieurs autres irrégularités :

REVENDICATIONS PROPOSÉES

[44] Le demandeur a supprimé les limitations suivantes de la revendication 1 proposée : [traduction] « ne pas être un faisceau de fibres optiques » et « avoir une surface à motifs ». Par conséquent, la portée de la revendication a été élargie et comprendrait à la fois la réalisation d’un faisceau de fibres optiques ayant une surface à motifs et la réalisation d’une lame de microscope ayant une surface plane lisse, qui sont toutes deux considérées comme étant dotées d’un caractère réalisable en raison de la description et des CGC.

[45] La revendication 1 proposée indique également le réseau de billes comprenant des sondes d’acide nucléique plutôt que des agents bioactifs pour la détection des protéines. Cette modification n’a pas d’incidence sur l’irrégularité liée à l’évidence, puisque les deux types de sondes relèvent des CGC. De plus, D2 divulgue explicitement les sondes d’acide nucléique [page 273, colonne de gauche, deuxième paragraphe]. Toutefois, la modification proposée à la revendication 1 permettrait de régler la question du caractère indéfini relativement aux revendications au dossier 5 à 7 soulevées ci-dessus.

[46] En ce qui concerne D2, soulignons encore une fois que le demandeur a fait valoir ceci dans sa RDF (page 2) : [traduction] « il n’y a pas d’enseignement de l’analyse statistique » et « le demandeur constate, après une lecture attentive de D2, qu’aucune section de D2 ne divulgue un réseau de billes comprenant une sous-population de billes ayant des agents bioactifs redondants ».

[47] Cependant, comme il a été expliqué plus haut en ce qui concerne les revendications au dossier, à notre avis, la PVA comprendrait que D2 divulgue :

[48] Par conséquent, comme dans le cas de la revendication 1 au dossier, la PVA ne considérerait pas l’étape de l’analyse statistique comme une caractéristique suffisante pour rendre la revendication non évidente.

[49] Les revendications 2 à 31 proposées sont semblables aux revendications au dossier 2 à 34, les modifications mineures étant conformes au renvoi aux sondes d’acide nucléique plutôt qu’aux protéines. Ces modifications n’introduisent aucun élément inventif en ce qui concerne l’art antérieur au dossier.

[50] Les revendications proposées 32 à 35 récitent l’élément additionnel des deux types de sondes qui sont dirigées vers différentes zones cibles du même analyte d’acide nucléique (redondance de la cible). Cela s’ajoute à l’élément de sondes redondantes de chaque type (redondance des capteurs) précisé dans la revendication 1, dont dépendent ces revendications. Ces revendications se fondent sur la description, à tout le moins à la page 51, lignes 21 à 27. À notre avis, la combinaison de la redondance de la cible et de la redondance des capteurs ajoute un niveau de confiance, car les interactions de liaison non spécifiques peuvent être statistiquement minimisées. À notre avis, cette combinaison n’est pas évidente compte tenu de l’art antérieur au dossier et des CGC.

[51] Par conséquent, un ensemble modifié de revendications fondé sur l’ensemble de revendications proposé comprenant une revendication indépendante incorporant tous les éléments de la revendication proposée 32 permettrait de remédier aux irrégularités liées à l’évidence et au caractère indéfini.

CONCLUSIONS

[52] Pour les raisons exposées ci-haut, pour le mémoire descriptif au dossier :

[53] Pour les raisons exposées ci-dessus, un ensemble modifié de revendications fondé sur l’ensemble de revendications proposé et comprenant une revendication indépendante incorporant tous les éléments de la revendication proposée 32 permettrait de remédier aux irrégularités susmentionnées. Une description modifiée serait également nécessaire pour corriger les irrégularités liées aux marques de commerce et aux incorporations par renvoi précisées ci-dessus. Une autre modification de la description conforme à la modification proposée de la description à la page 7 permettrait de rapprocher la description modifiée des revendications modifiées.


 

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[54] Pour les raisons exposées ci‑dessus, nous recommandons que le demandeur soit informé, conformément au paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets, que les mesures suivantes sont nécessaires pour assurer la conformité de la demande avec la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets :

 

 

 

Howard Sandler

Membre

Ed MacLaurin

Membre

Leigh Matheson

Membre

 

 

 

 


 

DÉCISION DE LA COMMISSAIRE

[55] Je souscris à la conclusion ainsi qu’à la recommandation de la Commission. Conformément au paragraphe 86(11) des Règles sur les brevets, j’avise par la présente le demandeur que les modifications suivantes, et seulement ces modifications, doivent être apportées conformément à l’alinéa 200b) des Règles sur les brevets dans les trois (3) mois suivant la date de la présente décision, à défaut de quoi j’entends rejeter la demande :

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

 

 

 

Fait à Gatineau (Québec),

ce 14e jour de mai 2020

 

 

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