BUREAU CANADIEN DES BREVETS
DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS
La demande de brevet numéro 2,356,706 ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des
Règles sur les brevets, elle a fait l'objet d'une révision par la Commission d'appel des brevets et
le commissaire aux brevets conformément au paragraphe 30(6) des Règles sur les brevets. Les
conclusions de la Commission et la décision du commissaire suivent ci-dessous.
Agent du demandeur :
Smart & Biggar
55 Metcalfe Street, Suite 900
P.O. Box 2999, Station D
Ottawa (Ontario)
K1P 5Y6
Introduction
[1] La demande de brevet numéro 2,356,706 concerne des formulations pharmaceutiques multi-
usages qui sont utiles, entre autres choses, pour le traitement du diabète. Elle a été refusée
pour deux raisons :
(1) l'invention est considérée comme évidente à la lumière de deux publications
antérieures;
(2) le mémoire descriptif n'énonce pas clairement les avantages de l'invention.
[2] De plus, une des revendications est devenue ambigüe à la suite d'une erreur que le
demandeur a commise par inadvertance dans sa réponse au refus.
[3] La demande a, par conséquent, été déférée à la Commission d'appel des brevets pour
révision. Notre révision est fondée sur les documents versés au dossier à ce jour, lesquels
comprennent la décision finale de l'examinateur, un résumé des motifs préparé par
l'examinateur, la réponse du demandeur à la décision finale, une déclaration, et les
observations écrites et verbales que le demandeur a présentées à la Commission lors de
l'audience qui a été tenue relativement à cette affaire.
Contexte
[4] L'invention revendiquée a trait à des compositions pharmaceutiques dont l'ingrédient
physiologiquement actif est un peptide spécifique connu sous le nom d'« exendine-4 ». Les
exendines sont des peptides (courtes chaînes d'acides aminés) dérivés de la salive de certains
lézards venimeux. L'exendine-4 est connue pour avoir la propriété de réduire le taux de sucre
dans le sang, d'où son application dans le traitement du diabète. Elle a également la propriété
de réguler la motilité gastrique et la vidange gastrique. L'exendine-4 est un agoniste d'une
hormone humaine appelée « glucagon-like peptide-1 » (GLP-1) et les deux ont des propriétés
physiologiques similaires.
[5] L'invention revendiquée concerne des compositions d'exendine-4 qui comprennent des
véhicules, des excipients, des agents tampons, des agents de conservation et d'autres
substances apparentées qui, combinés à l'ingrédient physiologiquement actif, prennent une
forme qui convient pour une administration répétée aux patients.
Interprétation de la revendication
[6] Nous commencerons notre analyse par une interprétation téléologique des revendications.
L'interprétation téléologique a pour but de déterminer les éléments essentiels et les éléments
non essentiels de l'invention revendiquée : Free World Trust c. Electro Santé Inc, 2000
C.S.C. 66 [Free World Trust]. Pour qu'un élément soit jugé non essentiel, « il faut établir que
i), suivant une interprétation téléologique des termes employés dans la revendication,
l'inventeur n'a manifestement pas voulu qu'il soit essentiel, ou que ii), à la date de la
publication du brevet, le destinataire versé dans l'art aurait constaté qu'un élément donné
pouvait être substitué sans que cela ne modifie le fonctionnement de l'invention » (Free
World Trust, paragr. 55).
La personne versée dans l'art et les connaissances générales courantes pertinentes
[7] Les revendications sont interprétées suivant une approche éclairée et téléologique du point de
vue de la « personne versée dans l'art » fictive à la lumière des connaissances générales
courantes de cette personne et d'après le mémoire descriptif de la demande de brevet elle-
même, sans le recours à des éléments de preuve extrinsèques (Free World Trust, papa. 66).
La démarche en quatre étapes pour apprécier l'évidence établie par la Cour suprême dans
Apotex Inc c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc, 2008 C.S.C 61 [« Sanofi »] commande, elle
aussi, d'effectuer l'analyse dans cette optique.
[8] Le résumé des motifs de l'examinateur, qui a été préparé conformément à la démarche en
quatre étapes établie dans Sanofi, indique que la personne versée dans l'art est représentée
par [TRADUCTION] « une équipe formée de scientifiques possédant une expérience de la
biologie moléculaire et des technologies de recombinaison; d'omnipraticiens;
d'endocrinologues cliniciens spécialisés dans le traitement du diabète, de l'obésité et des
autres insuffisances pancréatiques; de pharmaciens; et de fabricants de médicaments ».
[9] Le demandeur soutient que le mémoire descriptif s'adresse à des [TRADUCTION]
« scientifiques spécialisés dans les formulations de protéines, en particulier les protéines ou
les peptides intervenant dans la régulation de la glycémie ».
[10] Dans les observations écrites qu'il a présentées à la Commission, le demandeur conteste la
définition de l'examinateur, affirmant que le groupe défini est [TRADUCTION] « trop
diversifié ». Le demandeur remet en question la pertinence d'inclure les biologistes
moléculaires dans le groupe, demande ce qu'il faut entendre par « omnipraticiens » et
affirme que le terme « fabricants de médicaments » est trop général, car il inclut des
domaines de compétence technique et non technique (p. ex., les gestionnaires des sociétés
pharmaceutiques).
[11] notre avis, la définition adéquate de la personne versée dans l'art doit assimiler les
définitions fournies et par l'examinateur et par le demandeur. Le mémoire descriptif ne
porte pas sur le problème de la fabrication des peptides exendines en soi, pas plus qu'il ne
concerne les pratiques de la médecine générale. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que
l'équipe comprenne les personnes familières avec la biologie moléculaire et les méthodes
relatives aux technologies de recombinaison de peptides ou les médecins généralistes.
Étant donné que la demande concerne des formulations comprenant un peptide
insulinotropique, la personne versée dans l'art fictive consiste en une équipe formée
d'endocrinologues cliniciens spécialisés dans le traitement du diabète, de l'obésité et des
autres insuffisances pancréatiques; de pharmaciens; et de scientifiques spécialisés dans les
formulations de protéines, en particulier les protéines ou les peptides intervenant dans la
régulation de la glycémie.
[12] En ce qui concerne les connaissances générales courantes, l'examinateur affirme dans le
résumé des motifs que la personne versée dans l'art [TRADUCTION] « aurait une
connaissance à la fois de l'exendine-4 et de la GLP-1, ainsi que des différences
structurelles et des similitudes fonctionnelles entre les deux protéines, y compris le fait que
ces deux protéines ne sont pas des homologues génétiques » et qu'elle [TRADUCTION]
« connaîtrait les divers analogues de l'exendine et de la GLP-1 qui sont disponibles et
serait en mesure d'appliquer les techniques conventionnelles [ ] permettant d'obtenir des
formulations pharmaceutiques de tels analogues pour un usage conventionnel ».
[13] peu de choses près, le demandeur caractérise les connaissances générales courantes de la
même manière que l'examinateur :
[TRADUCTION]
En ce qui concerne les connaissances générales courantes, nous convenons avec
l'examinateur que la personne versée dans l'art connaîtrait l'exendine-4 et la GLP-1,
ainsi que les différences structurelles qui existent entre elles. La personne versée dans
l'art connaîtrait également les techniques de formulation conventionnelles utilisées
par les personnes qui travaillent dans le domaine des protéines ou des peptides.
Les revendications
[14] En l'espèce, nous arrivons à la conclusion que tous les éléments des revendications sont
essentiels.
[15] Étant donné que ni l'examinateur ni le demandeur n'établissent de distinction substantielle
entre les différentes revendications au dossier, les revendications seront considérées
comme un tout indissociable, et seront soient maintenues, soient rejetées en bloc. La
revendication 1 est représentative :
[TRADUCTION]
1. Une formulation pharmaceutique se présentant sous une forme posologique liquide
stable adaptée pour une administration multi-usages, comprenant :
(a) 0,005 % à 0,4 % (p/v) d'exendine-4,
(b) un tampon acétate,
(c) du mannitol comme modificateur de l'iso-osmolalité,
(d) 0,005 % à 1 0 % (p/v) de m-crésol à titre d'agent de conservation, ladite
formulation ayant un pH entre 4,0 et 5,0.
[16] L'agent physiologiquement actif, l'exendine-4, mentionné au point (a) est essentiel pour
que la formulation produise l'effet recherché sur la(les) maladie(s) visée(s).
[17] Le préambule de la revendication comprend l'expression « adaptée pour une administration
multi-usages ». Une formulation pharmaceutique multi-usages, par opposition à une
formulation à dose unitaire, est conçue pour pouvoir être utilisée par un patient ou un
médecin à de multiples reprises. Étant donné cet usage répété, la probabilité de
contamination est beaucoup plus élevée pour ce genre de formulations. D'où la nécessité
d'inclure un agent de conservation afin que la formulation demeure stérile. Mais, la
personne versée dans l'art ne percevrait pas l'agent de conservation et les autres excipients
revendiqués comme étant non essentiels sous prétexte qu'ils ne sont que des exemples
d'éléments pouvant être substitués sans que cela ne modifie la performance de la
formulation multi-usages revendiquée; c'est-à-dire que la personne versée dans l'art ne
considérerait pas que toutes les formulations combinant un agent de conservation connu,
un agent tampon connu, un modificateur de l'iso-osmolalité connu et l'exendine-4
fonctionnent toutes aussi bien les unes que les autres. Certes, la personne versée dans l'art
connaîtrait divers agents tampons, modificateurs de l'iso-osmolalité et agents de
conservation, mais elle saurait surtout qu'il doit y avoir coopérativité entre les divers types
d'excipients pour que la formulation revendiquée, considérée dans son ensemble, produise
l'effet recherché selon le mode de fonctionnement envisagé. Par exemple, l'activité de
l'exendine et l'activité de l'agent de conservation devant toutes deux être maintenues, il
s'ensuit que les autres ingrédients de la formulation ne doivent pas nuire à leur activité.
[18] La combinaison d'excipients revendiquée est celle que le demandeur a présentée comme
nécessaire pour que les formulations revendiquées conviennent au mode d'administration
envisagé. Tel qu'il est mentionné ci-dessus, il n'y a aucune raison de conclure que ces
éléments, qu'on les considère individuellement ou collectivement, sont non essentiels. En
outre, ni l'examinateur ni le demandeur ne remettent en question le fait qu'aucun de ces
éléments n'est non essentiel. De plus, il appert du dossier d'examen que la spécificité a été
maintenue dans le langage des revendications pendant tout le traitement de la demande, ce
qui indique que la combinaison d'éléments revendiquée a toujours été considérée comme
essentielle. Cela nous amène à conclure que tous les éléments des revendications doivent
être considérés comme essentiels aux fins de la présente décision.
Question 1 : l'invention est-elle évidente?
[19] La disposition législative pertinente en matière d'évidence se trouve au paragraphe 28.3 de
la Loi sur les brevets, qui porte que :
L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, à la date de
la revendication, être évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont
relève l'objet, eu égard à toute communication :
a) qui a été faite, plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, par le
demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe
ou autrement, de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou
ailleurs;
b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière
telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.
[20] Nous avons évalué l'évidence conformément à la démarche en quatre étapes établie dans
l'arrêt Sanofi :
(1) a) Identifier la « personne versée dans l'art »;
b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;
(2) Déterminer le concept inventif de la revendication en cause, au besoin par voie
d'interprétation;
(3) Recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de « l'état de la technique » et
le concept inventif qui sous-tend la revendication ou son interprétation;
(4) Abstraction faite de toute connaissance de l'invention revendiquée, ces différences
constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles
quelque inventivité?
Analyse
Étape 1 : Identifier la « personne versée dans l'art » et déterminer les connaissances générales
courantes pertinentes de cette personne
[21] Cette étape est liée à notre interprétation de la demande et a été expliquée ci-dessus.
Étape 2 : Déterminer le concept inventif de la revendication en cause, au besoin par voie
d'interprétation
[22] L'examinateur soutient que le concept inventif consiste à [TRADUCTION] « fournir des
formulations d'exendine-4 sous une forme posologique liquide stable adaptée pour une
administration multi-usages ». Dans le même esprit, le demandeur affirme que la
[TRADUCTION] « présente demande fournit de l'exendine-4 dans une formulation adaptée
pour une administration multi-usages ». De ces deux énoncés, nous considérons que celui
de l'examinateur est plus précis, en raison de sa référence à une formulation liquide. Nous
utiliserons donc cet énoncé aux fins de notre analyse.
[23] De manière générale, le concept inventif constitue un résumé précis de l'invention
revendiquée. La personne versée dans l'art comprendrait, cependant, qu'au chapitre de
l'effet pratique, ce sont les éléments essentiels, tels qu'établis au moyen d'une
interprétation téléologique, qui sont nécessaires pour assurer l'opérativité adéquate de
l'objet revendiqué. Par conséquent, nous ne pouvons exclure ces éléments de notre examen
de l'évidence; en fait, une part importante du débat entre l'examinateur et le demandeur
concerne la nature de ces éléments.
Étape 3 : Recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de « l'état de la
technique » et le concept inventif qui sous-tend la revendication ou son interprétation
[24] L'examinateur a cité deux demandes de brevet canadien dont les divulgations, lorsqu'elles
sont prises collectivement, rendent, selon lui, l'invention revendiquée évidente pour la
personne versée dans l'art : la demande no 2,277,112 de Beeley et al. [« Beeley »], et la
demande no 2,264,243 de Knudsen et al. [« Knudsen »]. Chacune diffère du concept
inventif à au moins un égard.
Demande de Beeley
[25] Selon l'examinateur, la demande de Beeley divulgue [TRADUCTION] « des formulations
pharmaceutiques d'exendine dans une solution tampon isotonique d'un pH d'environ 3.0 à
8.0, préférablement d'un pH de 3.5 à 5.0, qui sont utilisées pour traiter le diabète, l'obésité
et les troubles de l'alimentation. Les formulations privilégiées comprennent de l'acétate de
sodium/acide acétique à titre d'agent tampon et du mannitol à titre de modificateur de
l'iso-osmolalité. En outre, la demande de Beeley et al. divulgue les connaissances
générales courantes dans le domaine en ce qui concerne la puissance de l'exendine-4 et des
agonistes de l'exendine. »
[26] Le demandeur a fait valoir que la demande de Beeley ne divulguait pas le pH de la
formulation revendiquée. Or, il est clairement indiqué dans la demande que l'acétate est
l'agent tampon privilégié. Étant donné que la personne versée dans l'art saurait, compte
tenu de ses connaissances générales courantes, que la plage de tamponnage adéquate de
l'acétate se situe entre 3.7 et 5.6, elle comprendrait d'emblée que l'intervalle de pH de 4.0
à 5.0 qui est revendiqué est compris dans cette plage. Par conséquent, nous ne croyons pas
qu'il existe, à cet égard, une différence entre la demande de Beeley et le présent concept
inventif.
[27] Comme l'a fait observer le demandeur, la demande de Beeley [TRADUCTION] « ne divulgue
pas une formulation comprenant un agent de conservation, pas plus qu'elle ne divulgue une
formulation destinée à une administration multi-usages ». Nous sommes d'avis qu'il s'agit
là des différences à retenir aux fins de la présente décision.
Demande de Knudsen
[28] Selon l'examinateur, la demande de Knudsen divulgue des [TRADUCTION] « formulations
pharmaceutiques de GLP-1, un agoniste de l'exendine, qui comprennent un agent
isotonique, qui est soit du chlorure de sodium, du mannitol ou du glycérol, un agent
tampon et un agent de conservation, qui est soit du phénol, du m-crésol, du méthylparabène
ou de l'alcool benzylique, et qui sont utilisées pour traiter l'obésité et les divers types de
diabète ».
[29] Le demandeur soutient que la demande de Knudsen concerne le GLP-1, et non les
exendines, et qu'elle est axée sur les dérivés présentant un [TRADUCTION] « profil d'action
prolongée ». Le demandeur fait également observer que [TRADUCTION] « la demande de
Knudsen ne divulgue pas le pH énoncé dans les revendications. La demande de Knudsen ne
divulgue pas non plus une formulation destinée à une administration multi-usages.
l'exception du mannitol, la composition utilisée dans la demande de Knudsen pour tester
les dérivés est différente, à tout point de vue, de la formulation d'exendine-4 qui est
revendiquée »
[30] Bien que le demandeur ait fait valoir que ni la demande de Beeley ni la demande de
Knudsen ne divulguent une formulation d'exendine-4 destinée à une administration multi-
usages, nous soulignons qu'à la page 34, ligne 29 de la demande de Knudsen, il est fait
mention de l'emploi d'une seringue « de type crayon » pour l'administration des
formulations de GLP-1. Pour la personne versée dans l'art, l'emploi de cette seringue
signifie le recours à un mode d'administration multi-usages bien connu. Par conséquent, il
n'existe pas de différence à cet égard entre la demande de Knudsen et le présent concept
inventif. Et, comme pour la demande de Beeley, nous estimons qu'il n'existe pas non plus
de différence en ce qui concerne le pH et/ou le système de tamponnage envisagé puisque la
demande de Knudsen privilégie également l'acétate à titre d'agent tampon (voir la page 35,
ligne 22).
[31] notre avis, la différence fondamentale entre le présent concept inventif et la demande de
Knudsen tient à la nature de l'agent bioactif : le GLP-1 dans le cas de la demande de
Knudsen par opposition à l'exendine-4 dans le cas du présent concept inventif.
Autres documents cités par le demandeur
[32] notre avis, l'état de la technique ne se résume pas aux deux références citées par
l'examinateur. Le demandeur a ajouté au dossier deux articles scientifiques publiés par
Kim et Haren (1995, Pharm. Res. 12: 1664 « Kim 1995 ») et Kim et al. (1994, J. Pharm.
Sci. 83: 1175 « Kim 1994 »).
[33] L'examinateur reconnaît qu'aucune de ces références ne divulgue une formulation
d'exendine-4 multi-usages et que, par conséquent, la question des différences entre ce qui
est divulgué dans ces références et le présent concept inventif ne se pose pas. C'est plutôt
leur pertinence qui est remise en question. Selon le résumé des motifs, elles ne sont pas
pertinentes parce que les articles [TRADUCTION] « ne comportent aucun enseignement
quant aux limites, s'il en est, de l'utilisation d'un agent de conservation dans une
formulation pharmaceutique de GLP-1 ou d'une substance analogue » (souligné dans
l'original). Nous ne sommes pas de cet avis. Ces références sont pertinentes, parce qu'elles
font partie de l'état de la technique et parce que la personne versée dans l'art considérerait
leur contenu comme instructif tant de manière générale que spécifique du point de vue
du problème à résoudre. Elles sont également pertinentes sur le plan spécifique, parce
qu'elles concernent un peptide insulinotropique et parce que, comme le fait valoir le
demandeur, on peut supposer qu'elles orienteraient la personne versée dans l'art vers autre
chose que l'objet revendiqué dans la présente demande.
[34] Sur le plan général, l'article Kim 1994, dès l'introduction, expose clairement les problèmes
particuliers au domaine des formulations de peptides : [TRADUCTION] « Lorsqu'elles sont
exposées à des environnements non naturels, elles tendent à former des précipités ou à
s'agréger du fait d'une diminution de leur solubilité » et [TRADUCTION] « nous ne savons
pas encore très bien ce qui, sur le plan physique, rend la protéine insoluble ». Il est
également mentionné dans Kim 1994 que [TRADUCTION] « le phénol et le crésol sont
largement employés à titre d'agents de conservation pour contrôler la croissance
microbienne dans les produits pharmaceutiques et cosmétiques multi-usages » (non
souligné dans l'original).
[35] Sur le plan spécifique, il est indiqué dans les deux articles que les agents de conservation
phénoliques peuvent faire en sorte que la GLP-1 se sépare de la solution. Kim 1995 indique
qu'en présence de crésol, la GLP-1 forme un précipité et se sépare de la solution. Kim 1994
se rapporte à des études sur la structure de la GLP-1 sous une forme hautement soluble et
sous une forme insoluble et, dans le même ordre d'idées que Kim 1995, examine les
perturbations de la structure de la GLP-1 causées par les groupes phénoliques.
[36] Par conséquent, nous avons tenu compte de ces deux articles dans notre analyse de
l'évidence, tel qu'il est expliqué ci-dessous; les différences entre les renseignements
divulgués dans chacun d'eux et le présent concept inventif n'ont toutefois pas à être
examinées de façon officielle à ce stade-ci, c'est-à-dire dans le cadre de la troisième étape
de la démarche établie dans Sanofi.
[37] Nous soulignons également qu'au cours du traitement, le demandeur a ajouté une troisième
publication au dossier : Meyer et al. (2007, J. Pharm. Sci. 96:3155 « Meyer »). Bien que
cet article ait été publié après la date de la revendication de la présente demande, et ne
puisse, par conséquent, être officiellement considéré comme une antériorité, il a le mérite
de démontrer que, trois ans après la date de la revendication, il y avait encore peu
d'information sur la compatibilité des agents de conservation et des produits
biopharmaceutiques à base de peptides. Il est indiqué, à la page 3163 de cet article que
[TRADUCTION] « Avant 2002, peu d'articles ont été publiés sur les problèmes de
compatibilité entre les produits biopharmaceutiques et les agents de conservation [ ] ».
Par conséquent, cet article est pertinent, car il permet de déterminer ce à quoi la personne
versée dans l'art aurait pu s'attendre et peut être pris en considération dans l'analyse de
l'évidence.
Étape 4 : Ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans
l'art ou dénotent-elles quelque inventivité?
[38] Pris collectivement, les renseignements divulgués dans les demandes de Beeley et de
Knudsen révèlent les caractéristiques du concept inventif du demandeur. La principale
question est donc de savoir si la personne versée dans l'art, au moment de relever le défi de
la préparation d'une formulation d'exendie-4 multi-usages, aurait combiné les
renseignements divulgués dans chacune des références de façon à aboutir au concept
inventif. Pour les raisons exposées ci-dessous, nous croyons que la personne versée dans
l'art n'aurait pas combiné ces renseignements et que, par conséquent, l'invention
revendiquée n'aurait pas été évidente pour cette personne.
[39] Nonobstant le fait, comme l'a fait valoir l'examinateur, que les renseignements divulgués
dans chacune des demandes sont liés, en ce qu'ils concernent dans les deux cas des
peptides appartenant à la même classe de médicaments et dévoilent des formulations de
chaque type de peptide, l'information au dossier établit de façon satisfaisante que la
personne versée dans l'art ne consulterait pas les renseignements divulgués au sujet de la
GLP-1 au moment de résoudre un problème concernant des formulations d'exendine-4. Il
s'ensuit que, dans ce domaine technique particulier, la personne versée dans l'art ne se
tournerait pas vers les renseignements divulgués dans la demande de Knudsen et ne
penserait pas à les combiner avec les renseignements divulgués dans la demande de Beeley.
[40] Le dossier contient également une déclaration de M. C. Russell Middaugh un scientifique
titulaire d'un doctorat en sciences médicales. Cette déclaration n'a pas été présentée à
l'examinateur au cours du traitement, et bien qu'elle ne soit pas déterminante en soi, elle
confirme les conclusions du comité quant au climat général caractérisant le domaine
technique pertinent. M. Middaugh n'a jamais été employé par le demandeur. Il affirme
posséder une expérience dans la formulation et l'administration des peptides, des protéines,
des acides nucléiques et ainsi de suite, de même qu'une connaissance de leur comportement
en solution. ce titre, il correspond à peu de choses près à un membre clé de l' « équipe »
versée dans l'art : un scientifique spécialisé dans les formulations de protéines. Il atteste
avoir pris connaissance de la demande en cause et des antériorités citées, et convient
qu'une personne versée dans l'art ne se fonderait pas sur la demande de Knudsen et que la
préparation de formulations de peptides ne consiste pas à sélectionner et à combiner divers
véhicules, excipients et agents de conservation connus. Sa déclaration comprend les
affirmations suivantes :
[TRADUCTION]
mon avis, des scientifiques spécialisés dans les formulations de protéines ne
s'attendraient pas à pouvoir simplement sélectionner et combiner des constituants de
formulations connues pour créer une nouvelle formulation, telle que celle visée par la
revendication 1 de la [présente] demande. Il s'agissait d'une réalité connue au
moment de l'invention.
. . .
Avant d'entreprendre un projet de formulation, un scientifique spécialisé dans les
formulations de protéines commencerait par rassembler toute l'information
disponible sur les caractéristiques physiques et chimiques de la protéine qu'il
envisage de mettre en formulation et, en particulier, sur ses interactions potentielles
avec les autres constituants de la formulation.
. . .
mon avis, un scientifique spécialisé dans les formulations de protéines ne se
fonderait pas sur une formulation de GLP-1 telle que celle divulguée dans la
demande de Knudson [sic] à titre de guide pour préparer une formulation d'exendine-
4. La similarité séquentielle de la GLP-1 et de l'exendine-4 est seulement de 53 %,
de sorte que le scientifique s'attendrait, ne serait-ce que pour cette raison, à ce que la
GLP-1 se comporte d'une façon complètement différente.
. . .
Par conséquent, j'estime qu'un scientifique spécialisé dans les formulations de
protéines ne serait pas enclin à envisager l'emploi d'un agent de conservation
phénolique, tel que le m-crésol, comme premier choix lors de la préparation d'une
formulation telle que celle visée par les revendications de la [présente] demande.
[41] Ainsi, abstraction faite de la demande de Knudsen, la personne versée dans l'art cherchant
de l'information spécifique sur l'exendine-4 n'aurait eu pour seul guide que la demande de
Beeley. Il est clair que la demande de Beeley porte sur l'exendine-4, mais il est tout aussi
clair qu'elle ne traite pas des aspects critiques du concept inventif, à savoir le fait que les
formulations revendiquées sont destinées à une administration multi-usages et qu'elles
doivent comprendre un agent de conservation pour convenir à la méthode d'utilisation
envisagée. Les deux passages dans la demande de Beeley qui se rapprochent le plus de la
divulgation d'une formulation multi-usages se trouvent à la page 34 et sont très vagues.
la ligne 7, il est fait référence à des doses [TRADUCTION] « fractionnées », et il est suggéré
aux lignes 2 à 24 que [TRADUCTION] « la formulation optimale et le mode
d'administration » des exendines dépendent de facteurs connus tels que la maladie visée,
l'effet recherché et le type de patient. notre avis, ces passages ne sont pas suffisants pour
permettre à la personne versée dans l'art de découvrir le concept inventif de l'invention
revendiquée et ses caractéristiques spécifiques.
[42] Même si la personne versée dans l'art s'inspirait de formulations de GLP-1 pour préparer
une formulation d'exendine-4 multi-usages, l'état de la technique en ce qui concerne la
GLP-1, lorsqu'on le considère dans son ensemble, n'évoque pas le concept inventif. La
déclaration de M. Middaugh confirme que la personne versée dans l'art envisageant de
préparer une formulation de peptides ou de protéines bioactives commencerait par
rassembler le plus d'information pertinente possible sur le ou les peptides qu'elle entend
mettre en formulation. Si la personne versée dans l'art considérait comme pertinente la
technique relative à la GLP-1, on peut supposer qu'elle considérerait également les
renseignements divulgués dans Kim 1995 et Kim 1994 comme faisant partie de l'état de la
technique et qu'elle en tiendrait compte. Dans ces circonstances, la personne versée dans
l'art constaterait, à la lecture des renseignements divulgués dans Kim, que les agents de
conservation phénoliques peuvent déstabiliser une formulation de GLP-1, et envisagerait
leur emploi dans des formulations d'exendine-4 avec circonspection ou l'exclurait
carrément.
[43] Il reste que, confrontée au problème de la préparation d'une formulation d'exendine-4
multi-usages, la personne versée dans l'art pourrait s'en remettre à ses connaissances
générales courantes des agents de conservation, des systèmes de tamponnage et des agents
osmotiques et parvenir ainsi à préparer les formulations revendiquées. La personne versée
dans l'art aurait su qu'une formulation multi-usages est préférable pour traiter les troubles
pour lesquels le recours à l'exendine-4 est indiqué, de sorte qu'elle aurait tenté d'emblée de
préparer une telle préparation.
[44] Dans le même ordre d'idées, l'examinateur fait valoir dans la décision finale que
[TRADUCTION] « les antériorités, qu'il s'agisse de la demande de Knudsen et al., de la
demande de Beeley et al. ou des autres références, ne comportent aucune indication à
l'effet que l'inclusion d'un agent de conservation dans une formulation pharmaceutique,
quelle qu'elle soit, est problématique ou à des effets imprévisibles ». Invoquant les
considérations relatives à « l'essai allant de soi » établies dans Sanofi, l'examinateur
affirme également dans la décision finale qu'au regard de l'état de la technique,
[TRADUCTION] « il aurait été plus ou moins évident pour la personne versée dans l'art que
l'inclusion d'un agent de conservation dans une formulation d'exendine multi-usages 'se
devait d'être fructueuse' ».
[45] Bien qu'il ne s'agisse pas d'une position déraisonnable de la part de l'examinateur, nous ne
considérons pas que l'invention revendiquée aurait constitué un essai allant de soi. Selon la
Cour suprême, [TRADUCTION] « la possibilité de découvrir l'invention ne suffit
pas » (Sanofi, paragr. 85). En l'espèce, le problème à résoudre ne concerne pas uniquement
l'inclusion d'un agent de conservation; il consiste en la préparation d'une formulation
complète contenant une combinaison adéquate d'excipients. En outre, l'information au
dossier appuie la conclusion qu'il n'était pas plus ou moins évident que l'essai serait
fructueux. Contrairement à ce qu'affirme l'examinateur, nous considérons, à la lumière de
l'article de Meyer et de la déclaration de M. Middaugh que la technique n'avait pas atteint
un niveau élevé de prévisibilité à la date de la revendication.
[46] Il appert, au regard de l'état de la technique, qu'aucun type de formulation d'exendine-4
multi-usages n'avait encore été divulgué. L'invention revendiquée n'est donc pas un sous-
ensemble d'une divulgation antérieure plus large et ne devrait pas être considérée comme
évidente prima facie. Elle constitue plutôt une avancée technique non évidente. En
conséquence, nous concluons que l'invention revendiquée est conforme à l'article 28.3 de
la Loi.
Question 2 : Défaut de divulguer les avantages de l'invention
[47] L'autre motif pour lequel la demande n'a pas été acceptée repose sur l'argument voulant
que les revendications ne soient pas conformes à la Loi, parce qu'elles ne sont pas
appuyées par la divulgation d'avantages inattendus. Cette situation a été signalée comme
une irrégularité aux termes du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets, dont les passages
pertinents sont ainsi libellés :
Le mémoire descriptif doit :
a) décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation,
telles que les a conçues son inventeur;
b) exposer clairement les diverses phases d'un procédé, ou le mode de construction, de
confection, de composition ou d'utilisation d'une machine, d'un objet manufacturé ou d'un
composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à
toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention, ou dans l'art ou la
science qui s'en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser
l'invention; . . .
[48] En règle générale, le terme employé dans la jurisprudence pour désigner une irrégularité
aux termes du paragraphe 27(3) de la Loi est « divulgation insuffisante ». En l'espèce
cependant, l'examinateur, dans le résumé des motifs, présente cette irrégularité comme
étant rattachée à la question de l'évidence, expliquant que la demande est irrégulière parce
qu'elle ne divulgue pas les avantages qui rendraient l'invention non évidente :
[TRADUCTION]
Étant donné que la présente divulgation ne démontre pas que l'inclusion d'un agent
de conservation dans des formulations liquides multidoses d'exendine-4 (ou d'un
analogue de peptide agoniste de l'exendine) présente un avantage (ou permet d'éviter
un inconvénient) par rapport aux formulations d'analogues de peptides agonistes de
l'exendine antérieures, ou que, subsidiairement, elle ne fournit pas de formulations
de nouveaux analogues de peptides agonistes de l'exendine, elle ne procure à la
personne versée dans l'art aucun renseignement nouveau par rapport à ceux faisant
déjà partie de l'état de la technique, et selon lesquels toutes les formulations
combinant un agent de conservation, un agent tampon, un modificateur de l'iso-
osmolalité et l'exendine-4 fonctionnent toutes aussi bien les unes que les autres. Un
avantage inattendu (ou un inconvénient évité), . . . peut servir de fondement à une
invention qui autrement serait considérée comme évidente, mais cet avantage (ou cet
inconvénient évité) doit être clairement énoncé dans la description. Ce n'est pas le
cas en l'espèce. Par conséquent, le mémoire descriptif ne permet pas de conclure à la
non-évidence. [souligné dans l'original]
[49] Pour résumer brièvement, le demandeur soutient que la question de la conformité avec le
paragraphe 27(3) ne se pose pas; qu'un demandeur n'est pas tenu de [TRADUCTION]
« démontrer l'activité inventive au moment du dépôt »; que l'invention est une formulation
d'exendine-4 spécifique qui convient pour une administration multi-usages; et que les faits
de la présente espèce indiquent clairement que la demande satisfait au critère juridique du
caractère suffisant aux termes du paragraphe 27(3).
Analyse
[50] Selon l'examinateur, la question de l'évidence en l'espèce fait intervenir celle du caractère
suffisant ou insuffisant de la divulgation, car les avantages ne sont pas clairement énoncés
dans la description. De façon générale, le paragraphe 27(3) de la Loi n'exige pas que les
avantages soient divulgués. Cela dit, il peut arriver, par exemple dans le cas d'un brevet de
sélection, qu'un avantage inattendu reconnu constitue le fondement de l'invention et doive,
par conséquent, être divulgué (voir Sanofi, para. 114; Eli Lilly Canada Inc c. Novopharm
Ltd, 2010 C.A.F. 197, para. 78).
[51] La question du caractère suffisant de la divulgation a récemment été examinée par la Cour
suprême dans Teva Canada Ltd c. Pfizer Canada Inc, 2012 C.S.C. 60 [Teva]. Dans Teva
Canada Limited c. Novartis AG, 2013 C.F. 141, au para. 344, la Cour fédérale a suivi les
indications fournies par la Cour Suprême et s'est demandée si la divulgation permettait de
répondre de façon satisfaisante aux trois questions suivantes :
(a) En quoi consiste votre invention?
(b) Comment fonctionne-t-elle?
(c) En partant seulement du mémoire descriptif, la personne versée dans l'art peut-elle
réaliser l'invention à l'aide des seules instructions contenues dans la divulgation?
[52] En l'espèce, les réponses à ces questions mènent à la conclusion que le mémoire descriptif
est suffisant.
[53] L'invention est une composition pharmaceutique contenant un composé actif, un agent
tampon, un modificateur de l'iso-osmolalité, et un agent de conservation. Ces ingrédients
sont correctement décrits dans le mémoire descriptif et leurs proportions relatives sont
indiquées. L'invention, considérée dans son ensemble, agit de façon à permettre qu'un
agent antidiabétique soit administré par doses répétées. L'invention est également rendue
réalisable par le fait que la façon dont les ingrédients se combinent est adéquatement
exposée dans le mémoire descriptif, et nous croyons qu'elle peut être réalisée avec succès
par la personne versée dans l'art à l'aide des instructions fournies dans le mémoire
descriptif.
[54] Le mémoire descriptif est donc conforme aux exigences du paragraphe 27(3) de la Loi.
Autre question : Ambiguïté dans la revendication 7
[55] Il est indiqué dans le résumé des motifs que la revendication dépendante 7 contient
l'expression [TRADUCTION] « une exendine ou un analogue de peptide agoniste de
l'exendine », alors que dans la revendication parent, il est uniquement question de
l'exendine-4. La présence de cette expression a été signalée comme une irrégularité aux
termes du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets et de l'article 84 des Règles sur les
brevets.
[56] Dans les observations qu'il a présentées à la Commission, le demandeur a qualifié
l'inclusion de cette expression d'erreur commise par inadvertance et s'en est excusé. Il a
proposé de modifier la revendication 7 en remplaçant l'expression « une exendine ou un
analogue de peptide agoniste de l'exendine » par « exendine-4 ».
[57] Nous appuyons la proposition de demandeur.
[58] Selon le paragraphe 87(3) des Règles sur les brevets, la revendication 7, puisqu'il s'agit
d'une revendication dépendante, devrait normalement « comporte[r] toutes les restrictions
contenues dans la revendication à laquelle elle renvoie ». Or, il appert que la
revendication 7 ratisse manifestement plus large que la revendication parent. Par
conséquent, et sans égard à la conformité avec l'article 84 des Règles, la revendication est
irrégulière et le demandeur doit la modifier afin de la rendre conforme aux exigences du
paragraphe 27(4) de la Loi, à tout le moins.
Recommandation de la commission
[59] Nous recommandons que la demande ne soit pas refusée pour les motifs exposés dans la
décision finale. Nous recommandons également que le demandeur soit informé que, pour
rendre sa demande conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets, le demandeur
doit soumettre une modification en vertu de l'alinéa 31c) des Règles sur les brevets
consistant à remplacer l'expression [TRADUCTION] « une exendine ou un analogue de
peptide agoniste de l'exendine » par « exendine-4 » dans la revendication 7.
Ed MacLaurin Paul Sabharwal Stephen MacNeil
Membre Membre Membre
Décision du commissaire
[60] Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission. J'informe par la
présente le demandeur que, pour rendre sa demande conforme au paragraphe 27(4) de la
Loi sur les brevets, le demandeur doit soumettre une modification en vertu de l'alinéa 31c)
des Règles sur les brevets consistant à remplacer l'expression [TRADUCTION] « une
exendine ou un analogue de peptide agoniste de l'exendine » par « exendine-4 » dans la
revendication 7.
[61] La modification en vertu de l'alinéa 31c) des Règles sur les brevets doit être soumise dans
les trois mois de la date de la présente décision, à défaut de quoi j'ai l'intention de refuser
la demande.
Sylvain Laporte
Commissaire aux brevets
Fait à Gatineau (Québec)
ce 23e jour d'octobre 2013s