Décision du Commissaire #1328

Commissioner’s Decision #1328

SUJET : A20

TOPIC : A20

Demande n^o : 2,368,934

Application No. : 2,368,934

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

La demande de brevet numéro 2,368,934 ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, elle a fait l’objet d’une révision par la Commission d’appel des brevets et le commissaire aux brevets conformément au paragraphe 30(6) des mêmes Règles. Voici les conclusions de la Commission et la décision du commissaire aux brevets :

Agent de la demanderesse

NORTON ROSE CANADA S.E.N.C.R.L., S.R.L.

1, Place Ville Marie, bureau 2500

MONTRÉAL (Québec)  H3B 1R1

INTRODUCTION

[1]       Il s’agit en l’espèce de la révision de l’étude de la demande de brevet n^o 2,368,934 à la suite de son refus par un examinateur de brevets, qui l’a refusée pour cause de double brevet.

[2]               La demande a été refusée dans la décision finale de l’examinateur datée du 22 septembre 2009, décision à laquelle la demanderesse a présenté une réponse. L’examinateur ayant par la suite maintenu sa décision de refuser la demande, celle-ci est susceptible de révision par le commissaire aux brevets, conformément aux dispositions du paragraphe 30(6) des Règles sur les brevets. La Commission d’appel des brevets a procédé à la révision de la demande au nom du commissaire.

[3]               Dans un résumé des motifs (RDM) daté du 11 août 2010, l’examinateur a exposé les raisons justifiant le maintien du refus de la demande. La Commission a transmis le RDM à la demanderesse le 6 décembre 2010 et lui a offert la possibilité de se faire entendre, conformément au paragraphe 30(6) des Règles sur les brevets.

[4]               Dans une lettre datée du 23 mars 2011, la demanderesse a décliné l’offre de se faire entendre, demandant plutôt à la Commission de réviser sa demande sur la base du dossier déjà constitué.

[5]               Le commissaire doit maintenant décider d’accepter la demande, de la refuser ou d’exiger qu’y soient apportées des modifications pour la rendre acceptable. Pour les motifs exposés ci-dessous, la Commission recommande que la demande soit refusée.

CONTEXTE

[6]      La demande en cause, intitulée « METERED DOSE INHALER FOR FLUTICASONE PROPIONATE » (Aérosol-doseur pour le propionate de fluticasone), fait partie d’un ensemble de demandes de brevets et de brevets détenus par la SmithKline Beecham Corporation. L’inventeur en l’occurrence est Ignatius Loy Britto.

[7]      Cette demande constitue une « demande complémentaire », car elle est issue (conformément aux dispositions de l’article 36 de la Loi sur les brevets) d’une demande initiale  (demande principale) ayant mené à la délivrance du brevet 2,217,948 (ci-après désigné « brevet 948 »).

[8]      La demanderesse a tiré une autre demande complémentaire du brevet 948, soit la demande 2,367,013, à partir de laquelle la demanderesse a extrait en outre la demande 2,447,517 (ci-après désignée « brevet 517 »); des brevets ont été délivrés pour ces deux demandes.

[9]      Conformément au paragraphe 36(4) de la Loi sur les brevets, comme la demande en cause constitue une demande complémentaire, ce qui est aussi le cas des demandes associées aux brevets 013 et 517, sa date de dépôt (et celle ces demandes 013 et 517) est la même que celle de la demande originale (brevet 948), soit le 10 avril 1996.

[10]    L’invention décrite dans la présente affaire a trait à l’amélioration des dispositifs appelés aérosols-doseurs dans le but de fournir une dose constante à chaque vaporisation. Les aérosols-doseurs sont utilisés pour administrer des médicaments sous forme d’aérosol. Ils sont généralement constitués d’une bombe dotée d’un bouchon serti fermant l’ouverture de la cartouche et d’une valve de dosage du médicament placée dans le bouchon. L’aérosol est constitué d’un médicament en poudre en suspension dans un agent propulseur. Chaque activation de l’aérosol-doseur libère une dose de médicament en aérosol. La dose produite par l’aérosol-doseur doit respecter des tolérances précises pour administrer la quantité prescrite de médicament.

[11]     Selon la demanderesse, on a découvert que le médicament peut adhérer à la surface intérieure de la bombe de l’aérosol-doseur, particulièrement si l’agent propulseur contient des hydrocarbures fluorés. Par conséquent, il est possible que le patient reçoive une dose de médicament inférieure à la posologie prescrite lors de chaque inhalation.

[12]    La demanderesse a déterminé que le problème d’adhésion pouvait être résolu en déposant une couche de polymère fluorocarboné sur la paroi intérieure de la bombe, ce qui assure la libération de doses uniformes de médicament.

QUESTIONS EN LITIGE

[13]    Dans sa décision finale, l’examinateur a conclu que toutes les revendications violaient les règles interdisant le double brevet (c’est-à-dire l’interdiction de délivrer plus d’un brevet pour une même invention), en établissant un parallèle entre les revendications contenues dans la présente demande de brevet et celles des brevets 948 et 517.

[14]    Comme on peut le lire au paragraphe 37 de l’arrêt de la Cour suprême du Canada Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67, « [un] breveté qui peut “renouveler à perpétuité” une seule invention, grâce à des brevets successifs obtenus pour des ajouts évidents ou non inventifs, prolonge son monopole au-delà de ce qui a été convenu par le public ». C’est ce que l’interdiction du double brevet (ou double brevetage) vise à éviter.

[15]    La Commission a dû se pencher sur cette interdiction à plusieurs reprises au cours des dernières années. Nous considérons que le sommaire suivant des règles juridiques relatives au double brevet, tiré de la décision Demande de brevet Genentech n^o 2,407,304 (2006), 92.C.P.R. (4^e) 241 (Commission d’appel des brevets et commissaire aux brevets), CD 1307, est pertinent :

 [Whirlpool] est considéré comme étant l’arrêt de principe en matière de double brevetage. Bien que la prohibition frappant le double brevetage soit du domaine de la jurisprudence, la Cour suprême a accepté dans la décision Whirlpool qu’il existe une prohibition inhérente contre le double brevetage dans la Loi sur les brevets. En vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les brevets, un inventeur ou un demandeur n’a droit qu’à un [article indéfini] brevet pour 1'invention. Dans la même décision, la Cour a statué également qu’il existe deux volets à la prohibition contre le double brevetage.

[10] Le premier volet est appelé double brevet relatif à la « même invention » et le deuxième volet est appelé double brevet relatif à une « évidence ». Le premier volet s’applique aux situations où les revendications sont identiques ou contiguës.

[11] Le deuxième volet de la prohibition contre le double brevetage est plus étendu et s’applique aux situations où les revendications ne renferment pas « d’élément brevetable distinct ». Le deuxième volet est décrit au paragraphe 66 de Whirlpool :

[Traduction] L’interdiction comporte toutefois un deuxième volet qui est parfois appelé le double brevetage relatif à une « évidence ». Il s’agit d’un critère plus souple et moins littéral qui interdit la délivrance d’un deuxième brevet dont les revendications ne renferment pas des « éléments brevetables distincts » de ceux visés par les revendications du brevet antérieur.

[16]    L’analyse effectuée s’agissant du double brevet relatif à la même invention vise à déterminer si deux revendications sont identiques ou contiguës. D’autre part, s’agissant de double brevet relatif à une évidence, une revendication ne peut être acceptée que si elle présente des aspects novateurs lorsqu’on la compare à la revendication de référence (voir, par exemple, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 275, paragraphe 30). Selon nous, une parcelle d’inventivité, conformément aux règles en matière d’évidence.

[17]    Le raisonnement qu’a suivi l’examinateur pour conclure au double brevet repose sur l’exclusion de certains éléments de la comparaison des revendications parce qu’ils sont non essentiels, et sur l’ajout d’autres revendications au motif qu’elles figurent dans la description de la demande ou du brevet.

[18]    Dans sa réponse, la demanderesse a affirmé qu’il n’existait aucune raison permettant d’établir que certains éléments des revendications étaient « non essentiels » et que l’analyse de l’examinateur pour déterminer s’il s’agit d’un cas de double brevet ne devait reposer que sur la teneur des revendications. Selon la demanderesse, toute référence à la description accompagnant la demande dans le cadre de l’analyse relative au double brevet est donc inappropriée.

[19]    La demanderesse a aussi fait valoir qu’étant donné que l’échéance du brevet (c’est-à-dire sa date d’expiration) est déterminée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet, et que la date de dépôt des demandes relatives aux deux brevets cités est la même que celle de la présente demande de brevet, il n’y aurait pas de prolongation du monopole si un brevet était délivré. Par conséquent, selon la demanderesse, il ne pouvait pas y avoir double brevet.

[20]    Selon l’interprétation du RDM que fait la Commission, l’examinateur a maintenu le refus de la demande sur la base du deuxième volet de l’interdiction du double brevetage, c’est-à-dire le critère relatif à une « évidence ». Notre analyse du RDM nous amène en effet à conclure que l’examinateur ne prétendait pas que la demande présentait une irrégularité selon le premier volet de l’interdiction du double brevetage, soit le critère de la « même invention ».

[21]    Dans son RDM, l’examinateur a précisé que certains éléments avaient été considérés comme des « caractéristiques non essentielles connues dans l’art » [traduction], ajoutant que les revendications doivent être « examinées en fonction de l’ensemble du mémoire descriptif » et que le lecteur ne doit pas se livrer à une « analyse terminologique méticuleuse » [traduction], citant les décisions Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, et Whirlpool.

[22]    Compte tenu des arguments ci-dessus, la Commission considère que les questions à résoudre sont les suivantes :

1)  L’interdiction du double brevetage s’applique-t‑elle dans les cas où il n’existe pas de prolongation de monopole?

2) Les revendications 1 à 10 de la présente demande contreviennent‑elles à l’interdiction du double brevet relatif à une évidence? Pour résoudre cette question, on doit étudier les deux aspects suivants :

a.  Dans quelles circonstances un élément d’une revendication peut‑il être considéré comme « non essentiel »?

b.  Dans quelle mesure est‑il approprié de consulter la description d’une demande de brevet ou d’un brevet pour déterminer s’il y a double brevet?

QUESTION 1. DOUBLE BREVETAGE SANS PROLONGATION DU MONOPOLE

[23]    Comme l’a souligné la demanderesse, si la présente demande devait donner lieu à la délivrance d’un brevet, celui-ci expirerait à la même date que les deux demandes citées par l’examinateur. On doit répondre à la question suivante : comme la délivrance d’un brevet ne donnerait pas lieu à des périodes de validité successives pour la même invention, l’interdiction du double brevetage s’applique-t‑elle en l’espèce?

[24]    L’examinateur soutient que cette question a été résolue dans la décision GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc., 2003 CFPI 687, 27 C.P.R. (4^e) 114 (GSK), examinée plus loin, dans laquelle on a déterminé que l’interdiction du double brevetage s’applique même dans le cas où les deux brevets ont la même date d’expiration.

[25]    La demanderesse affirme que les règles contre le double brevet ne s’appliquent pas en l’espèce et que l’examinateur a s’est trompé en s’appuyant sur la décision GSK pour soutenir le contraire. Plus particulièrement, la demanderesse affirme que la décision GSK doit être considérée de façon restrictive et que « les conclusions dans l’affaire [GSK] ne sont plus pertinentes depuis que le [Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)] a été modifié pour supprimer la “particularité” sur laquelle les conclusions dans cette affaire étaient fondées » [traduction] (voir la page 7 de la réponse de la demanderesse à la décision finale de l’examinateur). La demanderesse n’a pas fourni de détails quant à la nature de la modification apportée au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité).

[26]    Dans Genentech au paragraphe 13, la Commission a déterminé que l’interdiction du double brevetage s’applique dans le cas d’une demande complémentaire et de la demande initiale; la Commission a cité la décision GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc., 2003 CFPI 687, 27 C.P.R. (4^e) 114, aux paragraphes 90 et 91 :

[Traduction] Je ne peux convenir avec GSK que « le péché du double brevetage » s’est envolé. GSK a négligé l’impact qu’un second brevet peut avoir en vertu du Règlement. Selon l’alinéa 7(1)(e) du Règlement, le ministre se voit interdit d’émettre l’AC demandé pour une période de 24 mois dès lors que le détenteur d’un brevet a demandé une ordonnance en vertu du paragraphe 6(1). L’effet de cette disposition est de mettre en place une injonction mandatoire qui demeure en vigueur jusqu’à soit le règlement du dossier, soit l’expiration de la période de 24 mois. L’existence de brevets additionnels permet au détenteur du brevet de soumettre des demandes additionnelles, lui accordant de multiples périodes d’injonction mandatoire. Nul besoin de chercher plus loin que le cas présent pour trouver un exemple patent de cette pratique. Bien qu’Apotex ait réussi à invalider le brevet 637 en 2001, le dépôt de cette demande par GSK a interdit à Apotex de mettre son produit sur le marché au cours des deux dernières années.

De plus, sans égard au fait que « le péché du double brevetage » existe toujours ou non, un détenteur de brevet ne devrait pas pouvoir se voir accorder des brevets additionnels pour la même invention. Un appui à cette position est présent dans la décision de Lutfy J. (tel était alors son titre) dans Bayer Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1998), 154 F.T.R. 192, 82 C.P.R. (3^e) 359, conf. (2000) 6 C.P.R. (4^e) 285 (C.A.F.). Bayer détenait deux brevets, déposés à titre de demandes complémentaires, qui couvraient la même invention. La période de protection assurée par un brevet s’étendait de sa date d’émission, et le terme du second brevet s’est prolongé pour une période additionnelle de quatre-vingts mois après l’expiration du brevet initial. Bayer a plus tard produit une déclaration de renonciation qui a ramené la date d’expiration du second brevet à celle du premier. Bayer a soutenu que le second brevet n’était pas rendu caduque au motif d’un double brevetage étant donné que la déclaration de renonciation avait éliminé les aspects nuisibles du double brevetage. L’argument fut rejeté par Lufty J., qui a maintenu qu’une ingéniosité inventive demeurait nécessaire en vue d’étayer le second brevet. J’abonde dans ce sens. Tout comme l’a noté Binnie J. dans Whirlpool, l’alinéa 63 du paragraphe 36(1) de la Loi précise qu’un inventeur n’a droit qu’à « un » brevet pour chaque invention. La conséquence logique de ceci est le fait que deux inventions seront requises pour justifier deux brevets. Ceci est confirmé par la formulation même du paragraphe 36(2).

[27]    Bien que le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) n’ait pas été examiné au procès, nous considérons que la « particularité » fait référence à l’injonction de 24 mois mentionnée dans la décision GSK. Il s’agit d’un renvoi au sursis de 24 mois prévu à l’alinéa 7(1)e) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), qui interdit au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à la « seconde personne » avant 24 mois.

[28]    Bien que cette disposition soit encore en vigueur, des modifications ont été apportées au règlement en 2006 afin d’en restreindre l’application. Plus particulièrement, le paragraphe 5(4) a été ajouté afin qu’il ne soit plus nécessaire pour la « seconde personne » (c’est-à-dire le fabricant de médicaments génériques) de tenir compte de tout brevet qui n’a pas encore été ajouté à une liste des brevets relatifs à un médicament au moment où elle présente une demande de délivrance d’avis de conformité (voir le document Résumé de l’étude d’impact de la réglementation accompagnant DORS/2006-242, Gazette du Canada, partie II, vol. 140, n^o 21 – 18 octobre 2006.

[29]    Comme un fabricant de médicaments génériques n’est pas obligé de tenir compte d’un brevet (complémentaire ou autre) n’ayant pas encore été enregistré auprès du ministre de la Santé au moment où il dépose une demande d’avis de conformité, aucun sursis supplémentaire de 24 mois ne peut s’appliquer. La Commission convient donc avec la demanderesse que la modification apportée au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) a éliminé la « particularité » évoquée dans GSK.

[30]    Cependant, comme il ressort de la citation ci-dessus, la décision GSK appuie la thèse selon laquelle, sans égard à toute « particularité » figurant dans le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), le détenteur d’un brevet ne peut obtenir un deuxième brevet pour la même invention, et qu’une ingéniosité inventive est toujours requise pour justifier la délivrance d’un deuxième brevet. À cet effet, on peut se reporter à la décision Bayer (citée ci‑dessus dans Genentech).

[31]    Par conséquent, la possibilité de double brevetage existe en l’espèce, nonobstant le fait que la demande en cause expirerait à la même date que les brevets cités par l’examinateur.

QUESTION 2. DOUBLE BREVETAGE RELATIF À UNE ÉVIDENCE : REVENDICATIONS 1 À 10

[32]    Après avoir déterminé, comme dans la décision de Genentech, que le double brevetage n’est pas exclu en raison de la coïncidence des dates d’expiration, il est nécessaire d’évaluer si un cas de double brevetage peut survenir lorsqu’on compare les revendications en cause et celle des deux brevets cités.

[33]    Les deux questions énoncées ci-dessus au paragraphe 22 constituent les pivots du différend opposant l’examinateur et la demanderesse. Elles s’énoncent ainsi : a) dans quelles circonstances un élément d’une revendication peut‑il être considéré comme « non essentiel »?; b) dans quelle mesure peut‑on tenir compte de la description d’une demande de brevet ou d’un brevet aux fins de l’analyse relative au double brevet? Ces deux questions se rapportent à la notion d’« interprétation téléologique ».

[34]    L’interprétation téléologique consiste à interpréter la signification des termes et des expressions utilisés dans les revendications ainsi qu’à « [différencier] les caractéristiques essentielles (“l’essence”) de celles qui ne sont pas essentielles » (voir Whirlpool par. 48). Les deux tâches doivent être accomplies au moyen d’une lecture éclairée de l’ensemble du mémoire descriptif (qui englobe à la fois la description et les revendications) par une personne versée dans l’art. La réponse aux deux questions énoncées au paragraphe 22 doit donc tenir compte des principes de l’interprétation téléologique.

Éléments non essentiels

[35]    Même si l’impasse dans le traitement de la demande a été provoquée par un désaccord quant au fait que certains éléments du dossier étaient ou non essentiels à son analyse, nous considérons que le caractère éventuellement essentiel des éléments particuliers en litige n’influe pas, en l’espèce, sur le résultat de l’analyse relative au double brevet, comme le démontre l’analyse ci-dessous. Nous croyons néanmoins qu’il est nécessaire de commenter cet aspect afin de ne rien laisser dans l’ombre.

[36]    Comme l’indique le RDM, l’examinateur a considéré que certains éléments des revendications en cause étaient des « caractéristiques non essentielles connues dans l’art ». Nous interprétons cet énoncé comme une affirmation que les éléments sont ceux qui présentent un aspect novateur, car aucune autre explication n’a été fournie pour expliquer en quoi certains éléments n’étaient pas essentiels.

[37]    La classification d’un élément comme non essentiel pour la seule raison qu’il s’agit d’une caractéristique connue dans l’art ne semble pas être appuyée par les principes exposés dans les arrêts Whirlpool et Free World. Il est vrai qu’à la suite du jugement Free World, plusieurs décisions de la Cour fédérale ont considéré la nouveauté comme un facteur permettant de repérer les éléments essentiels (voir, par exemple, Norac Systems International Inc. c. Prairie Systems and Equipment Ltd, 2002 CFPI 337, 19 C.P.R. (4^e) 360, par. 16; accueilli en partie sans examen de ce point, 2003 CAF 187, 25 C.P.R. (4^e) 1, et Halford c. Seed Hawk, 2004 CF 88, 31 C.P.R. (4^e) 434, par. 83).

[38]    Cependant, la Cour d’appel fédérale, lorsqu’elle a abordé directement cette question dans Halford c. Seed Hawk, 2006 CAF 275, 54 C.P.R. (4^e) 130, a rejeté l’idée que les éléments essentiels se limitent à ceux qui sont novateurs ou dénotent de l’ingéniosité, et a déclaré que cela « n’[était] pas là le critère formulé dans l’arrêt Free World » (voir Halford, par. 14).

[39]    Dans l’arrêt Free World, la Cour suprême a relevé deux facteurs pertinents caractérisant les facteurs essentiels : a) l’intention de l’inventeur telle que comprise par une personne versée dans l’art à la lecture du mémoire descriptif; b) l’existence d’un effet appréciable de l’élément sur le fonctionnement de l’invention (voir Free World, par. 31).

[40]    Par conséquent, si l’examinateur a déterminé que certains éléments n’étaient pas essentiels simplement parce qu’ils sont connus dans l’art, nous n’acceptons pas cette interprétation. Cependant, comme nous l’avons dit précédemment, leur nature essentielle en l’espèce, lorsque les facteurs appropriés sont appliqués, est dénuée d’intérêt pratique. Aux fins de l’analyse relative au double brevet qui suit, nous tiendrons pour acquis que tous les éléments sont essentiels.

[41]    Avant de passer à l’analyse relative au double brevet, nous devons déterminer s’il convient de se reporter à la description figurant dans une demande aux fins de cette analyse.

Utilisation de la description figurant dans une demande de brevet ou un brevet aux fins de l’analyse relative au double brevet

[42]    Cette question est liée à celle de l’interprétation téléologique évoquée ci-dessus. Plus précisément, elle concerne l’interprétation de la signification des termes et des expressions figurant dans les revendications.

[43]    Dans sa présentation des aspects relatifs au double brevetage, l’examinateur inclut de fréquentes références aux descriptions de la présente demande de brevet et à celles des deux brevets. La demanderesse affirme que la conformité aux règles relatives au double brevetage ne doit être examinée qu’à partir des revendications, et que toute référence aux descriptions de la présente demande ou de l’un ou l’autre brevet est inappropriée.

[44]    La Commission s’accorde avec la demanderesse pour affirmer que l’analyse relative au double brevet (qu’il s’agisse du volet portant sur la même invention ou de celui touchant l’évidence) doit être fondée sur une comparaison des revendications (voir Whirlpool, par. 63). Cependant, la comparaison des revendications ne doit pas reposer sur une interprétation littérale de celles‑ci. Comme nous l’avons souligné ci-dessus, les revendications doivent faire l’objet d’une interprétation téléologique, qui tienne compte de l’ensemble du mémoire descriptif, dont la description est un élément.

[45]    Comme les revendications doivent recevoir une interprétation unique dans toutes les circonstances (voir Whirlpool, par. 41), y compris lors de l’analyse relative au double brevet, on doit conclure que dans le contexte d’une telle analyse, il est admissible de se reporter à la description, dans la mesure où il s’agit d’interpréter les revendications conformément aux principes de l’interprétation téléologique.

[46]    Dans l’analyse relative au double brevet présentée ci-dessous, nous veillons à ce que toute référence à la description de la demande et des brevets soit conforme aux principes de l’interprétation téléologique.

Analyse relative au double brevet

[47]    Même si les principes relatifs aux doubles brevets et à l’interprétation téléologique exposés ci-dessus s’appliquent de la même manière aux deux volets de l’interdiction du double brevetage, notre analyse se concentre sur le volet lié à l’évidence.

[48]    Dans sa décision finale, l’examinateur compare l’ensemble des revendications de la présente demande (1 à 10) à certaines revendications des brevets 948 et 517, comme nous le verrons ci-dessous. Les revendications contenues dans les trois documents sont présentées à l’annexe A.

[49]           Dans sa réponse à l’allégation de double brevet faite dans la décision finale, la demanderesse souligne les quatre caractéristiques suivantes de la revendication 1 :

a) le polymère fluorocarboné est choisi parmi le groupe constitué par le PTFE, le PFA, le FEP et les mélanges de ces polymères;

b) le polymère non fluorocarboné est choisi parmi le groupe constitué par le polyamideimide et la polyéthersulfone;

c) l’aérosol-doseur comporte une cartouche en aluminium ou en alliage d’aluminium;

d) toutes les surfaces métalliques internes de la cartouche sont revêtues avec le mélange

    polymérique.

[50]           Comme les revendications 2 à 10 de la présente demande dépendent en fin de compte de la revendication 1, ces caractéristiques sont pertinentes pour chacune des revendications et on y fera référence dans l’analyse qui suit.

[51]    Après avoir analysé les mémoires descriptifs des deux brevets et celles de la présente demande, en portant une attention particulière à la nature des éléments décrits dans les différentes revendications, nous sommes d’avis que les arguments les plus déterminants à l’encontre des revendications 1 à 7 peuvent être extraits du brevet 948, tandis que les arguments les plus solides à l’encontre des revendications 8 à 10 peuvent être élaborés à partir du brevet 517. Nous avons donc effectué notre analyse en tenant compte de ces facteurs. Le tableau 1 indique les revendications antérieures auxquelles chacune des revendications de la présente demande a été comparée dans notre analyse.

Tableau 1: Comparaison des revendications aux fins

de l’analyse relative au double brevet

Présente revendication 1 par rapport à la revendication 20 du brevet 948 (telle qu’elle dépend des revendications 18, 17, 16, 15 et 1)

[52]           L’examinateur a estimé que la revendication 1 ne constituait pas un élément brevetable distinct de la revendication 20 du brevet 948, dépendante des revendications 18, 17, 16, 15 et 1. Lorsqu’une revendication fait référence à une revendication antérieure, on dit qu’il s’agit d’une « revendication dépendante », et on considère qu’elle inclut les éléments de la revendication ou des revendications à laquelle ou auxquelles elle fait référence. En l’espèce, on considère que la revendication 20 du brevet 948 englobe tous les éléments des revendications 1, 15, 16, 17 et 18.

[53]           La demanderesse soutient que la revendication 1 de la présente demande se distingue de la revendication 20 du brevet 948 par le fait que cette dernière ne se limite pas à la caractéristique d) (c’est-à-dire que toutes les surfaces, et non seulement une partie, des surfaces internes métalliques sont revêtues; voir le par. 47) et que, contrairement à la revendication 1 de la présente demande, la revendication 15 du brevet 948 (dont dépend la revendication 20) décrit « un bouchon serti fermant l’ouverture de la cartouche, et une valve de dosage du médicament placée dans le bouchon » [traduction].

[54]           En ce qui concerne la caractéristique d), la demanderesse fait valoir qu’il s’agit d’un élément essentiel de la revendication 1 de la présente demande, tandis qu’il est facultatif dans la revendication 20 du brevet 948. L’examinateur a fait valoir que la limitation des revendications en cause ne les distingue pas de la revendication 15 du brevet 948 puisque cette dernière exige que la cartouche soit faite en métal et que ses surfaces internes soient entièrement ou partiellement revêtues.

[55]           Pour ce qui est du double brevet relatif à une évidence, nous n’estimons pas que cette caractéristique constitue un élément brevetable permettant de distinguer ces revendications. Si l’on donne le choix de recouvrir une partie seulement des surfaces ou toutes les surfaces, le fait de choisir de recouvrir toutes les surfaces ne constitue pas à notre sens un apport inventif.

[56]           En ce qui concerne le « bouchon serti fermant l’ouverture de la cartouche », et la « valve de dosage du médicament placée dans le bouchon » décrits dans la revendication 20 du brevet 948, comme l’élément dépend de la revendication 15, l’examinateur a jugé qu’il n’était pas essentiel, puisqu’il était vraisemblablement bien connu dans le domaine. Par conséquent, l’examinateur a estimé que cet élément ne constituait pas un élément brevetable permettant de distinguer les revendications.

[57]           La demanderesse a répondu que la caractéristique est essentielle puisqu’il s’agit d’un élément nécessaire de la revendication, et affirme que la caractéristique distingue la revendication 1 de la présente demande puisque cette dernière n’exige pas de bouchon et de valve.

[58]           Sur la base de ce qui précède, nous concluons que cet élément ne constitue pas un élément brevetable permettant de distinguer les revendications, même si l’on suppose que le bouchon serti et la valve sont des éléments essentiels des revendications du brevet 948 citées précédemment.

[59]           Dans la description de la présente demande, la demanderesse donne une définition du terme « aérosol-doseur » [traduction], soit la suivante : « unité comprenant une cartouche, un bouchon serti fermant l’ouverture de la cartouche et une valve de dosage du médicament placée dans le bouchon » [traduction]. 

[60]           Lorsque, dans un cas comme celui-ci, la description comporte la définition d’un terme, cette dernière doit être utilisée dans l’interprétation des revendications (Lundbeck Canada Inc c. Ratiopharm Inc, 2009 CF 1102, par. 46).

[61]           Comme la revendication 1 concerne un aérosol-doseur, si l’on prend en compte la définition qui en est donnée dans la description, la revendication se limite nécessairement à un bouchon et à une valve disposés comme l’indique la revendication 15 du brevet 948.

[62]           Il en découle que, même si l’on suppose que le bouchon et la valve sont des éléments essentiels de la revendication 20 du brevet 948 (telle qu’elle dépend de la revendication 15), ces caractéristiques ne constituent pas des éléments brevetables permettant de distinguer la revendication 1 de la présente demande de la revendication 20 du brevet 948 puisqu’elles sont aussi incluses dans la présente revendication 1, quand on interprète celle-ci comme il se doit.

[63]          Nous concluons que la revendication 1 de la présente demande ne constitue pas un apport inventif par rapport à la revendication 20 du brevet 948 (telle qu’elle dépend des revendications 18, 17, 16, 15 et 1).

Présentes revendications 2 à 7 par rapport à la revendication 20 du brevet 948

[64]           La demanderesse soutient que les revendications 2 à 7 de la présente demande sont distinctes puisqu’elles englobent toutes les caractéristiques de la revendication 1. Aucun argument n’a été présenté en ce qui concerne les autres éléments contenus dans ces revendications; ces revendications figurent mot pour mot dans le brevet 948 (revendications 2 à 5, 13 et 14 de ce brevet, respectivement). Par conséquent, elles ne constituent pas la preuve d’un apport inventif par rapport aux revendications du brevet 948.

Présente revendication 8 par rapport à la revendication 19 (telle qu’elle dépend des revendications 18, 17, 16 et 1) du brevet 517

[65]          La revendication 8 de la présente demande indique que l’aérosol-doseur comporte « une base essentiellement ellipsoïdale » [traduction]. Autrement dit, la base de l’aérosol-doseur peut avoir cette forme.

[66]           L’examinateur et la demanderesse ne s’entendent pas sur la question de savoir si la base essentiellement ellipsoïdale constitue ou non un élément essentiel, et nous ne tirons aucune conclusion à partir de l’interprétation de cet élément. Même à supposer que l’élément soit essentiel, la revendication 8 est invalide pour cause de double brevet.

[67]           Cela dit, s’il fallait trancher sur la question du caractère essentiel de la forme, la base essentiellement ellipsoïdale semble avoir un effet appréciable sur le fonctionnement de l’invention, puisqu’on affirme qu’elle facilite le processus de revêtement et renforce la cartouche, surtout lorsque celle-ci est exposée aux températures élevées utilisées pour le revêtement; voir la présente description, p. 7).

[68]           Comme cet élément ne figure dans aucune des revendications du brevet 948, mais figure explicitement dans les revendications du brevet 517, nous nous fonderons sur le brevet 517 comme point de comparaison avec la revendication 8 de la présente demande afin de déterminer si cette revendication constitue un élément brevetable distinct.

[69]          L’examinateur estime que la revendication 19 (telle qu’elle dépend des revendications 18, 17, 16 et 1) du brevet 517 et la revendication 8 de la présente demande ne constituent pas des éléments brevetables distincts.

[70]          Outre la base essentiellement ellipsoïdale, la revendication 1 du brevet 517, dont dépend la revendication 19, précise que les surfaces internes sont entièrement ou partiellement revêtues, et que la cartouche est faite « d’aluminium renforcé » [traduction]. La revendication en question ne se limite cependant pas aux deux polymères non fluorocarbonés indiqués dans la revendication 1 de la présente demande.

[71]           La demanderesse répond ce qui suit au sujet de la revendication 19 :

·      elle n’englobe pas, encore une fois en référence à la liste de caractéristiques donnée précédemment au par. 47, la caractéristique d), qui exige que toutes les surfaces métalliques internes soient revêtues;

·      elle n’englobe pas la caractéristique b), mais désigne plutôt un groupe plus vaste de polymères fluorocarbonés;

·      elle est plus précise puisqu’elle indique de l’aluminium renforcé, en énonçant que « le fait que l’aluminium désigne aussi l’aluminium renforcé n’est pas pertinent » [traduction], les revendications devant être considérées dans leur totalité, avec toutes les caractéristiques indiquées.

[72]   En ce qui concerne l’argument de la demanderesse au sujet de la caractéristique d), la revendication 19 du brevet 517, telle qu’elle dépend de la revendication 16, indique que les surfaces métalliques internes de la cartouche doivent être entièrement ou partiellement revêtues. Nos conclusions en ce qui concerne la caractéristique d) de la revendication 1 de la présente demande, s’appliquent aussi à la revendication 8 (voir les par. 51 à 53).

[73]   Au second point de son argumentation, la demanderesse fait valoir que les deux polymères non fluorocarbonés indiqués dans la revendication 1 de la présente demande, c’est-à-dire le polyamideimide et la polyéthersulfone, sont choisis parmi un groupe plus vaste de polymères non fluorocarbonés. 

[74]   La définition d’un sous-ensemble de composés issu d’un groupe plus vaste, préalablement connu, constitue une sélection. Pour qu’un brevet de sélection puisse être accordé, il faut notamment que « l’utilisation des éléments sélectionnés permet[te] d’obtenir un avantage important ou d’éviter un inconvénient important » (voir Apotex Inc c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC 61, par. 10). Lorsque l’on examine une revendication de sélection dans un contexte de double brevet, on peut prendre en compte la description (voir Sanofi, par. 114).

[75]    S’il est établi que le polyamideimide et la polyéthersulfone procurent un avantage important par rapport au groupe plus vaste de polymères fluorocarbonés défini dans la revendication 19 du brevet 517, la revendication 8 de la présente demande pourrait être considérée comme un élément brevetable distinct.

[76]    La description de la présente demande montre que, même si le polyamideimide est employé dans certains exemples, rien n’indique que l’utilisation de cette substance permet d’obtenir un avantage important ou d’éviter un inconvénient important; on ne trouve qu’un énoncé général indiquant que les aérosols-doseurs qui possèdent un revêtement, avec ou sans polymères fluorocarbonés, présentent un avantage par rapport aux cartouches non revêtues (voir p. 17). Cet avantage n’est pas propre à la sélection des deux polymères indiqués.

[77]   En l’absence d’éléments probants indiquant qu’un avantage important est obtenu ou qu’un inconvénient important est évité, le fait que la revendication 1 de la présente demande se limite au polyamideimide et à la polyéthersulfone ne constitue pas une sélection brevetable distincte par rapport au groupe plus vaste de polymères fluorocarbonés défini par la revendication 19 du brevet 517.

[78]   Le dernier point de l’argumentation de la demanderesse est que la présente revendication 8 (telle qu’elle dépend de la revendication 1) indique que la cartouche renferme de l’aluminium ou un alliage d’aluminium, tandis que la revendication 19 du brevet 517 (telle qu’elle dépend de la revendication 1) indique de l’aluminium renforcé.

[79]    À notre avis, revendiquer l’utilisation d’aluminium en général plutôt que l’utilisation d’aluminium renforcé ne constitue pas un apport inventif, même si l’on prend en compte tous les autres éléments contenus dans la revendication, qui ont été abordés précédemment. Comme l’aluminium et l’alliage d’aluminium sont présentés comme un choix, l’utilisation d’un alliage d’aluminium ne constitue pas un apport inventif par rapport à l’utilisation d’aluminium renforcé.

Présentes revendications 9 et 10

[80]    Comme dans le cas des revendications 2 à 7, la demanderesse a soutenu que les revendications 9 et 10 étaient distinctes en raison de leur dépendance aux revendications antérieures. Elle n’a pas présenté d’argument pour étayer les éléments supplémentaires exposés dans les revendications 9 et 10. Nous notons que la revendication 9 correspond largement à la revendication 25 du brevet 517 et que la revendication 10 correspond largement à la revendication 26 du brevet 517. Nous concluons que les revendications 9 et 10 ne renferment pas d’élément brevetable distinct des éléments associés à ces revendications.

CONCLUSION

[81]    Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, la Commission conclut que les revendications de la présente demande de brevet ne renferment pas d’éléments brevetables distincts de ceux contenus dans les revendications associées aux brevets cités par l’examinateur, comme on l’explique ci-dessus.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[82]    La Commission conclut qu’aucune des revendications contenues dans la demande de brevet n^o 2,368,934 ne définit un élément brevetable distinct de ceux qui sont exposés dans les revendications associées aux brevets n^o 2,217,948 et n^o 2,447,517. La Commission recommande donc que la demande de brevet soit refusée.

Mark Couture                 Paul Fitzner                   Stephen MacNeil

Membre                               Membre                       Membre

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[83]  Je souscris aux conclusions formulées par la Commission d’appel des brevets et à sa recommandation que je confirme le refus de la demande de brevet pour cause de double brevet relatif à une évidence, vu les brevets n^o 2,217,948 et n^o 2,447,517.

[84]  Par conséquent, je refuse d’accorder un brevet dans le cadre de la présente demande. Selon l’article 41 de la Loi sur les brevets, la demanderesse dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision auprès de la Cour fédérale.

Sylvain Laporte

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),

ce 12^e jour de juillet 2012

Annexe A, DC 1328

Revendications examinées dans le cadre de l’analyse relative au double brevet

A) Présente demande

1.   Aérosol-doseur caractérisé par le fait que toutes ses surfaces internes sont revêtues avec un mélange polymérique renfermant un ou plusieurs polymère(s) fluorocarboné(s) combinés avec un ou plusieurs polymère(s) non fluorocarboné(s), servant à administrer une préparation de médicament destinée à être inhalée contenant du propionate de fluticasone ou un soluté physiologiquement acceptable de cette substance, de manière facultative en combinaison avec un ou plusieurs autre(s) agent(s) pharmacologiquement actif(s); un propulseur fluorocarboné, sachant que a) le polymère fluorocarboné est choisi parmi le groupe constitué par le PTFE, le PFA, le FEP et les mélanges de ces polymères; b) le polymère non fluorocarboné est choisi parmi le groupe constitué par le polyamideimide et la polyéthersulfone; c) l’aérosol-doseur comporte une cartouche en aluminium ou en alliage d’aluminium; d) toutes les surfaces métalliques internes de la cartouche sont revêtues avec le mélange polymérique.

[revendications 2 à 7 omises]

8.   L’aérosol-doseur visé par les revendications 1 à 7 comporte une base essentiellement ellipsoïdale.

[revendications 9 et 10 omises]

B) Brevet 2,217,948

1.  Aérosol-doseur dont les surfaces internes sont entièrement ou partiellement revêtues avec un mélange polymérique renfermant un ou plusieurs polymère(s) fluorocarboné(s) combinés avec un ou plusieurs polymère(s) non fluorocarboné(s), servant à administrer une préparation de médicament destinée à être inhalée contenant du propionate de fluticasone ou un soluté physiologiquement acceptable de cette substance ainsi qu’un propulseur fluorocarboné, de manière facultative en combinaison avec un ou plusieurs autre(s) agent(s) pharmacologiquement actif(s) et un ou plusieurs excipients.

[revendications 2 à 15 omises]

15.  L’aérosol-doseur visé par les revendications 1 à 14 comporte une cartouche, un bouchon serti fermant l’ouverture de la cartouche, et une valve de dosage du médicament placée dans le bouchon, la cartouche étant caractérisée par le fait qu’elle est en métal et que ses surfaces internes sont entièrement ou partiellement revêtues.

16.  Aérosol-doseur visé par la revendication 15, le métal étant de l’aluminium ou un alliage d’aluminium.

17.  Aérosol-doseur visé par les revendications 1 à 16, le polymère fluorocarboné étant un polymère perfluorocarboné.

18.  Aérosol-doseur visé par la revendication 17, le polymère fluorocarboné étant choisi parmi le polytétrafluoroéthylène (PTFE), le perfluoroalkoxyalcane (PFA), le fluoro(éthylène-propylène) (FEP) ou les mélanges de ces substances.

[revendication 19 omise]

20.  Aérosol-doseur visé par les revendications 1 à 19, le polymère fluorocarboné étant combiné avec un polymère non fluorocarboné choisi parmi le polyamideimide et la polyéthersulfone.

C) Brevet 2,447,517

1.  Aérosol-doseur à cartouche, dont les surfaces internes sont entièrement ou partiellement revêtues avec un mélange polymérique renfermant un ou plusieurs polymère(s) fluorocarboné(s) combinés avec un ou plusieurs polymère(s) non fluorocarboné(s), la cartouche en question étant en aluminium renforcé et comportant une base essentiellement ellipsoïdale, l’aérosol-doseur sert à administrer une préparation de médicament destinée à être inhalée contenant du propionate de fluticasone ou un soluté physiologiquement acceptable de cette substance ainsi qu’un propulseur fluorocarboné.

[revendications 2 à 15 omises]

16.  Aérosol-doseur visé par les revendications 1 à 5 dont la cartouche a des surfaces métalliques internes entièrement ou partiellement revêtues.

17.  Aérosol-doseur visé par les revendications 1 à 16, le ou les polymère(s) fluorocarboné(s) étant un ou des polymère(s) perfluorocarboné(s).

18.  Aérosol-doseur visé par la revendication 17, le ou les polymère(s) fluorocarboné(s) étant choisi(s) parmi le PTFE, PFA, le FEP et les mélanges de ces substances.

19.  Aérosol-doseur visé par les revendications 1 à 18, le ou les polymère(s) non fluorocarboné(s) étant choisi(s) parmi le polyamide, le polyimide, le polyamideimide, la polyéthersulfone, le sulfure de polyphénylène et les résines thermodurcissables à base d’amine-formaldéhyde.

[revendications 20 à 26 omises]