BUREAU DES BREVETS DU CANADA
DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS
La demande de brevet no 547,163 ayant été rejetée en vertu du paragraphe 47(2) des Règles sur
les brevets, le demandeur a demandé la révision de la décision finale de l'examinateur. La
Commission d'appel des brevets et le Commissaire aux brevets ont donc examiné le rejet. Voici
les conclusions de la Commission et la décision du Commissaire.
Agent du demandeur
Gowling, Strathy & Henderson
160, rue Elgin, pièce 2600
Ottawa (Ontario)
K1P 1C3
SOMMAIRE DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE
D.C. 1201 Demande no 547,163
Revendications en soi relatives à des antibiotiques produits selon un procédé microbiologique
L'examinateur a rejeté des revendications en soi relatives à de nouveaux antibiotiques
produits selon un procédé microbiologique, au motif que le paragraphe 39(1) de la Loi sur les
brevets en vigueur pendant la période en cause ne permettait pas le dépôt de telles
revendications, seules les revendications fondées sur le procédé étant admises. Sur la
recommandation de la Commission, le Commissaire a retiré le rejet des revendications en soi.
La présente décision porte sur la demande présentée au Commissaire aux brevets de réviser la
décision finale de l'examinateur relativement à la demande de brevet no 547,163 (classe 195-89),
qui avait été déposée le 17 septembre 1987 pour une invention intitulée «ANTIBIOTIQUES
GLYCOPEPTIDIQUES A82846 DE NOCARDIA ORIENTALIS». Les inventeurs sont
Robert L Hamill, James A. Mabe, David F. Mahoney, Walter M. Nakatsukasa et
Raymond C. Yao, et la demande a été cédée à Eli Lilly and Company. L'examinateur
compétent a rendu la décision finale le 2 décembre 1991, rejetant les revendications 5 à 12 et
16 à 18, et déclarant admissibles les revendications 1 à 4 et 13 à 15. Le 2 juin 1993, le
demandeur a répondu en demandant une révision par le Commissaire ainsi qu'une audience
devant la Commission d'appel des brevets. Le 10 août 1994, une audience a donc eu lieu, à
laquelle M. David Watson et le D' John Rudolph, de Gowling, Strathy et Henderson,
représentaient le demandeur, et les Drs Isaac Ho et Michael Gillen, la Direction de l'examen des
brevets; la Commission était composée de M. Peter Davies, président, et du Dr Michael
Howarth, membre
La demande vise de nouveaux antibiotiques glycopeptidiques du groupe de la vancomycine. Elle
traite en particulier de l'antibiotique A82846, de ses constituants individuels A82846A, A82846B
et A82846C ainsi que de leur obtention par culture de nouvelles souches du micro-organisme
Nocardia orientalis désignées par les appellations NRRL 18098, NRRL 18099 et NRRL 18100,
dans un milieu de culture qui contient des sources de carbone, d'azote et de sels inorganiques
assimilables. L'antibiotique A82846 est structurellement apparenté à la vancomycine, mais est
réputé, selon la divulgation, être plus actif in vivo et in vitro contre les bactéries Gram positif
que la vancomycine, et sa pharmacocinétique est supérieure, la demi-vie d'élimination étant très
prolongée par rapport à celle de la vancomycine
Dans la demande, les revendications 1 à 3 visent des procédés d'obtention des antibiotiques
divulgués, la revendication 4 vise une culture biologiquement purifiée des souches divulguées
de Nocardia orientalis, les revendications 5 à 7 et 13 à 15 visent les antibiotiques revendiqués
en fonction du procédé, la revendication 8 vise l'antibiotique glycopeptidique qui peut être
obtenu par la fermentation de Nocardia orientalis, les revendications 9 à 12 visent les
antibiotiques divulgués en soi, les revendications 16 et 17 visent des compositions contenant les
nouveaux antibiotiques et la revendication 18 vise l'utilisation des nouveaux antibiotiques à titre
d'agents antimicrobiens. Les revendications 5, 8 et 9, caractéristiques des revendications
rejetées, sont libellées comme suit
[TRADUCTION]
5. L'antibiotique A82846, A82846A, A82846B ou A82846C, ou un sel
pharmaceutiquement acceptable qui en dérive, s'ils sont préparés à partir d'un
procédé conforme à la revendication 1 ou à partir d'un équivalent manifeste de
celui-ci.
8. L'antibiotique glycopeptidique qui peut être obtenu par fermentation aérobie
de Nocardia orientalis NRRL 18098, NRRL 18099 ou NRRL 18100 par submersion
dans un milieu de culture contenant des sources de carbones d'azote et de sels
inorganiques assimilables.
9, L'antibiotique A82846, ayant la forme structurelle suivante
<IMG>
où X correspond à H ou C1 et Y à C1 ou H.
Dans la décision finale, l'examinateur a formulé deux oppositions aux revendications : il a
rejeté, en premier lieu, les revendications 5 à 7, fondées sur le procédé, en raison de
l'utilisation de l'expression [TRADUCTION] «ou à partir d'un équivalent manifeste de
celui-ci» et, en deuxième lieu, les revendications 8 à 12 et 16 à 18 parce qu'elles n'étaient
pas sous la forme exigée par le paragraphe 39.(1) de la Loi sur les brevets.
Lorsqu'il a rejeté les revendications 5 à 7, l'examinateur a précisé ce qui suit
[TRADUCTION]
Les revendications 5 à 7 sont rejetées parce qu'elles sont indéterminées et ne s'appuient sur aucun
élément de la divulgation. L'expression [TRADUCTION] «équivalent manifeste de celui-ci» rend la
portée de la revendication indéterminée et doit donc être évitée. En outre, le demandeur n'appuie
sur aucun élément les modes du procédé d'obtention des antibiotiques visés par la présente demande,
si ce n'est sur ceux définis à la revendication 1.
Tant dans sa réponse à la décision finale qu'à l'audience, le demandeur a soutenu que la loi
l'autorise à inclure dans les revendications l'expression rejetée et il s'est reporté à l'acceptation,
par le Bureau des brevets, de l'utilisation par les demandeurs de l'expression «équivalents
chimiques manifestes» dans les revendications de produits chimiques fondées sur le procédé,
expression qui reprend le libellé du paragraphe 39.(1) de la Loi [Loi sur les brevets L.R.C.
(1985), ch. P-4]. Le texte de cette disposition était le suivant, au moment où la demande a été
déposée et avant son abrogation :
Lorsqu'il s'agit d'inventions portant sur des substances préparées ou produites par des procédés
chimiques et destinées à l'alimentation ou à la médication, le mémoire descriptif ne peut comprendre
les revendications pour la substance même, sauf lorsque la substance est préparée ou produite par
les modes ou procédés de fabrication décrits en détail et revendiqués, où par leurs équivalents
chimiques manifestes.
Le demandeur a adopté les mots [TRADUCTION] «équivalents manifestes» plutôt que
«équivalents chimiques manifestes», car ils étaient plus appropriés en l'espèce, puisque les
procédés en question sont de nature microbiologique plutôt que chimique. Dans sa plaidoirie,
il invoque le libellé qui lin confère la protection à laquelle la loi lui donne droit. Ainsi,
l'abrogation du paragraphe par les modifications apportées en 1987 à la Loi sur les brevets a
rendu la revendication de produits destinés à l'alimentation ou à la médication fondée sur le
procédé tout simplement mutile, mais il soutient qu'elle ne lui a pas enlevé son droit de
revendiquer des équivalents manifestes. Al'appui de son argument, il s'est reporté à deux
décisions judiciaires dans le cadre desquelles l'expression «équivalents chimiques manifestes»
était présente dans les revendications examinées.
Tout d'abord, dans la décision C.H. Boehringer Sohn v. Bell-Craig Ltd., 39 C P.R. 201,
confirmée par 41 C.P.R. 1, la Cour de l'Échiquier, pour trancher la question de savoir si la
défenderesse avait contrefait la revendication 8 du brevet en cause, a dû considérer si le procédé
de la défenderesse était un équivalent chimique manifeste du procédé revendiqué. Elle a conclu
que ce n'était pas le cas, mais elle n'a pas indiqué que l'utilisation de l'expression
[TRADUCTION] «par un équivalent chimique manifeste», dans la revendication, n'était pas une
pratique acceptable.
La deuxième affaire mentionnée par le demandeur est la décision de la Cour de l'Échiquier dans
Jules R. Gilbert Ltd. v. Sandoz Patents Ltd , 64 C.P.R. 14, 8 C.P.R. (2d) 210. Dans cette
décision, la Cour a statué que la revendication 9, dans laquelle était revendiqué un sel tolérable
à des fins thérapeutiques de 3-méthylmercapto-10-[-2'-(N-méthyl-pipéridyl-2")-éthyl-1'-]-
phénothiazine s'il était préparé selon le procédé de la revendication 5 ou un procédé
chimiquement équivalent, n'était pas valide parce que le procédé de la revendication 5 n'avait
pas été divulgué de façon régulière. La Cour suprême a infirmé cette conclusion et a jugé la
revendication 9 valide. Aucune de ces décisions n'indiquait que l'utilisation de l'expression
[TRADUCTION] «procédé chimiquement équivalent», dans la revendication 9, étant au coeur
du litige.
Il appert de ces deux décisions judiciaires que le renvoi à des équivalents chimiques manifestes
était acceptable lorsque la loi le mentionnait de façon précise, mais la Commission n'est pas
convaincue que l'on puisse en dire autant de l'expression [TRADUCTION] «équivalent
manifeste», puisque l'article qui a remplacé l'ancien paragraphe 39.(1) ne fait pas mention de
cette expression Selon la Commission, si le législateur avait voulu autoriser un breveté à
revendiquer les équivalents manifestes d'un procédé microbiologique, il aurait précisé cette
expression dans le nouveau paragraphe Comme elle en est absente, on peut en déduire qu'un
demandeur ne peut automatiquement formuler une revendication afin de viser des équivalents
manifestes. La Commission considère donc que le demandeur n'est pas en droit d'utiliser
l'expression [TRADUCTION] «équivalent manifeste dans les revendications.
La Commission estime donc que l'expression [TRADUCTION] «ou des équivalents manifestes»
doit être interprétée en toute objectivité, selon les principes généraux s'appliquant à
l'interprétation des revendications. A cet égard, elle juge que l'inclusion de l'expression
[TRADUCTION] «ou des équivalents manifestes» introduit une ambiguïté dans la revendication.
On ne peut déterminer quels sont ces équivalents et, comme l'a dit l'examinateur, ce que le
demandeur n'a pas contredit, la divulgation ne fournit aucun renseignement sur ce que pourraient
être ces procédés manifestement équivalents. La Commission conclut donc que l'expression rend
les revendications indéterminées et elle recommande de confirmer le rejet des revendications 5
à 7
Examinons maintenant le rejet des revendications 8 à 12 et 16 à 18, fondé sur le fait qu'elles ne
seraient pas conformes aux exigences du paragraphe 39.(1) de la Loi. Dans sa décision finale,
l'examinateur a précisé ce qui suit :
[TRADUCTION]
Contrairement aux arguments du demandeur, les demandes régies par le
paragraphe 39(1) de la Loi sur les brevets et déposées avant le 1er octobre
1989, soit la date de proclamation de la Loi modifiant la Loi sur les brevets,
ne peuvent donner lieu à un brevet si elles contiennent des revendications en
soi de produits, même après que cette disposition a cessé d'avoir effet le
19 novembre 1991.
L'article 27 [sic] de la Loi modifiant la Loi sur les brevets, qui est une
disposition transitoire, porte que les demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la Loi sur les brevets modifiée «sont régies» par la Loi sur les
brevets dans sa version antérieure au 1er octobre 1989.
Comme le paragraphe 39(1), interdisant l'inclusion, dans le mémoire
descriptif, de revendications de substances que l'on trouve dans la nature
destinées à l'alimentation ou à la médication et préparées, totalement ou pour
une part notable, selon des procédés microbiologiques, est entré en vigueur
après avoir reçu la sanction royale le 19 novembre 1987, ce paragraphe dans
sa version actuelle était en vigueur lorsque la Loi sur les brevets modifiée a
été proclamée le 1er octobre 1989.
Par conséquent, toutes les demandes déposées avant le 1er octobre 1989 sont
régies conformément à l'interdiction prévue par le paragraphe 39(1), malgré
l'expiration de cette disposition le 19 novembre 1991.
Puisque le paragraphe 39.(1) porte sur des inventions qui ont trait à des substances que l'on
trouve dans la nature, produites selon des procédés microbiologiques, le reste de la décision
finale visait la question de savoir si les substances divulguées dans la demande sont en fait des
substances que l'on trouve dans la nature au sens de la disposition. Le demandeur soutient que
les antibiotiques divulgués ne se trouvent pas dans la nature et ne sont donc pas visés par le
paragraphe Dans sa réponse à la décision finale, il a présenté les revendications 19 à 26, qui
portent sur des sels pharmaceutiquement acceptables des antibiotiques divulgués, et a demandé
au Commissaire de les prendre en considération. Il soutient que ces revendications portent de
toute évidence sur des substances dont on ne peut dire qu'elles se trouvent dans la nature,
puisqu'on les obtient en faisant réagir les antibiotiques avec un réactif qui forme un sel.
A l'audience, lorsque M Watson a présenté ses arguments rasant l'admissibilité des
revendications 8 à 12 et 16 à 18, il a traité de la question de savoir si les antibiotiques divulgués
se trouvent dans la nature, ainsi que de l'interprétation du paragraphe 39.(1), alors que le
Dr Rudolph a traité de l'effet de l'Accord de libre échange nord-américain (ALÉNA) sur
l'interprétation de la disposition. Après avoir examiné les documents déposés en l'espèce ainsi
que les exposés faits à l'audience, la Commission a conclu que l'examinateur s'était fondé sur
une interprétation erronée des dispositions de la loi, en particulier de la disposition transitoire
La Lot modifiant la Loi sur les brevets et prévoyant certaines dispositions connexes [chapitre 33
(3e suppl.) L.R 1989] sera désignée ci-après sous le nom de projet de loi C-22 Le projet de
loi C-22, sanctionné le 19 novembre 1987, a apporté un certain nombre de modifications à la
Loi sur les brevets, dont l'une concernait ce que était le paragraphe 39 (1). A l'origine, ce
paragraphe obligeait un demandeur de brevet portant sur une substance produite selon un
procédé chimique et destinée à l'alimentation ou à la médication à revendiquer la substance en
fonction du procédé. Cependant le nouveau paragraphe prévu par le projet de loi C-22 obligeait
un demandeur de brevet portant uniquement sur une substance que l'on trouve dans la nature,
préparée selon un procédé microbiologique et destinée à l'alimentation ou à la médication, à
revendiquer la substance en fonction du procédé De toute évidence, la modification visait à
accorder une plus grande protection par brevet aux inventeurs de substances destinées à
l'alimentation ou à la médication et préparées selon des procédés non microbiologiques, en les
autorisant à revendiquer les substances sans les limiter au procédé, c'est-à-dire les substances
elles-mêmes.
Voici le texte de l'article 14 du projet de loi C-22, qui contient le texte intégral du nouveau
paragraphe :
14. Le paragraphe 39(1) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :
«39.(1) Lorsqu'il s'agit d'inventions portant sur des substances que
l'on trouve dans la nature, préparées ou produites, totalement ou pour une
part notable, selon des procédés microbiologiques et destinées à l'alimentation
ou à la médication, aucune revendication pour l'aliment ou le médicament ne
peut être faite dans le mémoire descriptif, sauf pour celui ainsi préparé ou
produit selon les modes du procédé de fabrication décrits en détail et
revendiqués.
(1.1) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet quatre ans après son entrée
en vigueur.»
La Commission comment avec l'examinateur que le paragraphe 39.(1) est entré en vigueur le
19 novembre 1987, lorsque le projet de loi C-22 a été sanctionné, et a cessé d'avoir effet
conformément aux dispositions du paragraphe 39.(1.1) le 19 novembre 1991. Cependant, elle
ne souscrit pas à l'interprétation que fait l'examinateur de la disposition transitoire 28 du projet
de loi C-22. Voici le texte de l'article 28 :
28. Les demandes de brevet déposées avant l'entrée en vigueur des
dispositions de la présente loi visées au paragraphe 33(1) sont régies par la
Loi sur les brevets dans sa version antérieure à leur entrée en vigueur.
Dans sa décision finale, l'examinateur a soutenu que la Loi de façon générale a été proclamée
le 1er octobre 1989 et que la disposition transitoire 28 modifie en quelque sorte l'application du
paragraphe 39 (1) de la Loi sur les brevets aux demandes en instance. Il prétend qu'en vertu
de l'article 28 il faut traiter les demandes déposées avant l'entrée en vigueur, soit le 1er octobre
1989, conformément à la Loi dans sa version antérieure à cette date. Comme il est accepté que
le nouveau paragraphe 39.(1) était en vigueur le 1er octobre 1989, il allègue que toutes les
demandes en instance à cette date doivent être régies par ce paragraphe, malgré les dispositions
du paragraphe 39 (1.1). Autrement dit, les demandes déposées avant le le` octobre 1989
relatives à des substances que l'on trouve dans la nature, préparées selon des procédés
microbiologiques, ne devraient pas être admises si elles ne sont pas revendiquées en fonction du
procédé Il soutient que la date d'expiration du paragraphe, soit le 19 novembre 1991, ne
s'applique pas aux demandes déposées avant le 1er octobre 1989.
Selon la Commission, cette interprétation de la Loi sur les brevets modifiée se fonde sur une
interprétation apparemment erronée de la disposition transitoire 28, qui indique comment les
demandes de brevet doivent être considérées pendant la période de transition de l'ancienne à la
nouvelle loi. Toutefois, il ressort d'une lecture de cet article que ce dernier ne concerne que
certaines parties du projet de loi C-22, à savoir les dispositions mentionnées dans le
paragraphe 33(1) qui figure dans le projet de loi C-22 sous le titre «Entrée en vigueur» Voici
le texte de la disposition transitoire 33
33.(1) La définition de «date de priorité», à l'article 2 de la Loi sur les
brevets, édictée par le paragraphe 1(2) de la présente loi, les articles 2, 5, 7
à 13 et 16 à 25 et le paragraphe 27(1) de la présente loi entrent en vigueur,
ensemble ou respectivement, à la date ou aux dates fixées par proclamation.
(2) Les articles 39.1 à 39.25 de la Loi sur les brevets, édictés par
l'article 15 de la présente loi, ou tel de ces articles, et les paragraphes 27(2)
et (3), ainsi que l'article 31 de celle-ci, entrent en vigueur à la date ou aux
dates fixées par proclamation.
Ces dispositions portant entrée en vigueur ont eu comme effet de diviser la Loi en trois parties
principales, chacune entrant en vigueur à une date différente. La première partie a trait aux
articles du projet de loi C-22 qui ne sont pas mentionnés dans les paragraphes 33(1) et (2) et qui
sont donc entrés en vigueur à la sanction royale, le 19 novembre 1987 Comme cette première
partie renfermait l'article 14 du projet de loi C-22 relatif aux modifications à l'étude, les
nouveaux paragraphes 33.(1) et (1.1) sont entrés en vigueur, de toute évidence, le
19 novembre 1987. La deuxième partie est décrite au paragraphe 33(2) des dispositions portant
entrée en vigueur et ont trait aux dispositions relatives à l'obligation d'avoir une licence prévues
aux articles 39.1 à 39 25, faisant partie de l'article 15 du projet de loi C-22. Ces dispositions
sont entrées en vigueur par proclamation royale le 7 décembre 1987 La troisième partie du
projet de loi C-22, décrite au paragraphe 33(1) des dispositions portant entrée en vigueur, est
entrée en vigueur par proclamation royale le 1er octobre 1989. De l'avis de la Commission, ces
trois parties du projet de loi C-22 ont été conçues expressément pour s'appliquer
indépendamment les unes des autres afin de prévoir toute la souplesse qu'exigeait la mise en
oeuvre des différentes dispositions du projet de loi C-22
Ainsi, la disposition transitoire 28, en ne mentionnant que le paragraphe 33(1), excluait de façon
précise l'article 14. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire, contrairement à ce qu'exige
l'article 28, d'appliquer les dispositions du paragraphe 39.(1) aux demandes en instance déposées
avant le 1er octobre 1989, ainsi que le prétend l'examinateur. D'après la Commission,
l'interprétation la plus raisonnable des dispositions transitoires du projet de loi C-22 est que le
paragraphe 39.(1.1) est entré en vigueur après avoir été sanctionné le 19 novembre 1987 et,
conformément au paragraphe 39.(1), a cessé d'avoir effet quatre ans plus tard, le 19 novembre
1991. La date d'entrée en vigueur du 1er octobre 1989 d'autres articles du projet de loi C-22
n'influe donc pas sur l'application de l'article 39. Il s'ensuit donc que les demandes relatives
à des substances que l'on retrouve dans la nature préparées selon des procédés microbiologiques
et en instance le 19 novembre 1991 pouvaient renfermer des revendications de substances qui
n'étaient pas fondées sur le procédé, quelles que soient leur date de dépôt et l'issue de leurs
revendications.
On peut tirer la même conclusion du sens clair et ordinaire des termes utilisés dans l'article 28
du projet de loi C-22. Aux termes de cet article, les demandes déposées avant le 1er octobre
1989 sont régies par la Loi sur les brevets dans sa version antérieure au 1er octobre 1989.
Immédiatement avant le 1er octobre 1989, les paragraphe 39.(1) et 39(1.1) faisaient partie de
la Loi, le paragraphe 39.(1) interdisant les revendications de nature microbiologique et le
paragraphe 39 (1.1) abrogeant le paragraphe 39.(1). Il s'ensuit que l'examen des demandes
déposées avant le 1er octobre 1989 doit tenir compte de l'abrogation qui est entrée en vigueur
le 19 novembre 1991.
La Commission estime donc que le paragraphe 39.(1) est entré en vigueur le 19 novembre 1987
et l'est demeuré jusqu'à ce que le paragraphe 39.(1.1) s'applique quatre ans plus tard,
c'est-à-dire le 19 novembre 1991 Du 19 novembre 1987 au 19 novembre 1991, aucun brevet
contenant des revendications portant sur une substance que l'on trouve dans la nature, destinée
à l'alimentation ou à la médication et préparée selon un procédé microbiologique, ne pouvait être
délivré à moins que la substance ne soit revendiquée en fonction du procédé Après le
19 novembre 1991, l'article 39 a cessé d'avoir effet de sorte que les brevets délivrés après cette
date pouvaient contenir des revendications portant sur des substances que l'on trouve dans la
nature, qui n'étaient pas fondées sur le procédé. Autrement dit, les inventions relatives aux
substances que l'on trouve dans la nature destinées à l'alimentation ou à la médication et
préparées selon des procédés microbiologiques ne devaient pas être traitées différemment des
substances destinées à l'alimentation ou à la médication et préparées selon des procédés
chimiques, ou naturellement des substances destinées à des usages entièrement différents, par
exemple les pesticides, les insecticides, les lubrifiants, etc.
Comme la Commission a décidé que le demandeur a droit aux revendications en soi visant les
antibiotiques divulgués dans sa demande, au motif que le paragraphe 39(1) de la Loi a clairement
cessé d'avoir effet le 19 novembre 1991, elle n'a pas jugé nécessaire d'examiner les autres
arguments du demandeur, comme ceux consistant à savoir si les antibiotiques divulgués se
trouvent dans la nature, si le paragraphe exerce une discrimination contre certains demandeurs
et quels sont le effets possibles de l'ALÉNA, récemment adopté, sur le paragraphe en cause.
Elle n'a pas jugé nécessaire non plus d"examiner les revendications 19 à 26 que le demandeur
avait présentées dans sa réponse à la décision finale. Elle recommande donc le retrait du rejet
des revendications 8 à 12 et 16 à 18.
En conclusion, la Commission recommande de confirmer le rejet des revendications 5 à 7, mais
de retirer le rejet des revendications 8 à 12 et 16 à 18.
(signature) (signature)
P J. Dames M. Howarth
président membre
Commission d'appel des brevets Commission d'appel des brevets
Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission. Je retire donc le rejet
des revendications 8 à 12 et 16 à 18 et je confirme le rejet des revendications 5 à 7 Par
conséquent, je refuse de délivrer un brevet contenant les revendications 5 à 7. En vertu de
l'article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur a six mois pour interjeter appel de la présente
décision devant la Cour fédérale du Canada.
Le Commissaire aux brevets,
(signature)
M Leesti
Fait à Hull (Québec),
le 13 janvier 1995