BUREAU CANADIEN DES BREVETS
DÉCISION DU COMMISSAIRE DES BREVETS
La demande de brevet nÀ 564 700 ayant été rejetée en vertu de
l'article 47(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a
demandé que soit révisée la décision finale de l'examinateur.
Par conséquent, la Commission d'appel des brevets et le
commissaire des brevets ont examiné le rejet. Les conclusions de
la Commission et la décision du commissaire sont énoncées ci-
après.
Agent du demandeur
Gowling, Strathy & Henderson
C.P. 466, succursale A
Ottawa (Ontario)
K1N 8S3
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE
C.D. 1165...Demande nÀ 564 700 (COO)
Insuffisance de la description:
La demande contient des revendications portant sur un type
de composés appelés adénines substituées en N6 et sur leur
utilisation, mais non sur un procédé de fabrication. La demande
satisfait aux dispositions de l'article 34(1)b) de la Loi sur les
brevets en ce sens qu'elle tait mention d'articles publiés qui
décrivent les diverses phases de fabrication de certains des
composés du type de composés revendiqués. Étant donné que le
mémoire descriptif s'adresse aux personnes versées dans l'art et
que les articles sont clairs, un homme du métier qualifié
pourrait préparer les composés sans expérimentation excessive.
En outre, il est inutile de fournir des renseignements au sujet
de chaque composé spécifique puisqu'il suffit de faire une
prédiction sensée. Rejet annulé.
La présente décision fait suite à la requête formulée par le
demandeur auprès du commissaire des brevets pour qu'il révise la
décision finale de l'examinateur concernant la demande de brevet
nÀ 564 700 (classe 260-242.3), déposée le 21 avril 1988 et cédée
à Whitby Research, Inc., pour une invention intitulée
9-méthyladénines substituées en N6 : un nouveau type
d'antagonistes des récepteurs de l'adénosine. Ray A. Olsson en
est l'inventeur. L'examinateur chargé du dossier a rendu sa
décision finale le 18 janvier 1990 rejetant la demande. Une
audience a été tenue le 7 janvier 1992; le demandeur était
représenté par Mme Judy Errat et par M. David Watson, du cabinet
Gowling, Strathy et Henderson.
La demande concerne un type de composés appelés adénines
substituées en N6 et définis ci-après par la première
revendication:
1. Les nouveaux composés représentés par la formule
générale suivante:
<IMG>
où R1 peut être choisi parmi le groupe constitué des radicaux
cycloalkyles dont le cycle comporte de 3 à 7 atomes de carbone,
des radicaux alkyles comportant entre 2 et 10 atomes de carbone,
des radicaux aryles comportant entre 6 et 10 atomes de carbone,
des radicaux aralkyles comportant 7 à 10 atomes de carbone et des
dérivés substitués par des hétéroatomes dans lesquels
l'hétéroatome peut être choisi parmi le groupe suivant: halogène,
azote, phosphore, soufre et oxygène; R2 peut être de l'hydrogène
ou R1, et R3 est un groupe alkyle comportant de 1 à 4 atomes de
carbone.
Les revendications 2 à 14 dépendent de la revendication 1 et
définissent plus spécifiquement les propriétés de ce type de
composés. Les revendications 15 à 20 définissent l'utilisation
d'un ou plusieurs de ces composés en tant qu'antagoniste du
récepteur de l'adénosine chez un sujet. Aucune revendication ne
porte sur un procédé de fabrication des présumés nouveaux
composés.
Le 25 mai 1989, l'examinateur a présenté un rapport contenant le
paragraphe suivant:
[TRADUCTION)
Cette demande est rejetée en vertu de l'article 34(1)
(autrefois article 36(1)) de la Loi sur les brevets, parce
que la divulgation ne décrit pas d'une façon exacte et
complète l'invention et son application ou exploitation,
telles que les a conçues l'inventeur, dans des termes
complets, clairs, concis et exacts. La divulgation doit
être complète sans qu'il soit fait mention de quelque autre
document [Minerals Separation North American Corporation c.
Noranda Mines Limited (1.947) Ex. C.R. 306 à la p. 316C]. Par
conséquent, cette demande est rejetée pour insuffisance
compte tenu de l'article 34(1) de la Loi sur les brevets.
Le demandeur a tenté de répondre au rejet susmentionné en
demandant, par une lettre modificatrice en date du 23 novembre
1989, que le passage suivant soit inséré à la page 2 de la
demande:
[TRADUCTION)
Il est reconnu dans le métier que la préparation des 9-
méthyladénines substituées en N6 peut se faire par réaction
de la 6-chloro-9-méthyladénine avec une amine appropriée
(R. K. Robins et H.H. Lin, J. Amer. Chem. Soc., 79, 490,
1957). La synthèse et la caractérisation de diverses 9-
alkyl-6-chloropurines sont bien connues comme l'indiquent
J.A. Montgomery et C. Temple, Amer. Chem. Soc., 79, 5238
(1957) et J.A. Montgomery et C.J. Temple, J. Amer. Chem.
Soc. 80, 409 (1958). Par conséquent, une personne versée
dans l'art saurait que la réaction de la 9-alkyl-6-
chloropurine connue avec une amine appropriée donnerait des
9-méthyladénines substituées en N6. C'est-à-dire que la
réaction de la 9-méthyl-6-chloropurine avec l'endo-2-
aminonorbornane donnerait de la N6-(endo-2-norbornyl)-9-
méthyladénine.
Toutefois, l'examinateur n'était pas convaincu que la
modification précitée répondait au rejet et le 18 janvier 1990,
il a pris une décision finale selon laquelle il maintenait le
rejet de la demande en vertu de l'article 34(1) de la Loi sur les
brevets, pour le motif que la description était insuffisante. La
déclaration qui suit figure dans la décision finale :
[TRADUCTION]
L'examen de la divulgation ne montre pas comment on pourrait
réussir à faire l'invention (c'est-à-dire à faire les
présumés nouveaux composés) uniquement à l'aide du mémoire
descriptif déposé. En particulier, la divulgation laisse
aux personnes versées dans l'art le soin d'effectuer une
série d'expériences afin de s'assurer de la meilleure
méthode d'exécution et des conditions d'expérimentation.
En outre, en ce qui concerne la modification de la divulgation et
les remarques que le demandeur avait faites à l'appui,
l'examinateur a déclaré ceci:
[TRADUCTION)
Le demandeur a tenté de répondre à l'objection selon
laquelle la description était insuffisante en faisant savoir
que les méthodes et moyens d'expérimentation sont bien
connus dans le métier et que toute personne versée dans
l'art serait en mesure de mettre à exécution l'invention en
conséquence (pages 2 et 3 de la modification du 23 novembre
1989). Cet argument est rejeté pour la raison suivante. Il
est vrai que les méthodes et moyens en soi sont bien connus
dans le métier, mais le demandeur n'a pas suffisamment parlé
dans la divulgation de la question de savoir si ces méthodes
ou moyens sont efficaces dans ce cas-ci. En particulier, il
n'y a dans la divulgation aucune preuve d'expérimentation
permettant de mettre à exécution l'invention présumée
(c'est-à-dire de faire les présumés nouveaux composés)
uniquement à l'aide du mémoire descriptif déposé. Par
conséquent, la divulgation est défectueuse en raison de son
insuffisance et est donc rejetée en vertu de l'article 34(1)
de la Loi sur les brevets.
En résumé, la question que la Commission doit trancher est donc
la suivante: la divulgation est-elle suffisante de sorte qu'elle
satisfait aux exigences de l'article 34(1) de la Loi sur les
brevets en ce qui concerne la fabrication des présumés nouveaux
composés visés par l'invention?
A la page 12, la divulgation contient une liste de 21 composés,
mentionnés comme suit à titre d'exemples nos 1 à 21:
Exemple nÀ Composé
1 Adnine
2 9-Méthyladnine (9-MA)
3 N6-Cyclobutyl-9MA
4 N6-Cyclopentyl-9-MA
5 N6-Méthylcyclopentyl-9-MA
6 N6-Cyclohexyl-9-MA
7 N6-Méthyl-9-MA
8 N6-3-Pentyl-9-MA
9 N6-Phényl-9-MA
10 N6-2-Fluorophényl-9-MA
11 N6-Benzyl-9-MA
12 N6-2-Phénéthyl-9-MA
13 N6-2-(3,4,5-Triméthoxyphénylthyl-
9-MA
14 N6-2-(3-Pyridyléthyl)-9-MA
15 N6-2-(3-Thiényléthyl)-9-MA
16 N6-R-1-Phényl-2-propyl-9-MA
17 N6-S-1-Phényl-2-propyl-9-MA
18 O6-Phényl-9-Méthyhypoxanthine (9MH)
19 O6-(2-Fluorophényl)-9-MH
20 O6-(3-Fluorophényl)-9-MH
21 O6-(4-Fluorophényl)-9-MH
Les exemples 3, 4, 6 et 8 à 17 sont des composés visés par
l'invention présumée. Les exemples 1, 2, 5, 7 et 18 à 21 sont
indiqués à titre de comparaison. Un autre composé, la N6-endo-2-
norbornyl-9-méthyladénine, est mentionné à la page 2a.
Toutefois, ce composé n'est pas considéré comme faisant partie de
l'invention présumée divulguée par le demandeur puisqu'il ne
figurait pas dans le mémoire descriptif lorsque la demande a été
déposée, mais qu'il a été inséré dans la demande par une
modification subséquente (voir ci-dessus).
Les seuls renseignements fournis dans la demande au sujet des
méthodes de préparation des présumés nouveaux composés sont ceux
qui ont été inclus par ladite modification du 23 novembre 1989 et
qui ont été cités au complet ci-dessus. L'article de Robins et
autre qui y est mentionné décrit trois méthodes pour préparer des
9-méthyladénines substituées en N6 (formule XII, page 491) en
faisant réagir de la 9-méthyl-6-chloropurine avec des amines
substituées. Cet article décrit la préparation de neuf 9-
méthyladénines substituées en N6 spécifiques dont 4 qui
apparaissent dans les revendications du demandeur (Tableau I,
page 492).
Quatre des composés spécifiques décrits dans l'article présentent
la formule générale apparaissant dans la revendication no 1 du
demandeur où R, est un radical éthyle, isopropyle ou propyle
normal (radicaux alkyles possédant 2 ou 3 atomes de carbone), R2
est de l'hydrogène et R3 est un radical méthyle (un radical
alkyle comportant un atome de carbone). Dans chaque cas,
l'article fournit des renseignements clairs sur les matières de
départ, les conditions de réaction, les solvants, les méthodes
d'isolement et de purification des produits et des champs. De
plus, chaque composé est entièrement caractérisé par son point de
fusion, l'analyse des éléments et le spectre d'absorption UV.
De plus, l'article décrit la préparation du composé indiqué à la
page 12 de la demande à titre d'exemple no 7 et un composé voisin
de la formule du demandeur dans lequel R1 est un radical aralkyle
hétérocyclique, R2 est de l'hydrogène et R3 est un radical
méthyle. De même, l'article de Montgomery et Temple (1957)
décrit la préparation d'un composé spécifique apparaissant dans
les revendications du demandeur, soit 6-n-butylamino-9-
éthylpurine (formule XII, page 5239). Il s'agit d'un composé de
la formule du demandeur dans lequel R1 est un radical butyle
normal (un radical alkyle possédant 4 atomes de carbone), R2 est
de l'hydrogène et R3 est un radical éthyle. Ici encore, la
méthode de préparation est décrite au complet et le composé est
entièrement caractérisé.
L'article 34(1) de la Loi sur les brevets est ainsi libellé:
34. (1) Dans le mémoire descriptif, le demandeur:
a) décrit d'une façon exacte et complète l'invention et
son application ou exploitation, telles que les a
conçues l'inventeur;
b) expose clairement les diverses phases d'un procédé, ou
le mode de construction, de confection, de composition
ou d'utilisation d'une machine, d'un objet manufacturé
ou d'un composé de matières, dans des termes complets,
clairs, concis et exacts qui permettent à toute
personne versée dans l'art ou la science dont relève
l'invention, ou dans l'art ou la science qui s'en
rapproche le plus, de confectionner, construire,
composer ou utiliser l'objet de l'invention;
c) s'il s'agit d'une machine, en explique le principe et
la meilleure manière dont il a conçu l'application de
ce principe;
d) s'il s'agit d'un procédé, explique la suite nécessaire,
le cas échéant, des diverses phases du procédé, de
façon à distinguer l'invention d'autres inventions;
e) indique particulièrement et revendique distinctivement
la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il
réclame comme son invention.
La question que la Commission doit trancher est la suivante, le demandeur
s'est-il conformé à l'alinéa b) de l'article 34(1)? De toute évidence, les
deux articles susmentionnés décrivent clairement les diverses phases d'une
méthode de fabrication de cinq des composés du type de composés que le
demandeur revendique comme étant nouveaux dans des termes si complets,
clairs, concis et exacts qu'un spécialiste de la chimie organique compétent
pourrait fabriquer les composés. Les renseignements requis ne sont pas
inclus dans le texte du mémoire descriptif en soi, mais ce dernier, dans sa
forme modifiée, renvoie le technicien aux deux articles. Les deux articles
sont publiés dans le Journal of the American Chemical Society qui est
largement diffusé parmi les spécialistes de la chimie organique.
La jurisprudence, comme le montrent un certain nombre de décisions
judiciaires citées par le demandeur, souligne que le mémoire descriptif
s'adresse aux personnes versées dans l'art. Le mémoire descriptif ici en
cause renvoie le spécialiste de la chimie organique aux deux articles de
journal largement diffusés pour obtenir des renseignements au sujet de la
préparation de cinq composés apparaissant dans la revendication du
demandeur. Les renseignements contenus dans ces articles permettraient à
un spécialiste de la chimie organique compétent de préparer ces composés en
faisant peu d'expérimentation ou en ne faisant aucune expérimentation. Le
~~~reau des brevets a l'habitude de permettre aux demandeurs de brevets de
~~~ter la documentation disponible dans le mémoire deHP LaserJet
IIPHPLASIIP.PRS descriptif renvoie le technicien à la documentation pour
qu'il ait des renseignements lui permettant de préparer les nouveaux
composés revendiqués. Toutefois, la question de la nouveauté n'est pas
soumise à la Commission et la divulgation est considérée comme suffisante
dans la mesure où elle satisfait aux exigences de l'article 34(1)b) en ce
qui concerne la fabrication des cinq composés spécifiques susmentionnés.
D'autre part, le mémoire descriptif ne fournit aucun renseignement précis
au sujet de la fabrication de l'un quelconque des composés spécifiques
visés par l'invention présumée du demandeur qui sont mentionnés à la
page 12 de la demande (à part le composé mentionné à titre d'exemple 7).
Toutefois, l'article de Robins et autre décrit un plan de réaction général
pour préparer des 9-méthyladénines substituées en N6 (composés mentionnés
dans l'invention présumée du demandeur où R3 est un radical méthyle) en
faisant réagir de la 9-méthyl-6-chloropurine avec une amine substituée
~~~gage 491). Les substituants en position N6 sur le produit final
dépendront de la sélection des substituants de l'amine (R1 et R2 sur la
formule générale du demandeur). L'article décrit également trois méthodes
générales d'exécution de la réaction (page 494). Avec les renseignements
fournis par l'article, un spécialiste de la chimie organique qualifié
devrait être en mesure de préparer toute une gamme de 9-méthyladénines
substituées en N6, et notamment les composés spécifiques divulgués par le
demandeur, avec un minimum d'expérimentation. De même, l'article de
Montgomery et Temple (1957) décrit des méthodes pour préparer des 9-
~~~yladénines substituées en N6 (R3 = radical éthyle) en faisant réagir de
la 6-chloro-9-éthylpurine avec des amines substituées. Ici encore, un
spécialiste de la chimie organique qualifié pourrait préparer toute une
série de 9-éthyladénines substituées en N6 en utilisant les amines
substituées appropriées s'il suivait les instructions des deux articles, et
ce, avec un minimum d'expérimentation. L'article de Montgomery et Temple
(1958) décrit la 9-n-butyl-6-chloropurine (formule IIIa, page 410) qu'un
spécialiste de la chimie organique qualifié pourrait utiliser comme matière
de départ avec les amines substituées pour préparer une série de 9-
butyladénines substituées en N6 visées par l'invention présumée du
demandeur (où R3 = radical butyle, un radical alkyle comportant 4 atomes de
carbone).
Il est donc clair qu'un chimiste qualifié qui utiliserait les
renseignements fournis dans les trois articles mentionnés dans la
divulgation pourrait préparer les composés de l'invention présumée du
demandeur sans expérimentation excessive. Cette conclusion est étayée par
l'affidavit de James V. Peck que le demandeur a présenté dans la lettre du
16 juillet 1990.
La demande ne contient aucune revendication relative à un procédé de
fabrication des présumés nouveaux composés, mais est limitée aux
revendications relatives aux composés et à leur utilisation. Le demandeur
a souligné que la caractéristique inventive présumée vise les composés,
leur activité et leur utilisation, et non le procédé de fabrication.
Le demandeur soutient qu'il a fait tout ce qu'il était tenu de faire en
~ertu de l'article 34(1)b) en ce qui concerne la fabrication des composés.
Les renseignements précis permettant de fabriquer cinq composés
apparaissant dans les revendications est fourni. Les renseignements
généraux permettant de fabriquer tous les composés apparaissant dans les
revendications sont également fournis. En outre, il est fait mention de
13 présumés nouveaux composés spécifiques qui sont caractérisés par leur
puissance relative les uns avec legs autres et avec d'autres composés
voisins. Le demandeur a cité un certain nombre de décisions judiciaires à
l'appui de son argument. Mentionnons en particulier l'arrêt Monsanto Co.
c. Commissioner of Patents (1979) 42 C.P.R. (2d) 161, aux pages 161-180.
Dans l'arrêt Monsanto, il est déclaré ceci, à la page 173, déclaration qui
est également faite dans un certain nombre d'autres décisions :
[TRADUCTION]
«le mémoire descriptif de brevet s'adresse à la personne versée dans
l'art.»
Cela étant, il est inutile de fournir des renseignements au sujet de chaque
composé spécifique. Il suffit de faire une «prédiction sensée» (voir
page 176). L'arrêt Monsanto montre qu'il ne devrait y avoir rejet que s'il
est prouvé que la prédiction est erronée (voir page 179). L'examinateur
n'a pas établi que l'un quelconque des composés apparaissant dans les
revendications ne peut pas être préparé par les méthodes décrites dans les
articles mentionnés dans la nouvelle divulgation. La question de la
prédiction sensée ne s'applique pas aux composés spécifiques énumérés à la
~~ge 12 de la divulgation car le demandeur a réussi â les préparer comme le
montre la caractérisation de leurs activités relatives comme antagonistes
des récepteurs de l'adénosine. Par conséquent, la Commission considère le
rejet de la demande, en ce qui concerne la question de la suffisance de la
divulgation relative à la fabrication des composés de l'invention présumée,
comme n'étant pas fondé.
La Commission recommande l'annulation du rejet de la demande en vertu de
l'article 34(1) de la Loi, lequel était fondé sur l'insuffisance de la
divulgation. La Commission recommande également que la demande soit
renvoyée à l'examinateur pour qu'il reprenne l'instruction à l'égard de
toutes les questions en litige.
F.H. Adams E.A. Maher J.W. Hilchie
Président Membre Membre
commission d'appel Commission d'appel Commission d'appel
des brevets des brevets des brevets
Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d'appel
des brevets. Par conséquent, j'annule le rejet de la demande et la renvoie
à l'examinateur pour qu'il reprenne l'instruction en conformité de la
présente décision.
J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets
Fait à Hull (Québec),
le 31e jour de janvier 1992.
Gowling, Strathy & Henderson
C.P. 466, succursale A
Ottawa (Ontario)
K1N 8S3