BUREAU CANADIEN DES BREVETS
DÉCISION DU COMMISSAIRE DES BREVETS
La demande de brevet no 615 585 ayant été rejetée en application
du par. 47(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a demandé
la révision de la décision finale de l'examinateur, qui a été
étudiée par la Commission d'appel des brevets et le commissaire
des brevets. Les conclusions de la Commission et la décision du
commissaire se trouvent ci-après.
Agent du demandeur
Jane Parsons
Bureau 706
45, avenue Eglinton Est
Toronto (Ontario)
M4P 1A2
La demande de brevet no 615 585 (classe 18-741) a été déposée le
28 décembre 1989 au nom de Manfred A. A. Lupke, pour une
invention intitulée "Filière à extrusion pour tubes de plastique
à nervures externes." Il s'agit d'une demande de redélivrance du
brevet canadien no 1 258 156, qui a été délivré le 8 août 1989.
La présente décision fait suite à la requête du demandeur pour
que le commissaire des breveta révise la décision finale de
l'examinateur du 19 mars 1991. Une audition devant la Commission
d'appel des brevets, composée de M. Frank Adams, président, de M.
Murray Wilson, membre, et de M. Tom Virany, membre, a eu lieu le
22 janvier 1992. Mme Jane Parsons représentait le demandeur lors
de l'audience.
La demande de redélivrance porte sur une filière à extrusion pour
tubes de plastique sans joints à nervures annulaires externes.
La filière comprend une buse allongée à l'intérieur de laquelle
se trouve un mandrin creux qui sert à définir un orifice
d'extrusion annulaire. Une partie de l'orifice est conique et
l'angle du cône est supérieur à 45À par rapport à l'axe
longitudinal de la buse pour faire en sorte que les cavités du
moule qui servent à former les nervures annulaires soient bien
remplies de matière extrudée.
La Figure 1 de la demande illustre la filière à extrusion du
demandeur.
<IMG>
La filière à extrusion du demandeur est formée d'une buse
d'extrusion allongée 2 qui est placée sur un plan coaxial autour
d'un mandrin allongé 3 pour définir un canal annulaire 34.
L'extrémité en aval de la buse d'extrusion allongée comporte un
élément en forme d'entonnoir 46 qui forme un canal de sortie
divergent 48 avec le mandrin de sortie 17. Le produit
d'extrusion entre dans la filière, est poussé à travers le canal
annulaire et le canal de sortie et entre dans le moule mobile 32
qui est formé de deux transporteurs de blocs de moules
concourants 28 qui se rejoignent pour former un moule tunnel. Le
canal de sortie est généralement conique et la génératrice du
cône forme un angle de plus de 45À par rapport à l'axe
longitudinal du mandrin de sortie.
Dans la partie 3 de la demande de redélivrance, le demandeur
déclare que la description et spécification de son brevet est
insuffisante en ce sens que le libellé de la divulgation et des
revendications contient des erreurs et des ambiguïtés gui cachent
le sens des revendications et de certaines parties de la
divulgation. Plus précisément, le demandeur a déclaré ce qui
suit :
".... la première revendication du brevet no 1 258 156
comprenait les restrictions suivantes : une tête
d'extrusion à orifice central avec ouverture latérale
pour recevoir un produit d'extrusion en matière
thermoplastique sous pression.
Cette restriction vise l'entrée du produit d'extrusion
qui se fait latéralement dans la tête d'extrusion en
amont de la buse. La demande se voulait générale en ce
qui concerne la disposition de la tête d'extrusion et
de la filière d'extrusion, l'invention se trouvant dans
l'angle de sortie de la buse d'extrusion. Cette
restriction vise l'orientation de l'entrée de produit
d'extrusion, c'est-à-dire, une entrée latérale, tandis
que l'invention exposée dans le brevet et envisagée par
l'inventeur peut être utilisée avec toutes les
dispositions conventionnelles y compris l'entrée axiale
et latérale.
De plus, les revendications se limitaient à une filière
à extrusion tandis qu'il est très clair que tout
l'appareil de production de tubes est envisagé avec ou
sans le moule tunnel et le bouchon de lissage pour la
paroi interne.
La description des dessins est trop brève et
insuffisamment explicative, et elle induit peut-être en
erreur en raison des ambiguïtés involontaires
introduites par le dessinateur inexpérimenté pour qui
l'anglais est une langue seconde.
En particulier, la divulgation est contradictoire, car
elle indique à la page 3 que c'est l'invention au
complet qui est illustrée dans le dessin, tandis qu'à
la page 6 elle mentionne qu'il ne s'agit que d'un
exemple de réalisation."
Dans la partie 4 de la demande, le demandeur décrit comment
l'erreur s'est produite. L'inventeur a fait état de l'invention
à M. Fishgal, qu'il avait engagé pour l'aider à obtenir les
brevets. On constate que M. Fishgal est désigné sous le nom de
M. Seymor Fishgal à certains endroits tandis qu'il est identifié
ailleurs sous celui de M. Seymon Fishgal. Monsieur Fishgal
n'était pas un agent de brevets enregistré, mais il avait une
certaine connaissance des questions concernant les brevets.
Étant donné que la langue maternelle de l'inventeur est
l'allemand et que celle de M. Fishgal est le russe, ni l'un ni
l'autre n'a pu se rendre compte que la première revendication
contenait au moins une restriction qui n'était pas essentielle à
la définition de l'invention.
La partie 5 de la demande présente comme suit les faits qui ont
entraîné le dépôt d'une demande de redélivrance :
En août 1988, l'inventeur a abandonné la pratique consistant
à recourir aux services d'aides non qualifiés (sic) en
matière de brevet. A mesure que se posaient des questions
de fond concernant les cas en suspens, ces affaires étaient
confiés à un agent de brevets enregistré. Toutefois, aucune
question de fond n'a été soulevée en ce qui concerne la
demande de brevet canadien, qui a été délivré sous le numéro
de brevet 1 258 156. La taxe finale a été acquittée,
lorsqu'elle était exigible. Une fois la demande canadienne
acceptée et la taxe finale payée, l'inventeur s'est rendu
compte de l'existence d'un concurrent qui, selon lui,
offrait une filière à extrusion similaire à son invention.
L'inventeur a consulté Jane Parsons, agent de brevets
enregistré de la firme Blake, Cassels & Graydon. C'est
alors que l'inventeur s'est rendu compte de l'insertion non
intentionnelle de la restriction relative à l'ouverture
latérale, qui ne fait pas partie de son invention.
Le 19 mars 1991, l'examinateur a rendu sa décision finale
refusant la demande de redélivrance parce que 1) le brevet
original n'est ni défectueux ni inopérant; 2) il n'y avait ni
inadvertance, accident ou méprise; 3) le demandeur n'a pas réussi
à prouver qu'il comptait revendiquer la paternité de l'invention
qu'il revendique maintenant dans la demande de redélivrance; et
4) l'invention faisant actuellement l'objet d'une revendication
n'est pas décrite dans le brevet original. Voici ce qu'il a
déclaré :
Le brevet no 1 258 156 n'est pas inopérant étant donné
que le dispositif fonctionnera de la manière dont il a
été décrit et revendiqué. En outre, le demandeur
n'invoque pas le caractère inopérant comme motif de
redélivrance.
Le demandeur prétend que le brevet est défectueux en
raison de l'insuffisance du libellé de la divulgation
et des revendications. L'insuffisance du libellé est
la restriction contenue dans la première revendication
(et dans toutes les autres revendications) à savoir
[TRADUCTION) "une tête d'extrusion à orifice central
avec ouverture latérale pour recevoir un produit
d'extrusion en matière thermoplastique sous pression."
L'"insuffisance de la description ou spécification" se
limite à l'insuffisance provoquée par l'inadvertance,
par un accident ou par une méprise en décrivant ou en
spécifiant dans le brevet original l'invention à
l'égard de laquelle le demandeur voulait par conséquent
réclamer une protection. La loi ne prévoit pas qu'un
inventeur ait omis de revendiquer une protection à
l'égard de quelque chose qu'il a inventé, mais n'a pas
réussi à décrire ni à spécifier convenablement, parce
qu'il ne savait ni ne croyait que ce qu'il avait fait
constituait une invention selon le droit des brevets
et, par conséquent, n'a pas l'intention de le décrire
ni de le spécifier ou de le revendiquer dans son brevet
original. Le brevet original ne peut être jugé
défectueux s'il a satisfait de façon évidente et
entière l'objectif poursuivi par le demandeur - c'est à
dire lorsque l'invention à l'égard de laquelle il
comptait obtenir une protection est décrite et
spécifiée de façon tout-à-fait certaine et suffisante.
Par conséquent, le brevet n'est pas défectueux.
De plus, selon le par. 47(1) de la Loi sur les brevets,
il doit y avoir "inadvertance, accident ou méprise".
Nous soutenons qu'il n'y a pas eu inadvertance,
accident ou méprise.
En ce qui concerne. la partie 4 de la pétition, le
demandeur a retenu. les services de M. Seymon Fishgal
pour préparer une demande de brevet, en sachant
parfaitement que M. Seymon Fishgal n'était pas un agent
de brevets enregistré. L'embauche de M. Fishgal peut
ne pas avoir été une bonne décision, mais elle a eu
lieu de façon délibérée et non par inadvertance,
accident ou méprise.
Au mois d'août 1988, bien avant la délivrance du brevet
canadien no 1 258 156 (le 8 août 1989), le demandeur a
fait appel aux services d'un agent de brevets
enregistré et [TRADUCTION] "aucune question de fond n'a
été soulevée à propos de la demande de brevet
canadien". Le demandeur, qui avait alors un agent
enregistré, était donc satisfait de la description de
la demande et ne s'est pas opposé à ce qu'on la
présente en vue de la délivrance d'un brevet.
Après l'acceptation de la demande et l'acquittement de
la taxe finale, (la date exacte n'est pas claire), le
demandeur s'est rendu compte de l'existence d'un
concurrent. A ce moment-là, il s'est rendu compte de
la restriction relative à l'ouverture latérale, qui
figure dans toutes les revendications du brevet
original et, par conséquent, de la restriction
concernant l'invention. D'après ce qui précède, il est
clair que le demandeur ne s'est rendu compte de la
restriction relative à l'invention dont fait état le
brevet original qu'à la suite de l'apparition d'un
concurrent, après qu'il eut acquitté la taxe finale, et
le demandeur ne comptait pas, avant l'apparition du
concurrent, présenter des revendications sans la
restriction contenue dans le brevet original.
En réponse à la décision finale rendue par l'examinateur, le
demandeur a examiné chacun des 4 motifs que l'examinateur a fait
valoir pour refuser la demande de redélivrance. Voici un extrait
de ce que le demandeur a déclaré :
LE PREMIER MOTIF DE REJET
Le demandeur est d'avis que le brevet no 1 258 156 est
défectueux et, par conséquent, peut être inopérant pour
les fins auxquelles il était destiné, en raison surtout
du fait que, par erreur, il a revendiqué moins de ce
qu'il pouvait revendiquer et que la description est
insuffisante.
Le brevet passe pour défectueux en ce sens que les
revendications sont formulées textuellement, ce qui
fait que l'invention ne s'applique qu'à un type bien
précis de filière à extrusion plutôt qu'au type général
que visait l'invention.
Il y a conflit entre la divulgation du brevet no 1 258
156 et les revendications de ce brevet, en ce sens que
la divulgation porte sur l'équipement d'un appareil
général comme celui qui est connu et décrit par exemple
dans les brevets américains no 3 891 007, 3 998 579 et
4 365 948, au moyen d'une buse d'extrusion inventive.
LE DEUXIEME MOTIF DE REJET
L'examinateur déclare qu'il n'y a pas eu
d'inadvertance, d'accident ni de méprise. Au
contraire, le dépôt et l'étude de la demande
contiennent plus d'une inadvertance, d'une méprise et
peut-être également d'un accident de cette nature.
L'examinateur prétend que la décision d'engager M.
Fishgal n'a peut-être pas été bonne, mais qu'elle a été
prise de manière délibérée et non pas par inadvertance,
accident ou méprise....
Comme inventeur prolifique, le demandeur souhaitait
employer un agent de brevets plutôt que verser des
honoraires à un agent de brevet d'une firme étrangère.
Lorsqu'il a interrogé des candidats éventuels pour le
poste, il a été informé par M. Fishgal que le statut de
ce dernier n'était pas important. Le demandeur a
engagé M. Fishgal et, ce faisant, il a commis une
erreur. Cette méprise semble être une question de fait
plutôt que d'opinion. Par la suite, plusieurs erreurs
ont été commises ou plusieurs méprises se sont
produites ...
Pendant que M. Fishgal travaillait pour le demandeur,
ce dernier signait - au moins - ordinairement les
communications destinées au Bureau des brevets.
Néanmoins, compte tenu des prétentions de M. Fishgal u
sujet de sa propre compétence et compte tenu du crédit
qu'y apportait le demandeur, M. Fishgal se trouvait
sans doute dans la situation d'un avocat de brevet.
Ainsi, les fautes qu'il a commises ont contribué aux
défauts trouvés dans le brevet no 1 258 156, en plus
des erreurs personnelles faites par le demandeur.
LE TROISIEME MOTIF DE REJET
L'examinateur fonde son opinion que le demandeur
n'avait pas l'intention de revendiquer l'invention de
façon plus étendue sur le fait que l'erreur n'a été
découverte qu'au moment où on a constaté le présence
d'un concurrent sur le marché. Le moment où l'erreur a
été relevée n'a aucun rapport avec le fait qu'une
erreur ait été commise. Le demandeur a présenté une
preuve sous la forme d'un affidavit en langue allemande
à propos de ses intentions lorsqu'il a chargé M.
Fishgal de déposer une demande de brevet. Les
déclarations du demandeur sont corroborées par la
divulgation elle-même qui, contrairement aux
prétentions de l'examinateur, définit l'invention d'une
manière très large. Par exemple, la divulgation fait
état des défauts des filières connues qui sont décrites
dans les brevets américains nos 3 891 007, 3 998 579 et
4 365 948. Ces brevets ont déjà été débattus et nous
réaffirmons que l'un d'eux ne mentionne pas
l'orientation de l'entrée du produit d'extrusion dans
la filière, le deuxième utilise à la fois une entrée
latérale et une entrée en ligne, tandis que le
troisième mentionne une entrée en ligne.
LE QUATRIEME MOTIF DE REJET
... appareil sans alimentation latérale du produit
d'extrusion dans la filière a été décrit, en ce que le
mémoire descriptif affirme que l'invention remédie aux
défauts des brevets américains précités. De plus, au
cours de l'étude du brevet américain correspondant (no
4 712 993) aux États-Unis, l'examinateur a accepté
qu'on présente une revendication illimitée à l'égard de
la nature de l'entrée dans la filière. Par conséquent,
l'examinateur américain était clairement d'avis que la
quatrième revendication était fondée.
La Commission d'appel des brevets doit décider si la demande de
redélivrance du brevet no 615 585 et la preuve déposée révèlent
ou non des motifs acceptables pour redélivrer le brevet en vertu
de l'article 47 de la Loi sur les brevets.
Le premier motif de rejet de l'examinateur
Un principe bien établi veut que la mention, dans le par. 47(1)
d'un brevet qui est "jugé défectueux ou inopérant" ne signifie
pas que l'invention protégée par le brevet doive être défectueuse
ou inopérante. Si l'invention était inopérante, le brevet serait
invalide faute d'utilité. C'est plutôt le brevet lui-même qui
est défectueux ou inopérant. Ce principe a été formulé par M. le
juge Martland, à la p. 615 de l'arrêt Farbwerke Hoechst
Aktiengesellschaft c. The Commissioner of Patents, [1966] R.C.S.
604 :
L'article 50 (actuellement l'article 47) vise un brevet
défectueux ou inopérant. A mon avis, cette disposition
envisage l'existence d'un brevet valide qui a besoin d'être
redélivré pour devenir entièrement efficace et opérant.
Nous croyons que le demandeur a déposé suffisamment de preuves
pour indiquer que son brevet original est défectueux parce que
les revendications se limitent à un type spécifique d'extrudeuse
avec entrée latérale tandis qu'il voulait revendiquer un
dispositif qui pouvait être utilisé avec des extrudeuses ayant
différents types d'entrées. La filière à extrusion est la partie
du dispositif dans laquelle les caractéristiques inventives se
trouvent et elle n'est pas adaptée tout particulièrement pour
fonctionner avec une extrudeuse à alimentation latérale.
Le demandeur a déclaré que son entreprise fabrique des filières
pour tous les types d'extrudeuses. Il est donc évident que le
brevet original était défectueux, parce que le breveté avait
limité les revendications au point de revendiquer moins qu'il
n'en avait le droit.
Le deuxième motif de rejet de l'examinateur
Le demandeur a soutenu que deux erreurs ont été commises durant
l'étude de la demande originale de brevet.
L'embauche de M. Fishgal pour faire le travail du demandeur en
vue de l'obtention du brevet constituait la première erreur.
Monsieur Fishgal n'était pas. un agent de brevets et sa langue
maternelle n'était pas l'anglais. Ces deux faits nous obligent à
admettre que c'était peut-être là une erreur, mais nous ne
croyons pas qu'il s'agisse du genre d'erreur dont fait état
l'article 47 de la Loi sur les brevets et, par conséquent, cela
n'a aucun rapport avec la situation.
La deuxième erreur était l'insertion du mot "latéral" dans les
revendications. Cela semble avoir constitué une véritable erreur
et la preuve que constitue 1.e brevet américain correspondant du
demandeur indiquerait que celui-ci n'avait pas l'intention de se
limiter à des extrudeuses à alimentation latérale.
Par conséquent, nous partageons l'opinion du demandeur selon
laquelle l'insertion du mot "latéral" était une erreur qui a été
commise sans intention dolosive ou trompeuse. Il n'y a pas eu de
discussion du type d'entrée durant l'examen du brevet original et
le type d'entrée ne semble pas avoir été un facteur important
dans la décision sur la brevetabilité.
Le demandeur a décrit les faits qui se sont produits au moment de
l'étude de la demande originale. Il y a eu des changements dans
le personnel, des problèmes linguistiques et un manque de
compréhension des difficultés du système des brevets. Ces
facteurs pourraient expliquer l'insertion du mot "latéral" que le
demandeur aimerait maintenant radier.
Le troisième motif de rejet de l'examinateur
Le demandeur a déclaré que son entreprise fabrique du matériel
qui sert à la fois à des extrudeuses à alimentation latérale et à
des extrudeuses à alimentation axiale. L'état antérieur de la
technique indiqué par le demandeur dans la divulgation porte sur
ces deux types d'extrudeuses à la fois. Il ne semble y avoir
aucune raison pour que le demandeur ait voulu limiter son
invention aux extrudeuses à alimentation latérale, et il ne
semble exister aucune raison technique non plus qui empêche que
l'invention puisse s'appliquer à d'autres types d'extrudeuses.
Nous croyons donc que le demandeur ne voulait exclure aucun type
particulier d'extrudeuse.
Le quatrième motif de rejet de l'examinateur
L'étude de l'état antérieur de la technique que le demandeur a
incluse dans la divulgation du brevet original semble indiquer
qu'il est possible d'appuyer la demande initiale de revendication
visant une extrudeuse de type général plutôt que l'extrudeuse à
alimentation latérale revendiquée dans le brevet original. Les
brevets américains que le demandeur a indiqués dans la
divulgation du brevet original servent à la fabrication de tubes
de plastique à nervures externes, c'est à dire le produit qui est
fabriqué par l'appareil divulgué et revendiqué dans la présente
demande. Ces brevets antérieurs indiquent que ce genre de tube
peut être produit par des extrudeuses dotées de l'un ou l'autre
type d'alimentation. Le demandeur déclare dans la demande
initiale que ce dispositif constitue une amélioration par rapport
à ces dispositifs-là. Il s'agit donc d'une amélioration sur les
extrudeuses à alimentation latérale ou axiale.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d'avis que le
brevet original est défectueux ou inopérant en raison de
l'insertion du mot "latéral" et que l'erreur a été commise par
inadvertance, accident ou méprise.
Par conséquent, nous recommandons que le rejet de la demande de
redélivrance de brevet nÀ 615 585 soit annulé et que la demande
soit renvoyée à l'examinateur en vue de la poursuite des
procédures.
F.H. Adams M. Wilson T. Virany
Président Membre Membre
Commission d'appel des brevets
Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la
Commission d'appel des brevets. Le demande de redélivrance
répond aux conditions de l'article 47 de la Loi sur les brevets.
Par conséquent, je renvoie la demande à l'examinateur pour qu'il
poursuive les procédures.
M. Leesti
Commissaire des brevets
Fait à Hull (Québec)
ce 29e jour d'octobre 1992