BUREAU CANADIEN DES BREVETS
DÉCISION DU COMMISSAIRE DES BREVETS
La demande de brevet nÀ 471 056 ayant été rejetée en vertu de
l'article 47(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a demandé
que soit révisée la décision finale de l'examinateur. Par
conséquent, la Commission d'appel des brevets et le commissaire des
brevets ont examiné le rejet. Les conclusions de la Commission et
la décision du commissaire sont énoncées ci-après.
Agent du demandeur
McFadden, Fincham, Marcus & Anissimoff
Bureau 606
225, rue Metcalfe
Ottawa (Ontario)
K2P 1P9
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE
C.D. 1171...Demande nÀ 471 056 (B20),(F00)
Étendue excessive des revendications et manque de nouveauté :
La nouvelle revendication vise à différencier le
microorganisme revendiqué de celui qui existe dans la nature. De
plus, la preuve présentée, et notamment le fait que deux autres
bactéries du genre Alteromonas ont été trouvées à l'aide des
méthodes divulguées dans la demande, nous convainc que la demande
satisfait aux trois critères que la Cour suprême a utilisés dans
l'arrêt Monsanto Co. c. Commissioner of Patents, 42 C.P.R. (2d)
161, pour déterminer si la description de quelques membres d'un
groupe permettait de faire des revendications à l'égard du groupe
dans son ensemble. Rejet modifié.
La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur auprès
du commissaire des brevets pour qu'il révise la décision finale de
l'examinateur concernant la demande de brevet nÀ 471. 056 (classe 195-34.7),
cédée à Research Corporation, pour une invention intitulée «INDUCTION DE LA
FIXATION ET DE LA MÉTAMORPHOSE DE Crassostrea virginica PAR DES BACTÉRIES
SYNTHÉTISANT DE LA MÉLANINE ET D'AUTRES PRODUITS MÉTABOLIQUES DÉRIVÉS».
R.M. Weiner, R.R. Colwell, D.B. Bonar et S.L. Coon en sont les inventeurs.
L'examinateur chargé du dossier a rendu sa décision finale le 24 janvier
1990, rejetant les revendications 1, 5, 11, 16, 24, 30 et 35 pour le motif
qu'elles étaient étendues, compte tenu des enseignements de la divulgation,
ainsi que la revendication 1, pour le motif qu'elle ne distinguait pas le
microorganisme revendiqué de celui qui existe dans la nature. Le demandeur
a en outre demandé qu'une audience soit tenue pour qu'il puisse présenter
verbalement son point de vue.
Les revendications 1, 5 et 11 sont ainsi libellées:
1. Une bactérie marine du genre Alteromonas synthétisant de la
mélanine et des mutants de cette bactérie capables d'induire la fixation
et la métamorphose des larves de Crassostrea virginica.
5. Une méthode pour induire la fixation et la métamorphose des
larves de Crassostrea virginica comprenant l'exposition des dites
larves, dans un milieu aqueux, à des bactéries marines synthétisant de
la mélanine ou à des produits métaboliques desdites bactéries.
11. Dans une méthode pour la production de DOPA par des bactéries,
l'amélioration comprenant la culture de bactéries du genre Alteromonas
synthétisant de la mélanine dans un milieu de croissance pour produire
ladite DOPA comme produit métabolique desdites bactéries.
Les autres revendications rejetées sont de même nature que la revendication
11, mais ont trait à la production d'un exopolymère polysaccharidique acide,
de mélanine, de tyrosine et de tyrosinose, respectivement.
En réponse à la décision finale et à une autre communication avec le Bureau
des brevets, le demandeur a présenté des arguments et modifié les
revendications.
Les nouvelles revendications 1 et 5 sont maintenant ainsi libellées:
1. Une culture biologiquement pure d'une bactérie marine du genre
Alteromonas synthétisant de la mélanine et des mutants de cette bactérie
capables d'induire la fixation et la métamorphose des larves de
Crassostrea virginica.
5. Une méthode pour induire la fixation et la métamorphose des
larves de Crassostrea virginica comprenant l'exposition desdites larves,
dans un milieu aqueux, à des bactéries marines du genre Alteromonas
synthétisant de la mélanine ou à des mutants desdites bactéries ou à des
produits métaboliques desdites bactéries.
Les autres revendications demeurent telles qu'elles étaient formulées avant
que la décision finale ne soit rendue.
Il s'agit de déterminer si a) les arguments ou b) les modifications répondent
à l'objection soulevée par l'examinateur dans sa décision finale.
Dans sa décision finale, l'examinateur a notamment déclaré ceci:
...
[TRADUCTION]
De plus, dans la revendication 1, on exige du demandeur qu'il définisse
davantage la bactérie marine du genre Alteromonas comme étant une
«culture biologiquement pure» pour distinguer le microorganismes de la
demande du microorganisme tel qu'il existe dans la nature.
...
Les revendications 1, 5, 11, 16, 24, 30 et 35 sont rejetées pour le
motif qu'elles sont étendues, compte tenu des enseignements de la
divulgation. Une modification est requise en vertu de la Règle 25 des
Règles sur les brevets pour préciser que la bactérie marine synthétisant
de la mélanine est Alteromonas colweilliensis, ATCC nos 33887, 33888 et
39565.
L'invention présumée du demandeur a trait à une bactérie marine
synthétisant de la mélanine, Altermonas colweilliensis, et des variants
et des mutants de cette dernière. On prétend que la bactérie élabore
certains produits métaboliques (par exemple, de la
dihydroxyphénylalanine (DOPA), de la mélanine, de la tyrosine, du
tyrosinose et un exopolymère polysaccharidique) qui agissent comme
attractifs pour les larves d'huîtres. En tant que telle, la bactérie,
par le biais des produits métaboliques, est utile pour induire la
fixation et la métamorphose des larves de l'huitre Crassostrea
virginica.
La découverte par le demandeur d'une espèce du genre Alteromonas dont on
dit qu'elle est capable d'induire la fixation et la métamorphose de C.
virginica ne confère pas au demandeur des droits sur toutes les espèces
de ce genre, connues ou inconnues. Si le demandeur avait indiqué
plusieurs espèces d'Alteromonas, il aurait eu droit à une revendication
étendue sur ce genre.
La divulgation n'est pas étayée en ce qui concerne l'espèce du genre
Alteromonas autre que l'A. colweilliensis, ATCC nos 33887, 33888 et
39565.
Dans la modification effectuée le 11 juillet 1989, le demandeur a cité
l'arrêt Monsanto c. Commissioner of Patents 42 C.P.R. 161 (Cour
suprême). Il est soutenu que cette décision ne s'applique pas en
l'espèce.
L'arrêt Monsanto se rapportait à une classe de produits chimiques pour
laquelle on estimait que l'on pouvait faire une prévision sire à l'égard
d'un groupe de composés chimiques di-imido dont les données physiques
n'avaient pas été fournies dans la divulgation. Les revendications
relatives à ces procédés étaient fondées sur trois composés spécifiques
qui étaient pleinement caractérisés et étayés par la divulgation, et qui
étaient différents des anciens dans les substituants sur une fraction
donnée. La demande de Monsanto portait sur une invention de base dans
un domaine inexploré, celui des produits chimiques utiles comme
inhibiteurs de la vulcanisation prématurée du caoutchouc.
...
En réponse à la décision finale, le demandeur déclare notamment ceci:
... à la page 2 de la réponse
[TRADUCTION)
Dans sa décision, l'examinateur a également demandé que la
revendication 1 soit modifiée de façon à préciser que la bactérie du
genre Alteromonas est une «culture biologiquement pure»; le demandeur
accepterait d'effectuer cette modification; aux fins du présent appel,
nous demandons respectueusement que la nouvelle revendication 1 soit
inscrite. A cette fin, une nouvelle page de revendications (en double
exemplaire) contenant la revendication 1 est ici fournie.
... à la page 10
Le demandeur tient à souligner que la revendication 1, comme les
autres revendications en cause, est en fait un type précis de
revendication visant uniquement certains aspects précis proportionnés à
l'étendue de l'invention. L'examen de la revendication (à savoir la
revendication 1) fera ressortir les aspects suivants:
a) elle porte uniquement sur une bactérie marine synthétisant de
la mélanine qui est une culture biologiquement pure;
b) elle vise uniquement les bactéries qui appartiennent au genre
Alteromonas (et aux mutants de ces dernières); et
c) elle porte uniquement sur les bactériques du genre
Alteromonas (et aux mutants de ces dernières) qui sont capables
d'induire la fixation et la métamorphose des larves de C. virginica.
De l'analyse de la revendication 1 présentée ci-dessus, on verra
que la revendication est assez spécifique du fait que seules les
bactéries d'un seul genre font, l'objet de la revendication et, parmi ces
bactéries, seules celles qui possèdent la caractéristique de pouvoir
induire la fixation et la métamorphose des larve définies sont incluses
dans la revendication. La revendication ne s'applique pas à d'autres
genres ni mêmes aux autres membres du genre Alteromonas qui n'ont pas la
caractéristique de la présente invention.
La revendication 1 et les autres revendications qui ont été
rejetées sont clairement étayées par la divulgation. Aux lignes 20 et
suivantes de la page 4, il est expressément enseigné que la divulgation
porte sur la classe de bactéries qui sont une espèce du genre
Alteromonas; aux lignes 1 à 4 de la page 5, il est clairement déclaré
que l'invention porte sur une bactérie marine synthétisant la mélanine
qui est capable de remplir certaines fonctions; etc.
La divulgation donne clairement divers exemples du genre
Alteromonas (dont nous reparlerons ci-après plus à fond; les trois
exemples qui sont donnés sont clairement décrits comme n'étant que les
réalisations préférées de l'invention. Ces exemples montrent que
trois bactéries différentes, qui sont désignées par les abréviations
LST, DIP et HYP, sont indiquée et peuvent être employées dans le cadre
d'un procédé pour induire la fixation et la métamorphose des larves de
Crassostrea virginica.
... à la page 12
Nous attirons l'attention de la Commission d'appel sur la décision
rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Monsanto Co. c.
Commissioner of Patents, 42 C.P.R. (2d) 161, aux p. 171 et suivantes,
dans laquelle la Cour déclare qu'une divulgation figurant dans le
mémoire descriptif qui est insuffisante pour un profane, c'est-à-dire
pour une personne non versée clans l'art, peut très bien être suffisante
pour une personne versée dans l'art.
L'affidavit de R. Weiner est annexé au présent exposé et nous
demandons respectueusement qu'il soit inscrit comme faisant partie de
cet exposé. Quant aux déclarations de l'affiant, nous tenons à
souligner que M. Weiner est professeur de microbiologie; il s'agit donc
d'une «personne versée dans l'art dont relève l'invention».
Dans son affidavit, M. Weiner a déclaré ceci: «J'ai découvert que
plusieurs membres du genre Alteromonas possèdent les caractéristiques
visées par la présente invention. Plus particulièrement, il s'agit de la
production de produits métaboliques ... associés au métabolisme et à la
synthèse d'exopolymères. Ces organismes appartiennent au genre
Alteromonas et, comme A. colweilliensis, sont capables d'induire la
fixation et la métamorphose des larves de Crassostrea virginica. En
utilisant les méthodes divulguées dans la partie Spécification pour
l'identification d'A. colweilliensis (voir Spécification, page 26,
Tableau 1), j'ai découvert que deux autres bactéries du genre
Alteromonas synthétisant de la mélanine, A. hanedai (ATCC no 33224) et
A. nigrifaciens (ATCC no 23327), synthétisaient du PAVE, qui joue
également un rôle dans la fixation et la métamorphose de C. virginica.»
... à la page 15
L'arrêt qui fait autorité en la matière est celui de Monsanto c.
Commissioner of Patents, précité, pages 161 et suivantes; il s'agit
d'une décision de la Cour suprême qui porte expressément sur les mêmes
questions que celles qui ont été soulevées par l'examinateur en
l'espèce.
La décision rendue à la cuite de la demande présentée par Monsanto
en vertu de la Règle 25 portait sur un composé di-imido dans lequel un
grand nombre de substituants étaient fixés à la fraction de base; la
Cour suprême a examiné la question de savoir si, en ce qui concerne la
préparation des trois composés mentionnés dans la divulgation, les
revendications de produit, dont la revendication large 9 (visant une
classe générique de composés) et la revendication sous-générique 16
(énumérant cent vingt-six espèces), étaient adéquatement étayées et si
l'invention pouvait être considérée comme étant à juste titre décrite
dans la divulgation compte tenu de l'étendue des revendications.
Dans l'affaire Monsanto, une autre question qui se posait était
celle de savoir si l'espèce de produit, dont le mémoire descriptif ne
donne pas expressément de description ou d'exemple, peut être
revendiquée.
.. à la page 17
Si nous examinons maintenant en détail la décision rendue par la
Cour suprême dans l'affaire Monsanto, nous constatons que la décision de
la majorité portait sur des questions concernant (i) «les conclusions au
sujet de la prédiction»; (ii) la question de savoir si une personne
versée dans l'art pouvait préparer les composés revendiqués en se
fondant sur les enseignements de la demande de brevet; et (iii) la
preuve du manque d'utilité.
... à la page 18
A coup sûr, dans l'affaire Monsanto, la Cour suprême a conclu que
pour qu'un brevet soit considéré comme invalide, il faut établir qu'en
fait et en droit, les revendications visant les composés seraient en
totalité ou en partie inutiles.
En l'espèce, l'examinateur n'a pas présenté la moindre preuve, et
le dossier ne montre pas, qu'une bactérie quelconque, qui n'est
aucunement utile, est visée par l'invention et par les revendications,
et vice versa il n'existe aucune preuve que les revendications de
procédé et de méthode correspondantes qui ont été rejetées par
l'examinateur sont inutiles.
Dans sa décision, page 173 de C.P.R., la Cour suprême a déclaré
qu'à son avis, la cour d'instance inférieure avait complètement omis de
tenir compte de «... la règle qu'un mémoire descriptif de brevet
s' adresse à une personne «versée dans l' art»». Dans l'affaire Monsanto,
on avait présenté au Bureau des brevets un affidavit dans lequel une
personne versée dans l'art déclarait qu'en suivant les enseignements du
mémoire descriptif, on pouvait préparer tous les composés décrits, bien
que des instructions précises n'aient été données que pour au plus trois
composés.
... à la page 20
A coup sûr, l'invention est enseignée d'une manière complète et
appropriée à la personne versée dans l'art. Cet enseignement est
pleinement étayé dans toute la divulgation et est pleinement illustré au
moyen d'exemples suffisants pour permettre à la personne versée dans
l'art dont relève l'invention de mettre pleinement en oeuvre celle-ci
dans son étendue la plus large.
De plus, dans son affidavit, M. Ronald Weiner, qui est une personne
versée dans l'art, a en outre souligné et confirmé que les enseignements
de la divulgation permettent à une personne versée dans l'art de mettre
l'invention pleinement en oeuvre. Comme M. Weiner l'a déclaré, la
présente invention s'applique aux bactéries de n'importe quelle espèce
d'Alteromonas qui sont capables d'induire la fixation et la métamorphose
des larves de Crassostrea virginica.
... à la page 23
Le demandeur demande respectueusement à la Commission de tenir
compte de la preuve versée au dossier en ce qui concerne la déclaration
de l'examinateur. D'une part, il y a l'enseignement de la demande qui,
comme il en a ci-dessus été fait mention, indique clairement que les
bactéries et seulement les bactéries du genre Alteromonas qui sont des
bactéries marines synthétisant de la mélanine sont celles pour
lesquelles on revendique, conformément à l'invention, une utilité
décrite dans la divulgation et que «c'est avec surprise que l'on a
découvert» que ces bactéries avaient cette utilité. Il y a également la
preuve fournie par l'affidavit de Ronald Weiner, lequel a été versé au
dossier. Vice versa, il n'existe absolument aucun élément de preuve à
l'effet contraire; l'examinateur a uniquement fait une déclaration
catégorique non étayée par quelque antériorité ou par quelque autre
genre de preuve, laquelle tendrait à établir le manque d'utilité au sens
où l'a entendu la Cour suprême dans l'arrêt Monsanto.
... à la page 36
En ce qui concerne les questions qui se posent en l'espèce, la
décision du juge Rouleau, juge à la Cour fédérale, est extrêmement
semblable à la décision rendue dans l'affaire Monsanto c. Commissioner
of Patents. Ici encore, les faits qui ont été examinés montrent le
manque d'utilité et de prédictions «valables et raisonnables» à ce
sujet, ce qui dans les deux cas a été jugé insuffisant pour refuser
d'accorder un brevet au demandeur. Comme je l'ai ci-dessus mentionné,
l'examinateur n'a pas établi l'inutilité de quelque bactérie visée par
l'invention et, en second lieu, il n'existe aucune preuve à l'appui du
rejet des revendications de procédé et de méthode, et l'affidavit joint
à la demande établit clairement la validité de la prédiction et
l'utilité.
... à la page 37
A cet égard, il faut en outre souligner que si les déclarations de
l'examinateur étaient exactes, le demandeur ne pourrait revendiquer que
la réalisation précise qui est décrite et illustrée par des exemples
dans le mémoire descriptif, et ce, non seulement dans les affaires se
rapportant à la biologie comme celle-ci, mais aussi dans toute affaire
se rapportant à la mécanique, où une réalisation ou un «dispositif» plus
général a été divulgué.
...
[TRADUCTION]
En outre, l'examinateur semble interpréter d'une manière erronée la
Règle 25 qui s'applique aux réalisations précises de la demande.
L'article 34 n'exige absolument pas que chaque réalisation visée par
l'invention plus générale soit illustrée par des exemples pour pouvoir
être revendiquée. Les exemples donnés dans la demande ne sont que cela
- des exemples de certains composés préférés ou de certains dispositifs
mécaniques préférés dans le contexte plus général de l'invention. Il
n'existe aucune décision, ni aucune disposition de la Loi ou des Règles,
qui prévoit que le demandeur doit énoncer tout un genre à titre
d'exemple - dans l'affirmative, cela voudrait dire que, comme les
brevets chimiques, les brevets mécaniques comporteraient des centaines
de pages de divulgation, une fois que chaque composant mécanique ou que
chaque bactérie ou composé faisant partie de l'invention auraient été
illustrés au moyen d'exemples.
...
Le rejet de la revendication 1, lequel était fondé sur l'omission de
stinguer le microorganisme de celui qui existe dans la nature, ne tient
us puisque le demandeur a introduit la condition relative à la «culture
biologiquement pure» dans ladite revendication; ce point n'a plus à être
examiné plus à fond.
Le rejet des revendications 1, 5, 11, 16, 24, 30 et 35 doit être examiné plus
à fond compte tenu de l'affidavit présenté par le coinventeur, M. Weiner,
ainsi que des décisions concernant la Règle 25 des Règles sur les brevets et
l'article 34 de la Loi sur les brevets.
Dans son affidavit, M. Weiner déclare qu'en utilisant les méthodes divulguées
dans le mémoire descriptif pour identifier A. colwelliana, il a trouvé deux
autres bactéries du genre Alteromanas satisfaisant aux caractéristiques des
organismes qui font l'objet des revendications rejetées.
La Commission souscrit au point de vue exprimé par le demandeur au sujet de
l'application en l'espèce de l'arrêt Monsanto c. Commissioner of Patents, 42
C.P.R. (2d) 161. La Cour suprême a tenu compte de trois critères lorsqu'elle
a déterminé si, en fait, la description de quelques membres d'un groupe
permettait de faire des revendications à l'égard du groupe dans son ensemble:
(i) conclusions au sujet de la prédiction; (ii) question de savoir si une
personne versée dans l'art pourrait préparer les composés revendiqués en se
fondant sur les renseignements de la demande de brevet; et (iii) preuve du
manque d'utilité. En ce qui concerne le premier critère, la Commission est
convaincue qu'aucune preuve ni aucun argument n'ont été présentés à l'appui
~~ rejet fondé sur le manque de prévisibilité. Il est vrai que les systèmes
biologiques sont fort variables et qu'ils ne sont pas aussi prévisibles que
les systèmes mécaniques, par exemple, mais cela ne veut pas dire que tous les
systèmes biologiques sont totalement imprévisibles et qu'ils n'ont ni rime ni
raison. De fait, les systèmes biologiques sont complexes et leur milieu agit
sur eux d'une manière complexe. Toutefois, le domaine des brevets est plein
d'exemples de la façon dont les systèmes biologiques ont, d'une manière
prévisible, été utilisés dans des procédés industriels. La fabrication de
divers produits au moyen de divers organismes nous amène à conclure qu'il
n'est pas tout à fait imprévisible que des familles d'organismes existent ou
qu'on peut les faire exister de façon à remplir une fonction particulière ou
à fabriquer un produit particulier.
Le deuxième critère est certainement satisfait, compte tenu de la déclaration
que M. Weiner a faite dans son affidavit. Il est certain que M. Weiner est
une personne versée dans l'art est qu'il a été en mesure, à l'aide des
enseignements de la divulgation, de trouver des organismes comparables à ceux
dont il était question dans les revendications qui ont été rejetées.
Le troisième critère est satisfait, compte tenu de l'énoncé ou du libellé des
revendications. Chaque revendication incorpore en fait une déclaration
d'utilité et, par conséquent, les réalisations inutiles sont clairement
exclues. Chaque organisme visé par les revendications a) doit être un
membre... du genre Alteromonas, b) doit synthétiser de la mélanine et c) doit
être capable soit d'induire la fixation et la métamorphose de l'huître
Crassostrea virginica soit de synthétiser un produit métabolique spécifique.
...Nous recommandons l'acceptation des nouvelles revendications à la suite de la
décision finale que l'examinateur a rendue et des discussions additionnelles
qui ont eu lieu avec la Commission.
F.H. Adams M. Howarth A. Legris
Président Membre Membre
Commission d'appel Commission d'appel Commission d'appel
des brevets des brevets des brevets
Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission. Par
conséquent, je renvoie la demande à l'examinateur pour qu'il procède à
l'instruction conformément auxdites conclusions.
J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets
Fait à Hull (Québec),
ce 7e jour de février 1992.
McFadden, Fincham, Marcus & Anissimoff
Bureau 606
225, rue Metcalfe
Ottawa (Ontario)
K2P 1P9