DECISION DU COMMISSAIRE
Statut divisionnaire, exposé supplémentaire :
Il a été constaté que les revendications de la demande initiale qui
n'ont pas été instruites jusqu'à l'acceptation mais qui, malgré des
termes moins clairs, décrivent l'invention sollicitée dans la demande
divisionnaire, constituent un fondement approprié pour l'invention
revendiquée dans la demande divisionnaire. Le demandeur a reconnu que
l'exposé supplémentaire est différent de celui qui figure dans la
demande initiale. Le rejet est annulé et la demande est renvoyée pour
plus ample instruction.
La présente décision fait suite à la requête que le demandeur a
présentée au commissaire des brevets pour qu'il révise la décision
finale de l'examinateur concernant la demande de brevet 528 799
(classe 317-3), déposée le 2 février 1987 par l'inventeur Mats
Hedstrom et intitulée ÉCRAN PORTATIF ANTIREFLETS ET SUPPRESSEUR DE
RAYONNEMENTS ET D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE. L'inventeur revendique le
statut divisionnaire fondé sur la demande initiale 406 105 déposée le
28 juin 1982. L'examinateur chargé du dossier a rendu sa décision
finale le 2 septembre 1987, refusant d'accepter le statut
divisionnaire de la demande et d'accorder à l'exposé supplémentaire
qui l'accompagnait la date d'un exposé supplémentaire déposé avec la
demande initiale. Le 15 mars 1989 a eu lieu une audience à laquelle
l'agent des brevets, M. Marcus, a représenté le demandeur.
La demande divisionnaire porte sur la méthode et l'appareillage
d'interception des particules chargées électriquement sur les écrans
d'affichage au moyen d'un écran à la masse entre l'écran d'affichage
et l'utilisateur, comme le montre la réalisation décrite à la
figure 3, reproduite ci-dessous :
<IMG>
L'écran portatif 6 comprend un cadre conducteur électrique 2 mis à la
masse à 5 et un réseau non conducteur électrique 3 tendu à l'intérieur
du cadre. Une couche conductrice transparente 7 est appliquée au
réseau et reliée électriquement au cadre.
En prenant sa décision finale, l'examinateur a déclaré ce qui suit
(extrait).
[Traduction]
(...) d'abord, la demande relative à l'exposé
supplémentaire diffère sensiblement de l'exposé
supplémentaire figurant dans la demande principale
présumée, et les revendications fondées sur elle
n'auraient jamais pu être appuyées par le dossier
principal présumé; ensuite, les revendications 1-4 et
7-11 fondées sur l'exposé original (dans la mesure où
elles peuvent être brevetables, ce qui n'est nullement
concédé) portent sur unie invention ou une invention
présumée qui n'a jamais été revendiquée dans la demande
principale présumée.
Les revendications 5 et 6, finalement rejetées dans la
demande antérieure, doivent être supprimées, sinon la
demande sera jugée abandonnée pour non-conformité à
l'article 35 des Règles sur les brevets.
S'agissant de l'exposé supplémentaire, la demande de
brevet présumée no 406 105 (maintenant le
brevet 1 224 522) à la page SD9, aux lignes 7, 9 et 14
donne au lecteur le mode opératoire suivant.
"Le réseau est monté à l'intérieur du cadre
conducteur électrique (...)"
et "L'ensemble est ensuite immergé dans une solution
(...)
et "Cela constitue une couche conductrice électrique
tout autour des fils du réseau à mailles de nylon
tout en revêtant le cadre d'une telle couche."
Par contre, la présente demande, présumée être
divisionnaire de celle ci-dessus, dit à la page SD&, aux
lignes 7, 10 et 12 que :
"Le réseau est immergé dans une solution (...)"
et "Cela constitue une couche conductrice électrique
transparente tout autour du fil du réseau à
mailles de nylon"
et "Le réseau (...) est ensuite monté à l'intérieur
(...) du cadre."
Ainsi, il y a eu transposition des deux opérations
d"'immersion" et de "montage à l'intérieur du cadre" et
un exposé supplémentaire "diffère essentiellement" de
l'autre. L'allégation soulignée du demandeur à la page 7
de sa lettre de modification selon laquelle les deux sont
"identiques", mot pour mot" ne repose sur aucun fondement
de fait, et les revendications SD12 et SD13 de la
présente demande montrent un contraste marqué avec les
revendications SD11 et SD12 du brevet no 1 224 522.
Il est admis des deux côtés que les revendications 1, 2,
3 et 4 n'ont jamais figuré dans le dossier principal
présumé. L'argument du demandeur semble être qu'elles
devraient bénéficier du statut divisionnaire parce
qu'elles sont plus restreintes que les revendications
inappropriées qui ont été déposées dans la demande
principale présumée figurant dans la modification datée
du 6 mai 1986. Si cette affirmation est incorrecte, le
demandeur est sommé de montrer où la revendication 1, par
exemple, figurait dans la demande principale présumée.
Il s'agit certainement de démontrer que ces
revendications inappropriées dans la demande principale
présumée n'ont jamais représenté une invention; la
demande principale présumée ne faisait que revendiquer
une invention après la longue décision finale datée du
27 août 1986 et la réponse modificatrice du 2 février
1987. En les annulant, le demandeur a en effet concédé
que ces revendications n'étaient pas brevetables. Dès
lors, "l'article 38(2) de la Loi sur les brevets sur
lequel se fonde le demandeur" n'est pas pertinent parce
que ce dossier n'est bas un dossier "où une demande
décrit et revendique plus d'une invention (...)". Au
contraire, malgré trois décisions et une entrevue qui,
espérait l'examinateur, accélérerait l'acceptation, le
demandeur a refusé de revendiquer ne serait-ce qu'une
seule invention dans le dossier original présumé jusqu'à
ce qu'il soit forcé de le faire par la décision finale.
L'examinateur ne comprend vraiment pas comment la
décision du commissaire dans la demande no 120 389
(brevet no 962 101) 22 C.P.R. (2d) 171 se rapporte à la
demande en instance. Toutefois, l'examinateur
soulignerait que, dans le Recueil des pratiques du Bureau
des brevets, le paragraphe 10.08.03 est intitulé
"L'invention doit avoir été revendiquée dans la demande
principale" et fait observer que "(...) une revendication
omnibus dans la demande principale n'est pas suffisante
pour justifier le statut divisionnaire prévu à
l'article 38". Les revendications que le demandeur a
tacitement acceptées sont pareillement non brevetables et
ne peuvent servir à justifier le statut divisionnaire.
Les revendications 5 et 6 devraient être supprimées de la
demande. Ces revendications ont été rejetées en tant que
revendications 3 et 4 déposées dans la demande principale
présumée le 6 mai 1986 et annulées en réponse à la
décision finale datée du 27 août 1986. Tout appel aurait
du être interjeté à ce moment-là. Ce renseignement est
tombé dans le domaine public dans le brevet no 1 224 522.
Le demandeur sollicite une citation des précédents
faisant jurisprudence; il est informé que des efforts
semblables pour contourner les décisions finales ont été
déployés, mais que, comme aucune décision du
commissionnaire en ce sens n'a fait l'objet d'un appel,
les détails ne sont pas disponibles en vertu de
l'article 10 de la Loi sur les brevets. Les tribunaux
pourraient rejeter ces appels par analogie avec la
doctrine de la chose jugée.
Un examen minutieux montre que les revendications 7-11
entrent dans la catégorie des inventions non revendiquées
auparavant parce qu'il y a eu changement sensible.
L'observation du demandeur selon laquelle elles ne font
qu'utiliser une "terminologie acceptable tirée des
revendications de la demande principale" (voir le
paragraphe qui enjambe les pages 4 et 5 de la lettre de
modification) est trompeuse.
A moins que le demandeur ne fasse des modifications pour :
1) supprimer le renvoi à une demande divisionnaire dans
la pétition;
2) enlever le renvoi à une demande divisionnaire à la
page 1 de l'exposé ; et
3) enlever les revendications 5 et 6,
la présente décision met fin à l'instruction de la
demande, avant l'examen du bien-fondé du cas, parce que
les documents en l'espèce ne sont pas préparés de façon
prescrite par l'article 35 des Règles sur les brevets.
Dans sa réponse, le demandeur a défendu le statut divisionnaire de la
façon suivante (extrait) :
[Traduction]
Le demandeur soutient, affirmation qui sera discutée plus
en détail ci-après, que les revendications de la présente
demande divisionnaire s'incrivant dans "l'invention ou
les inventions définies dans les revendications" figurant
dans la demande principale.
Pour bénéficier du statut divisionnaire, il suffit que
l'objet de la demande divisionnaire ait auparavant été
"décrit et revendiqué".
Il n'est pas nécessaire, comme l'avance l'examinateur,
qu'une demande divisionnaire ne puisse porter que sur des
revendications qui ont déjà été acceptées par
l'examinateur. Il suffit que les revendications portent
sur ce que le demandeur considère comme son invention.
Si ces revendications, examinées plus tard, se révèlent
être non brevetables, alors elles peuvent être rejetées.
Selon la pratique divisionnaire, conformément à
l'article 38, il n'est pas nécessaire de déterminer la
brevetabilité avant que le statut divisionnaire puisse
être accordé.
L'article 38 de la Loi sur les brevets régit la question
du droit au statut divisionnaire, et les interprétations
juridiques qui en sont faites, et non les renvois aux
au Recueil des pratiques du Bureau des brevets.
L'article 38(2) de la Loi sur les brevets, que le
demandeur invoque pour obtenir ce statut divisionnaire,
est ainsi rédigé :
"(2) Si une demande décrit et revendique plus d'une
invention, le demandeur peut et, selon les instructions
du commissaire à cet égard, doit restreindre ses
revendications à une seule invention. L'invention ou les
inventions définies dans les autres revendications
peuvent faire l'objet d'une ou de plusieurs demandes
complémentaires, si ces demandes complémentaires sont
déposées avant la délivrance d'un brevet sur la demande
originale; mais si la demande originale a été abandonnée
ou si elle est déchue, le délai pour le dépôt des
demandes complémentaires se termine à l'expiration du
délai fixé pour le rétablissement et la remise en vigueur
de la demande originale aux termes de la présente loi ou
des règles établies sous son autorité."
D'abord, l'article 38(2) n'exige pas que la demande
divisionnaire ne contienne pas de "revendications qui
n'ont jamais figuré dans la demande originale". Le texte
énonce clairement et sans équivoque qu'un demandeur peut
faire en sorte que
"l'invention ou les inventions définies dans d'autres
revendications [fassent] le sujet d'une ou de plusieurs
demandes divisionnaires".
Il est avancé que les revendications présentées ici
représentent bien une invention définie dans la demande
originale décrite et revendiquée dans la demande
originale. Les revendications dans cette demande
divisionnaire portent sur la réalisation décrite à la
figure 3 ci-dessous :
"Comme pour l'écran 1, l'écran 6 comprend un cadre
conducteur électrique 2 à l'intérieur duquel est tendu un
réseau de nylon 3, mais les fils 4 de l'écran 1 sont
remplacés par une couche conductrice électrique
transparente 7, appliquée au réseau 3 et reliée
électriquement su cadre 2."
La revendication figurant dans cette demande
divisionnaire porte sur l'objet déjà revendiqué dans la
demande originale, à savoir dans la revendication 3 de
l'ancienne demande originale : "couche conductrice
électrique transparente appliquée au devant dudit réseau
é mailles fines"; et, dans la revendication initiale 7 :
"couche transparente conductrice électrique reliée
matériellement au devant dudit réseau à mailles et reliée
électriquement audit cadre conducteur électrique"
Tous les autres objets soulevés par l'examinateur sont
sans lien avec la question principale, à savoir accorder
à cette demande le statut divisionnaire selon la
formulation claire de l'article 38 de la Loi. Bien plus,
tous les autres points soulevés par l'examinateur peuvent
effectivement âtre abordés dans une poursuite ex parte
devant le Bureau des brevets après que le statut
divisionnaire a été accordé.
La Commission doit décider si, oui ou non, l'objet des revendications
de la présente demande a été revendiqué dans la demande initiale du
demandeur dans des termes qui justifieraient d'accorder le statut
divisionnaire à cette demande et si, oui ou non, l'exposé
supplémentaire qui l'accompagne justifie la date de l'exposé
supplémentaire déposé avec la demande initiale. La revendication 5 de
cette demande, modifiée le 7 juillet 1987, est ainsi rédigée :
[Traduction]
Écran portatif antireflets et suppresseur de rayonnements
et d'électricité statique, devant être placé devant un
écran d'affichage, ledit écran portatif comprenant un
cadre conducteur électrique devant être mis à la masse;
un réseau d mailles fines d'un matériau plastique non
conducteur électrique, tendu et monté à l'intérieur dudit
cadre, ledit réseau à mailles fines n'étant pas soutenu
par un renfort rigide et étant exposé su milieu
environnant sur au moins son devant; un moyen permettant
de relier matériellement ledit écran à un moyen
conducteur électrique, ledit moyen conducteur électrique
comprenant une couche conductrice électrique transparente
appliquée au moins à l'arrière dudit réseau à mailles
fines; un moyen de relier électriquement ledit cadre
conducteur électrique; et un moyen de mise é la masse
dudit cadre conducteur électrique.
La Commission utilise la numérotation des articles de la Loi sur les
brevets en vigueur le 12 décembre 1988, tandis que la décision finale
et la réponse du demandeur utilisent celle qui était en vigueur avant
cette date.
Le demandeur soutient dans son document et à l'audience que l'article
36(2) de la Loi sur les brevets exige que, pour obtenir le statut
divisionnaire d'une demande, la demande initiale ait décrit et
revendiqué plus d'une invention. L'attention est attirée sur les
dispositions de l'article 36(2) énonçant qu'une invention décrite et
revendiquée dans une demande initiale peut faire le sujet d'une
demande divisionnaire. Le demandeur souligne que ces revendications
d'une demande divisionnaire n'ont pas à avoir déjà été jugées
acceptables par l'examinateur avant d'être admissibles dans une
demande divisionnaire appropriée. La Commission accepte ces points de
vue et passe à une évaluation de ce qui est énoncé dans les
revendications de la demande initiale 406 105, maintenant le
brevet 1 224 522.
Dans les revendications initiales 1 et 2 de la demande initiale, un
réseau à mailles fines tendues à l'intérieur d'un cadre conducteur
électrique mis à la masse a été revendiqué, le réseau étant en contact
avec des fils conducteurs électriques ou un réseau conducteur
transparent et le cadre.
Dans la décision du 6 février 1986 prise à l'égard de la demande
initiale, plusieurs groupes de revendications, l'un étant le groupe A,
ont été inscrits comme indiquant une pluralité d'inventions, et une
exigence a été faite pour une limitation à une seule invention. Parmi
les revendications de ce groupe A, la revendication 2 portait sur des
fils conducteurs électriques tendus sur le réseau à mailles fines ou
intégrées à ce réseau et la revendication 3 définissait une couche
conductrice électrique transparente appliquée au réseau à maille.
Par suite de la décision finale à l'égard de la demande initiale, le
demandeur a présenté une revendication 1 modifiée qui définissait une
combinaison comportant des fils conducteurs électriques intégrés par
intervalles au réseau à mailles fines. La Commission remarque que,
dans les revendications de la demande initiale qui ont été annulées,
la revendication 6 annulée portait sur l'aspect fils, tandis que la
revendication 7 annulée définissait la couche conductrice
transparente. La Commission reconnaît dans les revendications 6 et 7
annulées le même objet, quoique en termes modifiés, que l'objet énoncé
dans le revendications 1 et 2 initiales de la demande initiale.
La Commission ne voit aucune raison pour laquelle l'objet, comme dans
la revendication 7 annulée discutée ci-dessus à l'égard de la demande
initiale, ne pourrait pas être revendiqué dans une demande distincte,
ni pourquoi le statut divisionnaire ne pourrait pas être accordé à
cette demande pour l'objet figurant dans une revendication comme la
revendication 7 ci-dessus. La Commission ne voit pas non plus
pourquoi une revendication dans une demande divisionnaire, tout comme
la revendication 7 ci-dessus, ne pourrait pas faire l'objet d'un
examen par l'examinateur, à l'aide de la technique citée, que ce soit
celle utilisée dans la demande initiale ou des renvois nouvellement
trouvés. Toutefois, si une revendication de ce genre, par exemple,
était modifiée de façon satisfaisante dans la demande divisionnaire
pour dépasser la technique citée, la force de l'objection
disparaîtrait et la revendication modifiée y serait acceptée.
De l'avis de la Commission, la revendication 1 modifiée par cette
demande porte sur une combinaison qui revendique l'aspect couche
transparente reliée su réseau énoncée dans la revendication 7 annulée
précitée.
La Commission ne partage pas l'opinion de l'examinateur selon laquelle
les revendications principales 5 et 6 de cette demande modifiée le
7 juillet 1987 doivent être supprimées ou selon laquelle la demande
sera tenue pour abandonnée en vertu de l'article 35 des Règles sur les
brevets. La Commission remarque que ces revendications 5 et 6
modifiées contenant la restriction voulant que le moyen conducteur
électrique comprenne une couche conductrice électrique est différente
de celles rejetées dans la demande initiale. A ce titre, ces
revendications modifiées se rapportent à une combinaison différente de
celle acceptée dans le demande initiale.
Au cours de l'audition, il a été signalé que, dans l'instruction de la
demande 406 105, le demandeur a été tenu de limiter cette demande à
une invention parmi plusieurs groupes de revendications repérées par
l'examinateur. La discussion a tourné autour de la question de savoir
si, oui ou non, le demandeur aurait le droit de faire instruire les
autres groupes dans des demandes divisionnaires distinctes, même si
les autres groupes ne contenaient pas de revendications acceptables,
par exemple eu égard à l'antériorité citée ou parce qu'elle ne serait
pas assez bien appuyée par l'exposé. La Commission croit que le
demandeur y aurait droit, étant donné l'article 36(2) de la Loi sur
les brevets, qui exige que l'invention soit décrite et revendiquée
dans la demande initiale. Cet article ne dit toutefois pas que les
revendications doivent être jugées brevetables ou dans une condition
acceptable dans la demande initiale avant que le Bureau ne les accepte
pour instruction dans une demande divisionnaire.
La Commission croit que les détails de la question qu'elle a à
trancher sont semblables aux circonstances ci-dessus. Dans
l'instruction de la demande 406 105, le demandeur a présenté les
revendications modifiées portant, entre autres choses, sur les
aspects fils conducteur électrique et réseau à mailles, et, en
annulant les autres revendications rejetées, il a remarqué qu'elles se
rapportaient à la réalisation de la figure 3 et étaient [traduction]
"le sujet d'une demande divisionnaire de même date avec les
présentes", la date de dépôt de cette demande, 2 février 1987. Les
revendications modifiées ont donné lieu au brevet 1 224 522. Les
revendications annulées ont été présentées dans cette demande, et le
statut divisionnaire demandé sur la foi de la demande 406 105. Parmi
ces revendications, les revendications 5 et 6 ont été refusées par
lettre du Bureau datée du 14 avril 1987, et elles ont été modifiées le
7 juillet 1987. Les revendications 5 et 6 modifiées portent encore
sur l'aspect de la couche conductrice électrique et du réseau à
mailles, aspect qui a été maintenu dans toute l'instruction de la
demande 406 105.
Étant donné l'article 36(2) de la Loi, la Commission est persuadée que
les revendications 5 et 6 modifiées sont des revendications
divisionnaires appropriées. La Commission juge qu'elles ne portent
pas seulement sur un aspect qui a été revendiqué systématiquement dans
toute l'instruction de la demande initiale, mais aussi qu'elles n'ont
pas à être instruites jusqu'à l'acceptation afin d'être admissibles
comme portant sur un aspect divisionnaire de la demande initiale. La
Commission considère que le rejet reposant sur l'article 35 des Règles
sur les brevets est mal fondé.
S'agissant des autres revendications principales, à savoir 1 à 4 et 7
à 11, la Commission juge qu'elles portent sur l'aspect couche
conductrice et réseau.
En somme, la Commission ne voit aucune infraction à l'article 36(2) de
la Loi sur les brevets dans la requête de statut divisionnaire pour
la présente demande.
En constatant que toutes les revendications principales figurant dans
la présente demande portaient sur l'objet approprié d'une demande
divisionnaire, la Commission estime que les revendications ne sont pas
pour autant acceptables par rapport à la technique pertinente. Elle
fait toutefois observer qu'aucun renvoi n'a été cité dans la décision
finale. A l'audience, M. Marcus a indiqué que le demandeur souhaitait
modifier davantage les revendications de cette demande pour les
présenter sous une forme acceptable, si cette mesure s'imposait.
La Commisssion passe à l'examen de l'exposé supplémentaire
accompagnant la présente demande. Le présent exposé supplémentaire
décrit une réalisation de la couche conductrice sur le réseau à
mailles, le réseau à mailles étant immergé dans une solution pour
produire une couche électroconductrice autour des fils. Le réseau à
maille et la couche ainsi formés autour des fils sont ensuite montés à
l'intérieur du cadre. Cette réalisation est énoncée dans les
revendications SD12 et SD13 du présent exposé supplémentaire.
La Commission accepte l'opinion de l'examinateur selon laquelle le
présent exposé supplémentaire en instance diffère essentiellement de
celui de la demande initiale. Là, la réalisation porte sur un cadre
dans lequel est monté un réseau à mailles, le cadre et le réseau étant
immergés dans une solution qui laisse un revêtement sur ce cadre et ce
réseau. L'objet du présent exposé supplémentaire est différent de
celui qui figure dans l'exposé supplémentaire de la demande initiale.
M. Marcus abonde en ce sens, réservant le droit qu'a le demandeur de
l'annuler et d'en présenter un autre. La Commission juge que la
première date qui peut être accordée à l'exposé supplémentaire de
la présente demande est la date où elle a d'abord figuré dans la
présente demande, à savoir le 2 février 1987.
La Commission recommande que le statut divisionnaire soit accordé à
la présente demande en fonction de la demande initiale 406 105 déposée
le 28 juin 1982 et que la date du 2 février 1987 soit accordée à
l'exposé supplémentaire accompagnant la présente demande.
M.G. Brown
Président intérimaire
Commission d'appel des brevets
Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission
d'appel des brevets. Par conséquent, j'accorde le statut
divisionnaire à la présente demande et la date 2 février 1987 à
l'exposé supplémentaire. Je renvoie la demande à l'examinateur pour
qu'il en reprenne l'instruction conformément à la recommandation.
J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets
Fait à Hull (Québec)
le 21e jour d'avril 1989
Marcus & Associates
a.b.s. de McFadden, Fincham, Marcus & Allen
Pièce 606
225, rue Metcalfe
Ottawa (Ontario)
K2P 1P9