Article 2, Inhibition des effets indésirables des composés du platine (II)
Il a été jugé que la demande ne justifiait pas pleinement les revendications
additionnelles, soumises lors de l'audience ou après celle-ci, et que les
revendications rejetées portaient sur un traitement thérapeutique plutôt que
sur une simple réaction chimique.
Le rejet est confirmé,
La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur auprès
du Commissaire des brevets pour qu'il révise la décision finale de
l'examinateur concernant la demande de brevet no 383,442 (classe 167-256)
déposée le 7 août 1981 et cédée aux Régents de l'Université de Minnesoto. M.
Richard F. borch en est l'inventeur. L'examinateur chargé du dossier a rendu
sa décision finale le 11 avril 1!985, rejetant la demande de brevet. Une
audience a eu lieu le 11 mai 19818, et des arguments ont été présentés par son
agent de brevet, M. R.A. Barrigar, assisté de MM. D.M. McGruder et R. Scott. A
la suite de cette audience, le demandeur a soumis d'autres observations dans
uhe lettre en date du 6 juillet 1988.
La demande a trait à une méthode pour inhiber la toxicité du platine (II) chez
des organismes pluricellulaires, par exemple, un mammifère vivant qui est
traité à l'aide d'un composé du platine (II), ou Pt(II), physiologiquement
actif. Une demi-heure à six heures apres l'administration d'un composé du
Pt(II) toxique, un composé dithiocarbamique (DTC) qui lie le platine et qui
convient à l'administration parentérale est introduit dans l'organisme
pluricellulaire ou le mammifère. Le composé liant le platine réagit en
inhibant certains effets indésirables du platine telle que la liaison
irréversible à des substrats utiles et la nausée chez un mammifère, tout en
permettant au platine de continuer à inhiber la croissance de la tumeur.
L'examinateur a fondé sa décision finale en partie sur les arguments suivants:
...
Le demandeur soutient que les revendications du processus ne
porte pas sur une méthode de traitement thérapeutique puisque
les revendications de la présente demande n'en indiquent pas les
étapes. Toutefois, cet argument en peut réfuter l'objection,
car, comme le précisait la dernière lettre officielle, le
processus exposé dans cette demande a pour but l'administration
d'un composé dithiocarbamique qui lie le platine à un être
humain qui reçoit un traitement chimiothérapeutique contre le
cancer faisant appel à des composés de platine en vue de réduire
les effets secondaires non désirables découlant de ses
composés. Cet objet est clairement exposé dans la communication
(voir page 16, lignes 23 à 27, par exemple).
L'argument du demandeur voulant que les revendications portent
sur une méthode visant à former un complexe du Pt(II) stable,
de structure carrée plane, à partir d'éléments comprenant un
composé de Pt(II) et un composé dithiocarbamique, et non sur
une méthode de traitement thérapeutique, est inadmissible.
Selon la communication, toute la réaction prend place dans le
corps d'un être humain qui reçoit un traitement
chimiothérapeutique et cette réaction ne peut donc s'opérer que
si le composé Pt(II) et un composé dithiocarbamique sont
administrés au corps d'un être humain atteint d'un cancer. La
communication indique clairement que lorsqu'un composé
dithiocarbamique est administré à un malade souffrant du cancer
qui reçoit un traitement chimiothérapeutique à base de Pt(II),
que le composé dithiocarbamique en question agit comme un
médicament afin d'atténuer les effets secondaires des composés
Pt(II) ou de les faire disparaître. De plus, la communication
ne fait état d'aucune autre réaction que celle du composé
dithiocarbamique dans le corps d'un malade atteint d'un
cancer. Il est évident, d'après la communication, que le
déplacement du ligand complexant le platine du complexe au
moyen d'un dithiocarbamate ne peut survenir que si le
dithiocarbamate est administré à un patient qui est soumis à
une chimiothérapie au Pt(II).
Pour qu'une prétendue invention soit brevetable, elle doit
répondre au critère d'utilité énoncé dans la Loi. L'utilité
dont fait état la communication concerne la réduction ou la
suppression des effets secondaires associés à l'utilisation du
composé Pt(II). Il me paraît donc évident que les
revendications relatives au processus, en dépit des arguments
du demandeur voulant qu'elles ne fassent pas état des
différentes étapes d'un traitement médical et qu'elles ne
soient donc pas une méthode de traitement thérapeutique,
portent sur une telle méthode à cause des informations
contenues dans la communication et de l'absence de toute preuve
tendant à démontrer que le présent processus est utile dans
n'importe quelle situation.
...
Dans sa réponse, le demandeur a fait valoir, entre autres, les
arguments suivants :
...
Il est respectueusement suggéré que les réactions dont font
mention les revendications, dans la mesure où elles s'opèrent
in vivo, ne prennent pas nécessairement place dans des
organismes humains. Ces réactions in vivo peuvent être
pratiquées sur des animaux aussi bien que sur des humains, ou
même dans des éprouvettes ou des boites de Pétri.
Le demandeur suggère, en outre, que la méthode de traitement
thérapeutique à base de médicaments nécessite le diagnostic
préliminaire d'un médecin, l'administration du médicament
approprié et l'évaluation de ses effets sur le patient. Le
médicament peut produire une réaction chimique dans le corps du
patient, mais cette réaction chimique ne constitue pas à elle
seule une méthode de traitement thérapeutique. Les
revendications exposées dans la présente demande ne décrivent
pas les différentes étapes d'un traitement thérapeutique.
...
Une telle série d'étapes, qui, prise globalement, constituerait
une méthode de traitement thérapeutique, pourrait être non
brevetable. Mais cela ne rend pas nécessairement non
brevetable une étape particulière ou une sous-combinaison
d'étapes. Pour bien comprendre cet argument, prenons un
exemple différent. Supposons qu'une méthode de traitement
thérapeutique comprend les étapes suivantes :
a) définir une ligne d'incision formant une boucle fermée sur
la peau;
b) brûler une zone cutanée de part et d'autre de la ligne
d'incision pour carboniser la peau;
c) couper le long de la ligne d'incision à travers la zone
carbonisée;
d) enlever la zone cutanée définie par la boucle fermée;
e) réaliser des incisions chirurgicales dans la chair dans la
zone où la peau a été enlevée.
Supposons maintenant que la sous-combinaison des étapes a), b),
c) est inédite et non évidente dans la mesure où elle
s'applique à une matière organique disposée en couche, dont la
peau. Un demandeur pourrait alors faire la revendication
suivante :
-- Une méthode pour couper et enlever de la matière organique
disposée en couches, comprenant les étapes suivantes :
a) définir une ligne d'incision formant une boucle
fermée à la surface externe de la matière organique en
couches;
b) brûler une zone du matériel organique en couches de
part et d'autre de la ligne d'incision pour carboniser la
matière le long de la ligne d'incision;
c) couper le long de la ligne d'incision à travers la
matière carbonisée. --
La revendication qui précède n'exclut pas la peau, ni la
possibilité que la sous-combinaison d'étapes revendiquées
s'insère dans une méthode de traitement thérapeutique. Cela
n'infirme en rien la brevetabilité de la revendication puisque
celle-ci fait intervenir les étapes concrètes bien coutumières
de la carbonisation et de l'incision.
Les revendications contenues dans la présente demande sont
tout aussi brevetables. Cependant, elles ne font nullement
état d'une méthode de traitement thérapeutique. Il n'est
question que de réactions chimiques. Or, toute réaction
chimique est un type de procédé tout à fait conforme à un objet
brevetable. Le monde végétal et animal est plein d'organismes
merveilleux qui peuvent: produire toute une variété de réactions
chimiques : conversion des amidons en sucre, génération
d'acides, oxydations des types variés. Cela ne signifie pas
toutefois que chaque fois qu'un demandeur cherche à faire
breveter une invention mettant en jeu une réaction chimique, il
faille déterminer si cette réaction pourrait s'opérer in vivo.
On n'est pas davantage tenu de déterminer si cette réaction
pourrait faire partie intégrante d'une méthode de traitement
thérapeutique. Mais qu'en serait-il si tel était le cas? Eh
bien, une réaction thionique est une réaction chimique. Ce
n'est pas, répétons-le,. une méthode de traitement
thérapeutique, pas plus que les étapes concrètes de l'incision
et de la carbonisation sont en elles-mêmes des méthodes de
traitement thérapeutique. Pour qu'on puisse parler de méthode
de traitement thérapeutique, il faut se poser les questions
suivantes : la revendication exige-t-elle expressément ou
nécessairement la présence d'un sujet humain? Fait-elle
intervenir une procédure de diagnostic, ou l'administration de
doses précises de médicaments à un patient? Si la réponse à
ces deux dernières questions doit être affirmative, il se peut
alors que la revendication définisse une méthode de traitement
thérapeutique.
Mais tel n'est pas le c:as ici. Les revendications portent sur
la formation de certains composés de platine (II). Les étapes
décrites sont des réactions chimiques s'opérant dans un
environnement physico-chimique bien défini. Il n'est nullement
question d'un patient, de médicaments, de posologie, ou
d'administrer des médicaments à un patient. Et rien ne rend
aucune des notions qui viennent d'être mentionnées
implicitement nécessaires. De toute évidence, la revendication
17 fait état de "l'administration" d'une certaine substance
chimique définie "au système de dégradation du
dithiocarbamate", mais il n'est pas nécessaire qu'un tel
système soit situé à l'intérieur d'un sujet humain, voire même
d'un animal. Le mot "administration" aurait très bien pu être
replacé par un autre terme, "introduction" ou "addition", par
exemple.
Lorsque nous en arrivons à la revendication 22, nous constatons
que l'environnement comprend certains agents "que l'on
rencontre dans un système biologique vivant". Mais le système
pourrait bien ne pas être humain, et il n'est pas question d'un
patient, ni de l'administration de médicaments ou d'une
posologie à un patient. Si l'on demandait è un médecin si la
revendication 22 constituait une définition appropriée ou même
quelconque d'un traitement ou d'une procédure thérapeutique, ce
médecin nous dirait certainement que la revendication définit
une réaction biochimique qui pourrait servir les fins d'un
traitement ou d'une procédure thérapeutique, mais qu'elle ne
définit certainement pas une telle procédure ni un telle
traitement.
De fait, l'inventeur a effectivement réalisé des expériences in
vitro avec l'ADN, les composés du platine et un agent "de
sauvetage" dithiocarbamique de cette invention, et plus
spécifiquement le DDTC. Il a également réalisé des expériences
avec des enzymes bloqués ou inactivés par le platine et a
réussi à les réactiver avec du DDTC. Bien que la méthode
faisant l'objet de la revendication réalisée in vivo, elle peut
également être réalisée in vitro, si on introduit dans
l'environnement in vitro les agents nécessaires, y compris ceux
"que l'on rencontre dans un système biologique vivant". Le
libellé des revendications, sauf en ce qui concerne les
revendications 13 et 34, ne restreint aucunement la méthode à
un environnement in vivo.
Dans les expériences sur les complexes ADN/Pt, on a constaté
que le DDTC n'éliminait pas de platine. En bref, on croit que
l'inventeur est le premier à découvrir que le DDTC est un agent
complexant le platine qui est juste assez fort pour inverser le
blocage des enzymes ou des molécules semblables par le platine,
mais qui n'est pas assez fort pour extraire le platine de
l'ADN. Conséquemment, notre revendication 1 existante comprend
des manipulations chimiques ordinaires dans des tubes à essai.
...
Bien qu'il sache, évidemment, que les procédés revendiqués
pourrait être appliqués au traitement d'animaux vivants, le
demandeur soutient respectueusement que la chose en soi ne se
s'oppose pas à la brevetabilité des revendications. à cet
égard, il est respectueusement demandé au Commissaire de se
reporter è l'affaire No 880 719 (Patent No 994 693), (1973), 18
C.P.R. (2nd) 114 (PAB) à la page 119, où l'on relève le
passage suivant :
[traduction]
"Puisque l'objet du présent procédé porte sur le "moyen"
plutôt que sur la "fin", il devrait faire partie des
réalisations manuelles et de production et, à ce titre, être
brevetable comme on l'affirme dans l'affaire Lawson c. le
Commissaire, mentionnée ci-dessus. Le fait qu'on puisse
relier la pertinence du résultat final du présent procédé au
traitement d'animaux vivants demeure accessoire à l'objet de
la présente invention, mais il est exact que le présent
procédé ne fait aucunement intervenir les propriétés
pharmaceutiques d'une substance pour effectuer le traitement
thérapeutique ou préventif d'une maladie. On ne saurait
prétendre qu'un objet n'est pas brevetable sous prétexte que
le traitement d'un animal vivant est une condition préalable
de l'utilité du produit final, car un tel principe serait
assez vaste pour exclure les médicaments et les procédés de
fabrication y ayant trait qui relèvent de l'article 41(1),
les tests nouveaux et évidents servant à démontrer la qualité
des produite pharmaceutiques de fabrication industrielle, et
toutes les inventions analogues qui ont une application
médicale ou chirurgicale pour objet. Ce qui précède est
conforme à la décision rendue par la C.S.C. dans l'affaire
Tennessee Eastman c. le Commissaire des brevets (sur un appel
d'une décision de la Cour de l'Échiquier portant sur le même
dossier, supra) lorsqu'elle a déclaré, en se référant au
procédé à l'étude, lequel consiste à appliquer une substance
adhésive à des tissus organiques, qu'il "s'insérait
manifestement dans le domaine de l'application pratique" par
opposition su simple principe scientifique ou au théorème
abstrait qu'exclut l'article 23(3) (sic : article 28(3)) de
la Loi sur les brevets...
De toute façon, les présentes revendications se différencient
concrètement des revendications à l'étude dans le cas présent
puisque celles-ci ne décrivent nullement les étapes d'un
traitement médical ou chirurgical."
...
Il est de plus soutenu que l'invention du demandeur ne visait
pas uniquement le traitement des cancéreux. Tout en
reconnaissant que son invention peut servir à cette fin, le
demandeur souligne que le fait de pouvoir appliquer son
invention à des expériences in vitro ou, in vivo, à des
micro-organismes, donne à celle-ci une grande valeur comme
outil de recherche. Bien que cet emploi ne soit pas décrit
explicitement dans le mémoire descriptif, il est évident que la
demande tient compte des l'utilité de l'invention dans un milieu
qui n'est pas limité aux humains ou aux animaux...
...
La Commission doit décider si l'objet des revendications 1 à 37 est brevetable aux
termes de l'article 2 de la Loi. La revendication 1 se lit comme suit :
Une méthode pour former un complexe du Pt(II) stable, de structure carrée
plane à partir d'éléments comprenant a) un composé du Pt(II) et
b) un composé dithiocarbamique, ladite méthode étant appliquée en présence
d'agents qui peuvent inactiver les composés dithiocarbamiques par
dégradation ou conjugaison, et
de ligands complexant le platine qui sont présents chez des organismes
pluricellulaires complexes;
au moins une partie du composé de Pt(II) réagissant pour former un
complexe avec ledit ligand complexant le platine, ledit composé du Pt(II)
ayant la formule :
<IMG>
où X1 et X2 sont identiques ou différents et représentent des groupes
nucléofuges ioniquement ionisables ou, pris ensemble, X1 et X2 peuvent
constituer un groupe nucléofuge cyclique difonetionnel, et L3 et L3 sont
identiques ou différents et représentent les résidus de ligands ammine ou
amine, ou, ou (sic) en combinaison, L3 et L3 ensemble représentent le résidu
d'un ligand diamine aliphatique ou cycloaliphatique;
ladite méthode comprenant le déplacement du ligand
complexant le platine dudit complexe au moyen d'un
dithiocarbamate sous la forme d'une espèce anionique formée à
partir du composé dithiocarbamique
R1R2NCSM
où R1 et R2 sont identiques ou différents et représentent des
radicaux aliphatiques ou cycloaliphatiques inférieurs donneurs
d'électrons, et M est 1) un hydrogène, 2) un métal
électropositif lié ioniquement, auquel cas le reste du composé
dithiocarbamique est chargé. négativement, ou 3) le
radical -S-CNR3R4, R3 et R4 étant définis de la même manière que
R1 et R2; ce qui permet de former ledit complexe carré stable du
Pt(II),
dans lequel le groupe fonctionnel R1R2N-C-S- est lié par
coordination au platine à la place de l'enzyme ou du ligand.
L'exemple que le demandeur décrit dans sa réponse à la décision définitive
d'une revendication basée sur une méthode et des étapes a) à c) qui sont
utilisées pour couper et enlever de la matière organique disposée en couches
mérite quelques observations. Les étapes a) à c) ont pour objet de définir une
ligne d'incision, de brûler une zone de part et d'autre de cette ligne
d'incision et de couper le long de celle-ci. Le demandeur déclare que les
étapes de la carbonisation et de l'incision confèrent un caractère brevetable à
ce genre de revendication. En raison de la décision Tennessee Eastman c, le
Commissaire des brevets (1974) R.C.8. 112, nous estimons cependant qu'une telle
revendication ne serait pas admissible si l'invention avait pour objet le
traitement médical ou chirurgical d'un mammifère vivant. Il faut tenir compte
de l'objet de l'invention pour déterminer si celle-ci satisfait aux exigences
de l'article 2, lequel se lit ainsi:
"invention", toute réalisation, tout procédé, toute machine,
fabrication ou composition de matières, ainsi que tout
perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la
nouveauté et de l'utilité.
Notons, de surcroît, que les trois étapes citées dans l'exemple ne portent pas
sur l'incision de matières comme L'indique le préambule de la revendication. A
notre avis, l'exemple ne réussit pas à démontrer l'admissibilité de la demande
sua termes de l'article 2.
Quant à la méthode que décrit cette demande, la description nous apprend
qu'elle comprend deux grandes étapes. La première concerne l'administration
d'un complexe de Pt(II) qui s'attaque aux cellules cancéreuses, tandis que la
seconde nécessite l'administration. d'un composé de DTC dans un certain laps de
temps afin de prévenir les nausées qui font suite à la première étape. La
première étape est une méthode de traiter le cancer et, donc, un traitement
médical. Le fait de la joindre à la seconde étape, c'est-à-dire une méthode
destinée à atténuer les nausées résultant de la première étape, n'empêche en
rien la méthode considérée d'être an traitement médical.
Après avoir répondu à la décision définitive, mais avant que n'ait lieu l'audience,
l'inventeur, M. Borch, a fait, à titre complémentaire, une déposition sous
serment. Il déclare dans cette déposition que les méthodes décrites dans la
demande peuvent être réalisées in vitro ou in vivo si on les applique à des
micro-organismes ou à des cellules de culture. Il décrit l'exposition d'une
préparation enzymatique à un médicament à base de platine, la surveillance de
l'activité enzymatique, le lavage de la préparation enzymatique pour en extraire le
médicament à base de platine, et l'exposition de la préparation au
diéthyldithiocarbamate (DDTC, un composé du DTC) pour éliminer le platine du site
et la détermination du rétablissement de l'activité enzymatique. Il fait allusion
à la chimie du DDTC et des complexes de platine coordonnés à des macromolécules
biologiques, notant que le lien entre le platine et l'adénione est éliminé par le
DDTC, tandis que le lien entre le platine et la guanine est non réactif.
D'après ce que nous comprenons, l'affidavit ne tient pas compte de l'effet qu'un
mammifère vivant exerce sur le DTC après son administration, ni du moment propice
pour l'application du traitement au DTC pour prévenir des lésions irréversibles.
La demande décrit l'efficacité de l'utilisation des composés du DTC pour inhiber le
lien irréversible entre des composés du Pt(II) et des substrats utiles sans
éliminer les effets souhaitables du Pt(II). Le but de l'utilisation des composés
du DTC est d'inhiber la toxicité du Pt(II) de manière à réduire la gravité des
nausées. En soulignant que le moment choisi pour l'administration du DTC est d'une
grande importance, on précise quatre périodes différentes pour l'administration, à
savoir une demi-heure à six heures après l'administration du Pt(II), après un
certain minimum et maximum de demi-vies du Pt(II), moins de six heures après le
début des effets physiologiques du Pt(II), après que le Pt(II) a commencé à former
des complexes, mais avant qu'il y ait lésion irréversible des tubules rénaux. On
dit que l'utilité de l'invention se manifeste lorsqu'un complexe du Pt(II) est
introduit dans un organisme pluricellulaire complexe qui possède des reins et un
appareil digestif. On décrit les résultats de tests réalisés chez des modèles
animaux, y compris la réduction de l'azote uréique sanguin, de la perte pondérale
et de la taille des tumeurs. D'après la description de la méthode de traitement,
le complexe du Pt(II) est administré d'une manière habituelle, par voie
intraveineuse ou intrapéritonéale, et les composés du DTC sont administrés d'une
manière qui tient compte de la rapidité de leur métabolisme, dégradation ou
inactivation dans les milieux acides, les systèmes biologiques vivante et autres.
Une comparaison plus étroite de l'affidavit et de la demande nous
révèle que l'affidavit ne contient aucun renseignement sur les
périodes de temps favorables à l'administration d'un composé du DTC.
Il n'est pas question non plus de la réduction de la gravité des
nausées. A notre avis, il porte sur la recherche biochimique et les
expériences chimiques permettant l'étude de cellules en culture
contenant de l'acide désoxyribonucléique (ADN).
A la page 9 de la demande, on dit que les expériences avec l'ADN, le
platine et le DTC révèlent que les DTC déplace le platine des
complexes ADN/Pt(II) formés in vitro, et que ces expériences
indiqueraient que le DTC serait peu efficace pour inhiber la toxicité
du Pt(II) étant donné que l'or, pourrait s'attendre que l'effet
chimiothérapeutique du platine soit inversé. A la page 10, on dit
qu'une telle inversion in vitro ne se produit pas dans les systèmes
pluricellulaires vivants. Une raison invoquée est que les composés du
DTC sont présents in vivo sous forme d'espèces anioniques qui ont de
la difficulté à traverser les membranes cellulaires. Une autre raison
invoquée, qui n'est pas sans valeur, c'est que les composés du DTC qui
passent à travers les parois cellulaires sont dégradés ou conjugués
pour former des produits non chélatants avant d'avoir pu atteindre les
complexes ADN/Pt(II) à l'intérieur de la cellule. On indique que la
demi-vie biologique est suffisamment longue pour produire une
inversion des effets secondaires du Pt(II). On dit que les milieux
acides pourraient être l'acide de l'estomac.
Considérant l'affidavit et la demande de M. Borch, nous constatons que
la discussion porte sur deux méthodes pour utiliser les complexes du
Pt(II) et les composés du DTC. La première a trait, par exemple, à
des expériences in vitro et est mentionnée dans l'affidavit. La
seconde fait intervenir un traitement en deux étapes de mammifères
vivants et est décrite dans la demande, où il est question d'une
manière particulière des moments prescrits par l'administration dans
le but d'obtenir l'effet chimiothérapeutique du complexe du Pt(II) et
le soulagement de 1a nausée par des composés du DTC, par suite de la
contribution d'un système mammalien. D'après l'affidavit, nous
pouvons voir que le but de la première méthode est de déterminer
l'inhibition enzymatique et d'obtenir des renseignements utiles à
partir de la méthode d'essai. Si nous en tenons à la demande, la
seconde méthode a pour objet, à notre avis, le traitement d'un
mammifère. La demande pourrait sans doute étayer l'objet auquel se rapporte la pre-
mière méthode, mais la démonstration n'en est pas faite. A notre avis, la méthode
exposée dans la demande, dans la mesure où elle concerne le traitement de mammifères,
ne satisfait pas aux conditions qui la rendraient admissible en vertu de la décision
rendue dans l'affaire Tennessee Eastman.
Nous en venons maintenant aux divers groupes de revendications qui sont à l'étude.
Le groupe A comprend les revendications 1 à 37 qui ont été rejetées par
l'examinateur. Le groupe B correspond à la revendication X présentée lors de
l'audience. Le groupe C, à la suite de la lettre en date du 6 juillet 1988, contient
une suggestion de modifications à la revendication X, et bien qu'aucune revendication
X modifies n'ait été déposée, nous incluons cette suggestion aux fins de la
discussion.
Le groupe A comprend trois revendications distinctes, les revendications 1, 17 et
2?. La revendication 1 fait mention des agents et de leurs fonctions qui consistent
à inactiver les composés DTC. Selon la demande, les agents comprennent les
mammifères. Nous en concluons donc que la présence d'un mammifère fait partie
intégrante de la revendication. La revendication 1 se réfère aux ligands complexant
le platine qui sont présents dans des organismes pluricellulaires complexes. Dans la
demande, un organisme pluricellulaire comprend les reins et l'appareil digestif et
englobe donc, à notre avis, les mammifères vivants pour provoquer l'indispensable
complexification du platine. Nous estimons que la revendication 2 se rapporte à un
traitement médical. Nous observons que la revendication 1 ne précise pas à quel mo-
ment le compose du DTC doit être ajouté pour combiner son action avec celle du plati-
ne. La demande nous apprend que cette caractéristique assure l'efficacité du traite-
ment. Nous estimons que la revendication 1 ne définit pas clairement le traitement
décrit. Toutefois, puisque la revendication 1 se rapporte à un traitement médical,
le fait que la méthode souligne les moment choisi pour l'administtation du composé
n'empêche pas la revendication 1 de faire partie de la catégorie du traitement
médical.
La revendication 17 fait appel à un système qui dégrade le DTC. D'après la demande,
un mammifère vivant peut constituer un tel système puisqu'il provoque une certaine
action sur le composé du DTC. Nous en concluons donc que la revendication 17 se
rapporte à un traitement médical.
La revendication 22 est analogue à la revendication 1 puisqu'elle recourt à des
agents et qu'elle les situe aussi bien dans un tel système biologique vivant que dans
un organisme pluricellulaire complexe. A notre avis, la revendication 22 décrit un
Aucune des revendications faisant partie du groupe A présente autre
chose qu'un traitement médical. Elles sont donc inadmissibles.
Le groupe B ne comprend que la revendication X. Le demandeur prétend
que cette revendication ne contient aucun terme qui laisserait
entendre que la méthode ne s'applique qu'à un mammifère vivant. C'est
à cette fin que la revendication X ne fait aucunement allusion aux
agents. Après la tenue de l'audience, alors qu'il étudiait la
revendication X et la déposition sous serment de M. Borch, la
Commission en est venue à la conclusion que, dans la mesure où la
revendication X pouvait se rapporter à une méthode non médicale, elle
ne décrirait pas de façon suffisamment explicite l'application de la
méthode à des expériences in vitro, ou son application, in vivo, à des
micro-organismes, comme le laissait entendre la déposition sous
serment. Lorsqu'elle en a informé le mandataire, la Commission a
suggéré qu'on songe à ajouter à la revendication X le membre de phrase
qui, dans la déposition sous serment de l'inventeur, fait état
d'activités in vitro et in vivo. Le groupe C renfermait donc une
suggestion qui permettrait d'apporter une modification à la
revendication X.
Dans sa lettre en date du 6 juillet 1988, le demandeur évoque la
possibilité d'apporter une modification à la revendication X,
modification qui ferait allusion aux activités in vitro et in vivo
pratiquées sur des micro-organismes ou des cellules de culture, mais
aucune revendication comprenant une telle modification n'a été
soumise. Le demandeur, tout en retenant les revendications des
groupes A et B, demandé que la Commission étudie la suggestion
applicable à la revendication du groupe C comme l'une des
revendications à l'étude. Les observations formulées ci-dessous
s'appliquent donc à tous les groupes de revendications.
Selon M. Barrigar, il faudrait évaluer les revendications à l'étude
comme si elles ne représentaient que des réactions chimiques. A son
avis, les réactions chimiques sont des objets brevetables. Il
maintient que, quel que soit l'endroit où se produit la réaction
chimique, celle-ci demeure la même qu'elle se produise à l'intérieur
ou à l'extérieur du corps d'un mammifère vivant. Dans la lettre du 6
juillet 1988, le mandataire résume son exposé oral à l'audience dans
les termes suivants :
a) Les réactions chimiques sont brevetables de par leur nature;
La brevetabilité des procédés chimiques est admises depuis
bien longtemps.
b) L'utilisation qui est faite d'une invention ne détermine en
rien la brevetabilité de celle-ci. Une composition
pharmaceutique ou un instrument de chirurgie peuvent n'avoir
d'autre utilité pratique que de servir à un traitement médical,
mais cela ne rend ni l'instrument de chirurgie ni la
composition pharmaceutique non brevetable; l'un et l'autre
peuvent être correctement revendiqués comme une invention.
c) Bien que des méthodes de traitement médical nécessitant des
étapes cliniques aient été rejetées comme étant non
brevetables, il semble que, au Canada, ce rejet, du moins dans
la mesure où de telles méthodes font appel à des composants
chimiques, s'appuie sur la décision Tennessee Eastman qui a été
rendue par la Cour suprême du Canada et qui à son tour,
s'appuie sur le fait que l'article 41(1) de la Loi sur les
brevets, qui était alors en vigueur, interdisait la
revendication des composants pharmaceutiques en eux-mêmes.
Maintenant que ces dispositions législatives n'existent plus,
le raisonnement étayant la décision Tennessee Eastman ne tient
plus, et rien ne justifie plus le rejet des revendications
fondées sur l'utilisation d'un composant pharmaceutique. Rien
ne peut plus donc s'opposer, à plus forte raison, à la
revendication d'un procédé chimique qui fait appel à
l'utilisation d'un composant chimique particulier.
Nous partageons l'avis exprimé au point a) lorsqu'il s'agit uniquement
d'une réaction chimique. Toutefois, nous ne partageons pas l'avis du
mandataire en ce qui concerne les points b) et c). Il laisse entendre
que la décision Tennessee Eastman s'appuyait sur la proposition
voulant que l'article 41(1), alors en vigueur, interdisait la
revendication de tout composant pharmaceutique en lui-même. Il note
que l'article 41(1) ne renfermait plus l'ancienne exigence et que cela
prive la décision Tennessee Eastman d'un fondement qui soit encore
valable aujourd'hui. Toutefois, dans l'affaire récente Imperial
Chemical Industries Ltd. c. le Commissaire des brevets (1986) 9
R.C.B. (3e) 289, (ICI), la Cour fédérale s'est reportée à la décision
Tennessee Eastman et, en particulier, à l'importance de l'article
41(1), alors en vigueur, su sujet duquel le juge Heald a déclaré ce
qui suit :
Venons-en maintenant à l'arrêt de la Cour suprême du Canada;
c'est le juge Pigeon qui a rendu cette décision au nom de la
Cour. Il commence ses .motifs en énonçant l'exposé conjoint des
faits et des questions. Aux pages 114 et 115 R.C.S.; à la page
204 du C.P.R., il reproduit, en l'approuvant, la partie des
motifs du juge Kerr citée plus haut. Il est vrai qu'il parle
de l'incidence de l'article 41, probablement parce que cette
affaire était fondée sur le paragraphe 41(1). Toutefois, après
avoir traité de ce sujet, il dit d la page 207 du C.P.R. :
Étant arrivé à la conclusion que les méthodes de traitement
médical ne sont pas visées comme "procédés" par définition
d'"invention", le mêmo raisonnement doit, pour les mêmes
motifs, s'ppliquer aux méthodes de traitement chirurgical.
A mon sens, il s'agit d'une affirmation claire et sans
équivoque selon laquelle "les méthodes de traitement médical ne
sont pas visées comme "procédés" par la définition
d'"invention"". C'était là la seule question soumise à la
Cour, et il y est répondu de façon claire et sans équivoque.
En conséquence, j'estime que la portée de cette affirmation ne
peut se limiter uniquement aux situations de faits visées par
le paragraphe 41(1') de la Loi. Il s'ensuit donc que le
Commissaire n'a pas commis d'erreur en se considérant lié par
le principe énoncé dan, l'arrêt Tennessee Eastman. (C'est nous
qui soulignons.)
A notre avis, le juge Heald déclare que l'article 2 est déterminant
lorsqu'il s'agit de méthodes de traitement applicables à un mammifère
vivant, d'autant plus qu'il inclut les commentaires du juge Pigeon à
la page . Nous remarquons en outre, dans l'arrêt Tennessee Eastman,
qu'après avoir fait ces remarques, le juge Pigeon a fait état de la
pertinence d'un arrêt britannique, Swift's Application (1962) R.P.C.
37 et il a estimé qu'il ne s'appliquait pas à la situation à l'étude.
Le juge Pigeon a également fait état d'un autre arrêt britannique,
Schering A.G.'s Application (1.971) R.P.C. 337. Il s'en inspire en
citant le passage et en soulignant certains mots qui n'étaient pas
soulignés dans le rapport du tribunal britannique :
[Traduction]
Cependant, bien qu'il semble, après un examen minutieux de la
question, qu'en vertu de la présente Loi, il faille exclure les
brevets couvrant un traitement médical su sens strict, les
revendications faisant l'objet de la demande ne paraissent pas
s'insérer dans cette introduction et, la loi étant ce qu'elle
est aujourd'hui, il faudrait, au moins à ce stade de notre
jugement, leur permettre de suivre leur cours. Comme la
Divisional Court de la Queen's Bench Division l'a clairement
établi dans Swift's Application (1962) R.P.C. 37, le bureau et
le Patents Appeal Tribunal ne tranchent pas à ce stade la
question de la "brevetabilité effective", selon l'expression
utilisée en cette affaire-là, et sauf s'il y a, sans aucun
doute raisonnable, absence de revendication d'un mode de
fabrication ou si la demande est manifestement injustifiable,
ils ont le devoir de faire droit à la revendication. Les
demandeurs auront ensuite l'occasion en temps et lieu, le cas
échéant, de faire trancher par la High Court la question de la
"brevetabilité effective". (J'ai mis des mots en italique.)
Nous croyons utile, pour examiner l'objet du demandeur, d'étudier les
raisons que le juge Kerr a donné dans la Cour inférieure et que le
juge Pigeon a inclus dans sa décision portant sur l'affaire Tennessee
Eastman, comme suit :
... La méthode fait essentiellement partie du domaine professionnel
du traitement chirurgical e1t médical du corps humain, même si à
l'occasion elle peut être appliquée par des gens qui n'oeuvrent pas
dans ce domaine. En conséquence, je conclus que, dans l'état
actuel de la Loi sur les brevets du Canada et de l'étendue de ce
qui est sujet à un brevet, comme l'indique la jurisprudence que
j'ai citée, et qui fait autorité, la méthode ne constitue pas une
réalisation, un procédé ou l'.e perfectionnement d'une réalisation ou
d'un procédé au sens du paragraphe d) de l'article 2 de la Loi sur
les brevets.
Lorsque nous comparons l'avis du juge Kerr et celui qu'a exprimé le juge Pigeon
après avoir étudié l'article 41(1), nous constatons que ces avis sont
identiques. Les décisions des deux tribunaux qui sont intervenus dans l'arrêt
Tennessee Eastman, et à laquelle la Cour fédérale s'est conformée dans l'arrêt
ICI, déclarent que les traitements médicaux et chirurgicaux ne peuvent
bénéficier de la protection des brevets en vertu de l'article 2 de la Loi.
A notre avis, l'arrêt Tennessee Eastman se fonde sur l'article 2, et non sur
l'article 41(1), et que c'est en nous fondant sur l'article 2 que nous devons
trancher la question dont nous sommes saisis. De surcroît, nous ne partageons
pas l'opinion du demandeur voulant que seule une réaction chimique se produise
dans le corps du mammifère. Nous croyons qu'il se passe autre chose lorsqu'une
méthode a pour objet l'administration de substances particulieres à l'organisme
d'un mammifere pour traiter cet organisme. Il ne fait pas de doute qu'un
composant particulier, comme un composé du DTC, pourrait lui-même être
brevetable dans certaines circonstances. Toutefois, lorsqu'il faut considérer
la méthode de traitement d'un mamaiifere, nous estimons que la décision prise
dans l'arrêt Tennessee Eastman indique qu'une telle méthode n'est pas
brevetable. Nous sommes persuadés que la méthode décrite par le demandeur ne
décrit pas une simple réaction chimique et ne se rapporte pas simplement à une
réaction chimique. Nous sommes convaincus que la demande démontre que la
méthode trouve son utilité lorsqu'un mammifère est traité grâce à
l'administration de composés de Pt(II), suivie après un intervalle donné d'une
application de composés du DTC.
A notre avis, la dépositino sous serment se rapporte a une réaction chimique
lorsque celle-ci donne lieu à des expériences in vitro ou lorsqu'elle est
appliquée in vivo à des micro-organismes ou à des cellules de culture. Nous ne
pouvons pas faire une recommandation voulant que la description contenue dans
la demande se rapporte à l'objet de la déposition sous serment puisqu'à aucune
étape de la procédure, y compris su moment de l'audience et après celle-ci, cet
objet n'a été clairement identifié dans la demande.
En conclusion, nous estimons que les revendications du groupe A se
rapportent à un traitement médical. Par sa portée, l'objet discuté
dans les groupes B et C peut être conforme à la déposition sous
serment de l'inventeur, mais après avoir soigneusement étudié toute la
matière soumise, nous sommes persuadés que cette portée n'est pas, à
l'heure actuelle, pleinement justifiée dans la demande.
Étant donné que les revendications 1 à 37 de la demande se bornent à
présenter un traitement thérapeutique, nous recommandons que le rejet
soit confirmé et que la portées des revendications ayant trait à
l'objet discuté dans les groupes B et C soit jugé inadmissible.
M.G. Brown
Président par intérim S.D. Kot
Commission d'appel des brevets Membre
Ayant passé en revue l'instruction de la demande, je souscris aux
conclusions et à la recommandation de la Commission d'appel des
brevets. Par conséquent, je refuse d'accorder un brevet contenant les
revendications de cette demande, et je refuse d'accepter l'extension
de la portée des revendications portant sur l'objet et dont il a été
fait état lors de l'audience et après la tenue de celle-ci. Le
demandeur a six mois pour en appeler de la décision en vertu de
l'article 44 de la Loi sur les brevets.
J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets
Fait à Hull (Québec) ce 22e jour de novembre 1988.
Barrigar & Oyen
Immeuble National
130, rue Slater, bureau 700
Ottawa (Ontario)
K1P 6E2