DECISION DU COMMISSAIRE
DEMANDE DE REDELIVRANCE: Préparation fongicide agricole.
Motif du rejet: Critère d'intention et invention différente. Les
revendications 1 à 19 du brevet représentent un aspect de l'invention, une
préparation fongicide agricole. Les revendications 20 à 40 représentent un
autre aspect de l'invention qui, ayant une portée plus restreinte que le
composé formant l'ingrédient actif des revendications de composition, lequel
est donc englobé dans ce dernier. Décision finale annulée.
La demande de brevet 371,218 (classe 260-253) a été déposée le 18 février 1981
pour une invention intitulée "Préparation fongicide agricole". Les demandeurs
sont Sankyo Company Limited et UBE Industries Ltd. Le 19 avril 1982,
l'examinateur chargé d'instruire la demande a rendu sa décision finale: il a
refusé d'accueillir la demande en prévision de la délivrance d'un brevet.
La présente constitue une demande de redélivrance du brevet canadien
1,086,642. La demande de redélivrance a pour objet de faire ajouter au brevet
les revendictaions 20 à 40 (composé).
Le demandeur a d'abord demandé la tenue d'une audience, mais il a ensuite
annulé cette demande dans une lettre en date du 25 octobre 1984.
L'objet de cette demande porte sur des préparations fongicides agricoles
renfermant comme ingrédient actif au moins un dérivé de la 4-aminoquinazoline.
Ces préparations permettent de lutter contre la piriculariose, la maladie des
taches brunes, le mildiou et la bactériose du riz, le mildiou et l'alternariose
de la tomate, et l'anthrocnose, le mildiou et l'oidium du concombre. Elles
possèdent aussi des propriétés insecticides et acaricides.
Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté la demande de redélivrance
parce qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 50 de la Loi sur
les brevets. Voici une partie de cette décision:
....Le rejet de cette demande est maintenu.
Les principales raisons du rejet sont les suivantes:
a) Les demandeurs ne satisfont pas au critère d'intention établi par
les tribunaux.
b) Les revendications que les demandeurs veulent faire ajouter
constituent une invention différente de celle qui est définie par
les revendications du brevet.
La politique régissant la situation présente est formulée dans le
chapitre 14.01 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets.
Elle stipule ce qui suit: "Une redélivrance doit être limitée à
l'invention que l'inventeur a complètement conçue et formulée
avant le dépôt de la demande de brevet originale ainsi qu'à
l'invention que le breveté a tenté de décrire et de revendiquer
dans ladite demande originale mais que, dû à une erreur commise
par inadvertance, accident ou méprise il n'a pu parvenir à faire
parfaitement. De plus, lorsqu'une redélivrance contient des
revendications plus larges que celles du brevet original, elle
doivent viser ce que le breveté a tenté de protéger dans ledit
brevet original." Par coneséquent, l'objet qui est exposé dans le
mémoire descriptif original. sans y être présenté ni revendiqué
comme invention ne peut pas être revendiqué dans une demande de
redélivrance.
La décision rendue dans l'affaire Northern Electric v.
Photo-Sound, Ex. C.R. - 1936, page 89, appuie la position
présentée ci-dessus de la façon suivante: "Une redélivrance a
pour objet de modifier un brevet défectueux ou de corriger des
erreurs dans l'énoncé ou les dessins, mais elle ne vise nullement
l'objet. La redélivrance est une démarche qui permet de
divulguer et de protéger l'objet brevetable que le breveté s'est
efforcé de décrire et de revendiquer dans son mémoire descriptif
original, ce qu'il n'a pas fait pour cause d'inadvertance,
d'erreur ou de méprise; il ne se voit pas délivrer un nouveau
brevet, mais un brevet modifié. L'on doit donc en déduire
qu'aucun brevet n'est "défectueux ou inopérant" au sens de la Loi
pour la simple raison qu'il ne décrit ni ne revendique un objet
hors de la portée de l'invention telle que conçue et envisagée
par l'inventeur au moment de sa découverte (...)".
....En d'autres mots "Pour revendiquer une invention, il ne
suffit pas que le mémoire descriptif de la demande originale
l'évoque ou la mentionne. Le document doit révéler clairement
que l'invention visée par la demande de redélivrance aurait dû
être visée et protégée par le brevet original".
Dans la présente demande, les revendications ne constituent pas
un objet unique. Découvrir de nouvelles utilisations pour des
composés connus et faire la synthèse de nouvelles substances
chimiques sont deux objets différents qui ne peuvent pas être
visés par la même demande. Les principes qui se dégagent du
précédent susmentionné et de la politique énoncée par la suite
dan le chapitre 14.01 du Recueil des pratiques du Bureau des
brevets s'appliquent clairement à la présente situation (...).
Voici, en partie, ce que les demandeurs ont déclaré pour répondre à la décision
finale:
(...) A notre avis, aucune mention de la demande déposée n'est
faite. Il n'est fait mention que du brevet délivré. Il est donc
clair que pour limiter la portée du paragraphe 50(1) à ce que les
demandeurs avaient l'intention de revendiquer au moment de
déposer la demande, les tribunaux doivent le faire de façon non
équivoque et générale, ce qui, d'après nous n'a pas été fait. En
réalité, les décisions de;s tribunaux appuient plutôt la thèse
suivante: la demande de redélivrance est valable à condition que
l'invention revendiquée dans la demande de redélivrance ait été
conçue par l'inventeur avant le dépôt de la demande et que les
divulgations du mémoire descriptif appuient les revendications.
Avec tout notre respect, nous sommes convaincus que les
précédents et les parties du Recueil des pratiques du Bureau des
brevets cités par l'examinateur ne justifient pas le rejet des
revendications 20 à 40 de la présente demande, lesquelles ont
trait aux composés eux-mêmes (...).
(...) Autre point soulevé par l'examinateur: les revendications
que les demandeurs veulent faire ajouter au brevet constituent
une invention différente de celle qui est définie par les
revendications du brevet. A cette fin, l'examinateur se réfère à
l'affaire Fuso Electro v. C.G.E., 1940 S.C.R., page 305, où le
mémoire descriptif de la demande de redélivrance était le même
que celui du brevet original et où le juge Kerwin affirme que les
brevets redélivrés doivent se confiner à l'invention que
l'inventeur avait eu l'intention de décrire et de revendiquer
dans le brevet original. Remarquons encore une fois qu'il est
fait mention du brevet original eet non du mémoire descriptif
original. Nul doute que l'inventeur doit avoir essayé de décrire
l'invention dans le mémoire descriptif et de la revendiquer dans
le brevet original; c'est exactement ce qui se produit dans la
situation à l'étude. L'invention est entièrement décrite dans le
mémoire descriptif original, et les demandeurs avaient
l'intention de revendiquer l'invention qu'ils revendiquent
maintenant avant que le brevet original soit délivré. Avec tout
notre respect, l'invention revendiquée maintenant n'est pas
différente de l'invention 'revendiquée dans la demande originale.
Il s'agit de la même invention, mais elle est décrite en termes
un peu plus larges que celle de la demande originale: les
demandeurs éliminent le support fongicide des revendications
relatives aux compositions qui englobent les composés nouveaux
puisqu'ils ont le droit de présenter des revendications élargies
(...).
(...) La demande de redélivrance ne porte pas sur les anciens
composés, elle ne vise que les nouveaux, et le paragraphe 50(3)
permet certainement de déposer des demandes de redélivrance
portant sur des aspects précis et différents d'une invention
brevetée. En outre, les demandeurs ont toujours le loisir
d'annuler les revendications relatives à la composition.
Cependant, l'examinateur n'a pas poussé son examen aussi loin:
dès le début, il s'est contenté de simplement rejeter la demande
de redélivrance.
Pour résumer, nous sommes respectueusement d'avis que l'invention
revendiquée dans la demande de redélivrance a été faite, conçue
et envisagée par les inventeurs et les demandeurs avant le dépôt
de la demande originale qui portait le no 304,843, que le brevet
canadien no 1,086,642 auquel la demande avait donné lieu ne
tenait pas compte des intentions du demandeur au moment du dépôt
de la demande ou de la délivrance du brevet protégeant
l'invention qu'il souhaitait revendiquer, que le moment idéal
pour le demandeur de faire connaître son intention est celui de
la délivrance du brevet et non du dépôt de la demande. Pendant
la période consacrée à l'instruction de la demande, le demandeur
aurait eu le droit d'ajouter à la demande originale les
revendications 20 à 40 de la demande de redélivrance, mais, comme
l'indique la pétition, il ne l'a pas fait par inadvertance,
accident ou méprise. Les demandeurs estiment également que
l'invention visée par la demande de redélivrance est la même que
l'invention conçue et envisagée par les demandeurs avant le dépôt
de la demande originale et soulignent que le mémoire descriptif
de la demande originale corrobore pleinement les revendications
(...).
Dans les parties 3 à 5 de la demande de redélivrance, les demandeurs
déclarent ce qui suit:
3) Les aspects pour lesquels le brevet est jugé défectueux ou
inopérant sont les suivants:
Les dérivés mêmes de la 4-aminoquinazoline possédant la
formule:
<IMG>
dans laquelle:
A et B représentent un atome d'hydrogène;
X représente un groupement alkylène;
Y représente un atome d'oxygène et un atome de soufre,
et
Z représente un groupement phényle non substitué ou un
groupement phényle renfermant de 1 à 3 substituants, identiques
ou différente, constitués d'un groupement alkyle inférieur, d'un
groupement alkoxy inférieur, d'un groupement alkylthio inférieur,
d'un groupement phényle, d'un groupement trifluorométhyle ou d'un
atome d'halogène, ou un sel de ces composés, sont nouveaux et
inventifs, mais ne sont pas revendiqués dans le brevet.
4) L'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise
sans intention de frauder ou de tromper et de la façon suivante:
Le 6 juin 1978, date du dépôt de la demande no 304,843 qui a
donné lieu à la délivrance du brevet no 1,086,642, les demandeurs
savaient que certains composés, notamment les composés nos 1, 2,
91 et 92 divulgués dans le mémoire descriptif du brevet canadien
no 1,086,642, étaient des composés connus parce qu'ils avaient
été publiés dans le brevet. German Offenlegungsschrift no
2,106,510 délivré le 26 août 1981 et, en plus, qu'à la date du
dépôt de la demande, les revendications relatives à l'utilisation
des composés dont la formule était décrite au paragraphe 3
étaient des fongicides agricoles, c'est-à-dire que les
revendications relatives aux préparations fongicides agricoles et
à leurs utilisations étaient suffisantes pour protéger
l'invention compte tenu de l'évaluation biologique des composés
faite par les demandeurs. Cependant, après d'autres analyses des
composés, c'est-à-dire après le dépôt de la demande, les
demandeurs ont constaté que la demande déposée ne suffisait pas à
protéger l'invention. Ils avaient l'intention de revendiquer les
composés nouveaux décrits dans le paragraphe 3, étant donné que
ces revendications devenaient importantes pour eux, et les
composés décrits dans le paragraphe 3 ont été revendiqués dans la
demande de brevet équivalente qui avait été déposée en Afrique du
Sud le même jour, à savoir le 6 juin 1978. Les revendications
relatives aux composés eux-mêmes ont été déposées aux environs du
8 novembre 1978; elles étaient protégées par le brevet délivré
par l'Afrique du Sud.
5) Aux environs du 25 septembre 1979, votre pétitionnaire a pris
connaissance des faits nouveaux sur lesquels étaient fondées les
nouvelles revendications de la façon suivante: après avoir
constaté que les revendications relatives aux produits n'étaient
pas comprises dans la demande qui devait donner lieu à la
délivrance prochaine d'un brevet et après avoir consulté les
demandeurs, les avocats japonais de ces derniers ont envoyé un
télex aux agents canadiens chargés du dossier pour leur demander
d'intégrer les revendications relatives aux produits dans la
demande. Cependant, après avoir reçu ces directives des avocats
japonais, les agents canadiens ont reçu l'assurance que la
délivrance du brevet était imminente et, par conséquent, qu'il
était impossible d'insérer dans la demande canadienne les
revendications relatives aux composés avant la délivrance du
brevet, même si les demandeurs avaient l'intention d'agir en ce
sens le 30 septembre 1980.
La demande compte 40 revendications, et les 19 premières sont identiques à
celles de la demande originale. Ces revendications portent sur la composition
et sur la méthode d'utilisation. Les revendications ajoutées à la demande de
redélivrance portent sur les composés, et la revendiction no 20 a la teneur
suivante:
Un composé possédant la formule
<IMG>
dans laquelle: A et B représentent un atome d'hydrogène; X
représente un groupement alkylène; Y représente un atome
d'oxygène ou un atome de soufre; et Z représente un groupement
phényle non substitué ou un groupement phényle renfermant de 1 à
3 substituants, identiques ou différents, constitués d'un
groupement alkyle inférieur, d'un groupement alkoxy inférieur,
d'un groupement alkylthio :inférieur, d'un groupement phényle,
d'un groupement trifluorométhyle ou d'un atome d'halogène ou un
sel de ces composés.
La décision finale mentionne que l'une des principales raisons du rejet de la
demande est que les "demandeurs ne satisfont pas au critère d'intention fixé
par les tribunaux". Pour étayer son point de vue, l'examinateur a cité le
chapitre 14.01 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets et la décision
rendue dans l'affaire Northern Electric v. Photo-Sound Ex. C.R. 1936, page 89.
Soulignons que, dans la demande de redélivrance, l'exposé de l'invention est
identique à celui du brevet 1,086,642. Les composés visés par les
revendications nos 20 à 40 sont décrits tout comme l'est l'exemplification de
la formulation de composés spécifiques et la présentation détaillée de données
physiques. En réponse à la décision finale, les demandeurs soutiennent qu'"à
partir du mémoire descriptif déposé, il est clair que l'invention décrite par
les revendications nos 20 à 40 avait été conque et envisagée par les demandeurs
avant le dépôt de la demande no 3(14,843." Nous sommes d'accord pour dire que
les demandeurs avaient conçu et divulgué les composés dans la demande
originale.
En se reportant su chapitre 14.01 du Recueil des pratiques du Bureau des
brevets, nous constatons que la redélivrance doit se limiter à "l'invention que
l'inventeur a complètement conçue est formulée avant le dépôt de la demande
originale". Nul doute que les demandeurs respectent cette exigence. Dans
l'arrêt Northern Electric, nous remarquons que le juge McLean a dit ceci:
"J'estime qu'il est assez clair que le brevet redélivré ne se limite pas à
l'invention décrite par Arnold dans le mémoire original: il comporte des
éléments supplémentaires et un nouvel objet, et un grand nombre des
revendications de la demande de redélivrance émanent du nouvel objet décrit
dans le mémoire descriptif de cette dernière demande. Etant donné que la
demande à l'étude ne comporte pas d'éléments descriptifs supplémentaires, nous
estimons que la décision de l'affaire Northern Electric n'appuie pas le point
de vue de l'examinateur à l'égard de l'intention.
La partie 5 de la pétition nous apprend que l'agent japonais a chargé l'agent
canadien d'insérer les revendications relatives aux produits dans la demande
canadienne. Etant donné que la délivrance du brevet était en cours, l'agent
canadien a décidé qu'il était alors impossible de faire ce que l'agent japonais
lui demandait. Une déclaration sous serment de l'avocat japonais, déposée
après le prononcé de la décision finale, indique ce qui suit:
5) D'après nos connaissances des pratiques du Bureu canadien
des brevets, il a été décidé qu'en intégrant les deux séries de
revendications dans une seule demande, nous aurions poussé
l'examinateur à s'y opposer en raison de la pluralité de
l'invention, et que pour faire instruire la demande no 304,843,
les demandeurs auraient eu à annuler l'une des séries de
revendications et à déposer une demande divisionnaire à cet
égard.
6) Forts de nos connaissances des pratiques canadiennes et
désireux de réduire su minimum ce qu'il nous en coûterait pour
faire protéger l'invention des demandeurs par un brevet
canadien, nous avons décrié de revendiquer les utilisations
fongicides des composés, notamment les composés possédant la
formule I de la page 2 de la demande canadienne no 304,843 et
un porteur fongicide étant donné que les utilisations
fongicides des composés revêtent une grande importance
commerciale.
7) Pour des raisons économiques, il a été décidé de
revendiquer d'abord seulement les compositions fongicides même
s'il était reconnu que les composés eux-mêmes étaient nouveaux
et qu'ils pouvaient servir de pesticides. Le mémoire
descriptif a donc été rédigé de manière à faire ressortir les
utilisations pesticides des composés: aux pages 56 et 57, il
exemplifiait les données expérimentales sur les applications
pesticides des composés, il exposait les méthodes de
préparation des composés qui étaient nouvelles et il donnait
une exemplification précise des composés nouveaux.
8) Selon nous, si l'unité d'invention n'avait suscité aucun
problème, les revendications relatives aux composés eux-mêmes
et aux applications pesticides des composés auraient été
incluses dans la demande.
9) L'importance commerciale des applications pesticides des
composés s'est manifestée plus tard au cours de la période
d'instruction de la demande, et c'est à ce moment-là que nous
avons constaté que les revendications incluses dans la demande
ne fournissaient pas une protection suffisante à l'invention
que les demandeurs nous avaient divulguée avant de déposer la
demande. Il a alors été décidé d'élargir les revendications
des demandes étrangères en y incorporant les revendications
relatives aux composés nouveaux, ce qui a été fait le 8
novembre 1978 dans le cas de la demande déposée en Afrique du
Sud. Cependant, en raison d'une erreur commise par
inadvertance, ces revendications n'ont pas été incluses dans la
demande déposée au Canada, et des directives en ce sens n'ont
pas été envoyées à l'agent canadien chargé du dossier avant
qu'il soit trop tard pour intervenir, la délivrance du brevet
canadien étant en cours et les taxes finales ayant été payées.
Il est clair que les revendications relatives aux composés sont pleinement
étayées par les divulgations originales et que les directives des demandeurs
avaient pour objet de les faire incorporer dans la demande canadienne, mais que
l'agent canadien n'a pas pris les dispositions nécessaires avant
l'aboutissement de la demande originale. Par conséquent, nous ne sommes pas
d'accord avec l'examinateur lorsqu'il rejette la demande parce que "les
demandeurs ne répondent pas au critère d'intention fixé par les tribunaux."
Passons maintenant au rejet des revendications ajoutées qui, selon
l'examinateur "constituent une invention différente de celle qui est définie
par les revendications du brevet." Les demandeurs affirment que les
revendications de la demande de redélivrance ne visent qu'une invention, à
savoir "la découverte de propriétés fongicides et pesticides pour une classe de
composés dont un grand nombre sont nouveaux."
Les revendications 1 à 19 représentent un aspect de l'invention, à savoir une
préparation fongicide agricole, qui. définit l'ingrédient actif en termes assez
larges et expose les méthodes de lutte contre les bactéries et les
champignons. Nous considérons que le composé de l'invention visé par les
revendications 20 à 40 de la demande de redélivrance est un aspect plus étroit
de l'ingrédient actif visé par les revendications relatives à la composition et
qu'il est englobé par celui-ci. En outre, les restrictions des revendications
20 à 40 font clairement partie du composé donné en exemple dans la
revendication no 1. De plus, le fait que les demandeurs reconnaissent que
certains des composés divulgués ont plus d'une application ne devrait pas les
empêcher de les revendiquer, pourvu qu'ils entrent dans la portée des composés
de leur invention et qu'ils "émanent de la même découverte factuelle ou de la
même activité inventive" (voir Hercules Inc. v. Diamond Shamrock Corporation 62
C.P.R. 43, page 61. Dans l'affaire Shell Oil c. Commissaire des brevets, Cour
suprême du Canada, 2 novembre 1982, Madame le juge Wilson a étudié l'affaire
Lawson c. Commissaire des brevets (1970) 62 C.P.R. 101, p. 109, et souscrit au
raisonnement du juge Cattanach lorsqu'il dit:
Aux premiers jours du droit des brevets, une invention devait
être une substance vendable et n'était pas brevetable à moins
qu'un nouveau mode d'utilisation crée une nouvelle substance.
Si un nouveau mode d'utilisation créait une nouvelle substance,
c'était la substance qui devenait brevetable et non pas la
méthode par laquelle elle avait été produite. La fin était donc
confondue avec les moyens. Cependant, il est désormais accepté
que l'invention peut porter sur les moyens et non sur la fin et
que l'inventeur peut faire breveter les moyens.
D'après nous, les revendications nos 20 à 40 représentent une partie des moyens
d'en arriver à la fin exposée dans les revendications relatives à la
composition (nos 1 à 19). Même si chaque série de revendications expose divers
aspects de l'idée inventive des demandeurs, nous ne pouvons trouver aucune
distinction qui empêcherait qu'elles soient acceptées dans la même demande.
Par conséquent, nous recommandons que soit annulé le rejet de la demande.
M.G. Brown S.D. Kot
Président intérimaire Membre
Commission d'appel des brevets
J'ai revu l'instruction de la présente demande et étudié la recommandation de
la Commission d'appel des brevets. Je souscris aux raisons de la décision et
aux conclusions de la Commission. Par conséquent, j'annule la décision finale
et je renvoie la demande à l'examinateur.
J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets
Fait à Hull (Québec)
le 27 novembre 1986
Marks & Clerk
B.P. 957, succursale B
100, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1P 5S7