DECISION DU COMMISSAIRE
Composé et préparation. Agent régulateur de la croissance des insectes. Un nouveau
composé et une préparation de ce dernier mélangé à des supports acceptables, utiles
pour la destruction des insectes, représentent des aspects différents de la même
invention et peuvent être acceptés dans la même demande, en l'absence
d'antériorité. Rejet annulé.
La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur auprès du
Commissaire des brevets pour que celui-ci révise la décision finale de l'examinateur
concernant la demande de brevet no 393,867 (Classe 260-466.05), déposée le 11
janvier 1982 et cédée à The Upjohn Co. pour une invention intitulée
PHENACARBANOYLBENZIMIDATES SUBSTITUES. Stephen J. Nelson en est l'inventeur.
L'examinateur chargé du dossier a rendu sa décision finale le 5 février 1985,
refusant d'accueillir les revendications 5, 6 et 9 de la demande avec les
revendications 1 à 4, 7 et 8. On a indiqué que les revendications 1 à 4, 7 et 8
sont acceptables.
La demande a trait à une préparation utilisée comme régulateur de la croissance des
insectes, comprenant un support et un composé de formule:
<IMG>
X1 est un radical méthyle, un radical trifluorométhyle, un chlore, un fluor ou un
brome; X2 est l'un des radicaux susmentionnés ou un hydrogène; R est un radical
alkyle renfermant de 1 à 5 atomes de carbone; X3 et R4 sont identiques ou différents
et sont un hydrogène, un chlore ou un brome; X5 est un hydrogène, un chlore, un
brome ou un radical trifluorométhyle; X6 est un radical cyano ou nitro. On précise
que si X1 et X2 sont tous deux des atomes de chlore, ou si X1 est un fluor et X2 un
hydrogène, alors R et X3 à X6 ne sont pas respectivement un radical 1-méthyléthyle,
un chlore, un hydrogène, un chlore et un radical nitro; si X1 est un fluor et X2 un
hydrogène, alors R et X3 à X6 ne sont pas respectivement un radical 1-méthyléthyle,
un chlore, un hydrogène et un radical nitro; si X1 est un fluor ou un radical
méthyle et si X2 est un hydrogène, alors R et X3 à X6 ne sont pas respectivement un
radical éthyle, un hydrogene, un hydrogène, un hydrogène et un radical nitro; et si
X1 et X2 sont tous
deux des atomes de fluor, alors R est X3 à X6 ne sont pas respectivement un radical
éthyle, un chlore, un hydrogéne, un chlore et un radical nitro. Ces composés
peuvent servir à détruire les insectes, seuls ou sous forme de préparation
renfermant un support approprié qui facilite l'application sur des insectes, des
objets ou certains sites.
L'examinateur rejette les revendications 5, 6 et 9, portant sur des préparations
insecticides aux termes des affaires Gilbert c. Sandoz, 64. C.P.R. (1981) 14, 8
C.P.R. (2d) (1973) 210, et Agripat v. Commissioner of Patents (1977), 52 C.P.R. (2d)
229. Il estime que le fait de mélanger un composé de la revendication 1 à un
support acceptable ne constitue pas "une étape ultérieure de l'invention".
L'examinateur est d'avis que la décision rendue dans l'affaire Shell Company c. le
Commissaire des brevets, le 2 novembre 1982, est pertinente et il dit, en partie, ce
qui suit:
...
La demande de la Shell Oil faisait état d'une classe de composés
régulateurs de la croissance des plantes à la fois nouveaux et anciens.
Les revendications portaient sur les nouveaux composés en eux-mêmes et
sur les préparations renfermant les composés nouveaux et anciens. A la
suite du rejet des revendications relatives aux préparations qui était
fondé sur la décision Sandoz, la Shell Oil a maintenu ses revendications
uniquement en ce qui concerne les préparations. Ces revendications ont
été rejetées par le Bureau des brevets.
Les conclusions de la Cour suprême sont énoncées en page 16 comme suit:
"Je ne vois ni dans l'art. 36 ni dans aucune autre disposition de la
Loi d'obstacle à l'octroi d'un brevet à l'appelante à l'égard de ces
compositions."
La phrase suivante se lit comme suit:
"Je ne ferai pas de commentaire cpendant sur la question de savoir
si l'appelante peut avoir gain de cause dans une autre demande de
brevet à l'égard 'un élément dérivé de son inventin, savoir les
composés eux-mêmes. Cette question ne nous est pas soumise puisque
l'appelante y a renoncé au début des procédures."
Il est clair que cette partie de la décision Shell Oil ne donne pas
d'indication sur l'acceptabilité des revendications portant sur le
composé et sur la préparation dans la même demande. Dans l'élaboration
de son argument, à la page 13, sous la rubrique "Les nouveaux composés",
le juge Wilson se reporte à l'arrêt Farbwerke Hoechst et à la
jurisprudence qui l'a suivi. Elle continue son analyse de ces affaires
comme suit:
"Je crois que le juge Heald a eu tort de dire qu'"aucun motif
valable ne permet de distinguer la présente espèce" de l'arrêt
Farbwerke Hoechst et de' la jurisprudence qui l'a suivi et qu'en
conséqunce le commissaire "a ... correctement interprété et appliqué
les principes énoncés dans ces arrêts" à l'affaire Agripat. A mon
avis, ces arrêts se distinguetn pas un aspect essentiel, savoir
qu'il s'agit d'affaires relevant de l'art. 41 ce qui n'est pas le
cas de l'affaire Agripat. Je ne crois pas qu'il soit possible de
les lire sans conclure que l'un des motifs du rejet des
revendications pour des compositions tient à ce que si on les avait
accordées, on aurait ainsi permis aux requérants de se soustraire à
l'art. 41 pour des substances auxquelles il s'applique visiblement.
Je suis d'accord avec l'avocat de l'appelante que ces arrêts
n'établissent pas comme principe général que les compositions qui
contiennent de nouveaux composés mélangés à un support inerte ne
sont pas brevetables. Ils établissent toutefois que mélanger un
composé à un support ne constitue pas une activité inventive. En
conséquence si le composé est breveté, il n'y a pas d'invention dans
la composition. A mon avis, cette proposition est tout à fait
logique, que l'art. 41 s'applique ou non à la substance, et je crois
qu'elle donne un fondement raisonnable à la solution adoptée par la
Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Agripat.
"Il va de soi que l'arrêt Agripat se distingue de la présente espèce
en ce qu'ici il n'y a pas de revendication à l'égard des composés."
Ainsi, la Cour suprême accepte clairement le principe que si le composé
est breveté, il n'y a pas d'invention dans la préparation et, en vertu de
ce principe, elle a penché en faveur de la décision rendue par la Cour
fédérale dans Agripat.
...
Le demandeur allègue que toutes legs revendications d'une même demande sont
brevetables, et présente ses motifs, en partie, comme suit:
...
...
D'après la décision Shell, l'examinateur devrait accepter soit les
revendications relatives aux nouveaux composés, soit les revendications
relatives aux préparations insecticides renfermant ces composés.
Les revendications ayant trait à une méthode de destruction des insectes
seraient accueillies dans la même demande soit à titre de revendicatins
concernant les nouveaux composés, soit à titre de revendications
concernant les préparations.
Ainsi, l'acceptabilité en vertu de la pratique canadienne concernant les
revendications ayant trait à a) de nouveaux composés possédant des
propriétés insecticides, b) des préparations insecticides renfermant ces
nouveaux composés et des supports connus et c) une méthode permettant de
détruire les insectes à l'aide de ces préparations, est maintenant
établie. L'acceptabilité de telles revendications ne concerne pas le
présent rejet. L'examinateur est prêt à accepter les revendications
relatives à a) et c) ci-dessus et accepterait censément les
revendications ayant trait à b) et c) en se fondant sur la décision
Shell. Le point en litige est la question de savoir si les
revendications ayant trait à a), b) et c) peuvent être acceptées dans une
demande unique.
La décision Shell, comme il a été mentionné ci-dessus, contient
l'affirmation:
"Par conséquent, si le composé est breveté, il n'y a pas d'invention
dans la préparation".
Le rejet fondé sur le manque d'invention dans la simple dilution d'un
nouveau composé avec un support pourrait sembler appuyé par cette
affirmation. Toutefois, l'interprétation de ce passage, que
l'examinateur tente maintenant en fait d'adopter, ne rend pas entièrement
justice à la décision de la Cour suprême ou à l'affaire présente du
Demandeur. Considérant le passage ci-dessus dans le contexte de la
décision intégrale, la Cour suprême se reportait apparemment à l'affaire
dans laquelle un demandeur cherchant à obtenir un brevet concernant des
préparations renfermant un support actif en association avec un support,
possédait déjà un brevet pour le composé actif. De fait, les mots cités
se rapportent à un cas de "double brevet", comme l'expression est
couramment interprétée selon la pratique américaine (le demandeur ne
peut, dans une demande ultérieure, revendiquer une invention qui n'est
pas distincte du point de vue brevet de sa propre invention déjà brevetée
en vertu d'une demande antérieure) ou peut-être à un cas de chevauchement
en vertu de la pratique canadienne. Sans une telle disposition, un
demandeur pourrait déposer une série de demande à des dates successives,
en se fondant sur la même découverte d'utilité, pour revendiquer a) de
nouveaux composés, b) des préparations les renfermant et c) la méthode
d'utilisation de ces préparations. Une telle série de demandes pourrait
avoir l'effet de prolonger la durée de la protection conférée par le
brevet en fonction d'une seule découverte d'utilité. Un avantage
inéquitable pourrait être ainsi obtenu.
Toutefois, dans la présente demande, les trois types de revendication
portent la même date. Il n'est pas question de "double brevet". Le
demandeur ne cherche pas à obtenir un avantage inéquitable en prolongeant
la durée de son monopole en obtenant des brevets de date ultérieure
fondés sur la même invention. Au contraire, il cherche simplement à
sauvegarder sa position en sue fondant sur la différence fondamentale
entre des revendications de produit et des revendications relatives à des
préparations insecticides. Si, au cours de la durée du brevet, on
découvre qu'un ou plusieurs composés faisant partie d'une revendication
de produit sont anciens, mais que la divulgation de l'antériorité des
composés ne se rapporte pas à l'utilité insecticide, la revendication du
produit pourrait être annulée, alors qu'une revendication correspondante
concernant une préparation insecticide pourrait être maintenue. La
simple déclaration, sans aucune réserve, qu'il n'y a pas de conception
originale dans le fait de mélanger un composé à un support ne fait pas
justice à la distinction entre les revendications ci-dessus concernant
les composés et les préparations. Il y a clairement une différence
importante entre les deux types de revendication dans les circonstances
exposées ci-dessus.
Les revendications 5, 6 et 9 se rapportent, de fait, à un aspect de
l'invention revendiquée danse la revendication 1. En vertu de la pratique
canadienne, la divulgation d'une utilité pour les nouveaux composés donne
droit au demandeur à une revendication sans réserve des composés en
eux-mêmes. Le fait que l'invention, fondée sur la découverte de
l'utilité insecticide des composés, peut être revendiquée de diverses
façons étroitement liées à la découverte, ne devrait pas empêcher
l'inclusion de revendications ayant trait à des aspects distincts de la
même invention.
...
...Au Canada, avant la décision Shell, le Bureau des brevets aurait
accepté dans la même demandes des revendications de composés et une
revendication concernant une méthode d'utilisation. Toutefois,
lorsqu'une revendication concernant un composé a été jugée acceptable
dans une application, on n'accepte pas de revendications présentées dans
une demande différente du même inventeur concernant des méthodes pour
utiliser ce composé qui sont: évidentes d'après l'utilité divulguée pour
le composé, et sur laquelle utilité la brevetabilité du composé a été
affirmée. Cette pratique est semblable à la pratique du "double brevet"
susmentionnée de l'Office deus brevets des Etats-Unis.
...
...On estime qu'aucune distinction significative ne peut être
actuellement établie entre l'acceptabilité des revendications concernant
la méthode d'utilisation en question et l'acceptabilité, dans la même
demmande, de revendications concernant les préparations insecticides.
Les deux revendications représentent des aspects de la même invention.
Ni l'une ni l'autr ne touches l'application d'une conception originale
résultant en une invention distincte. Les revendications relatives à la
méthode d'utilisation ont été acceptées auparavant dans la même
application à titre de revendications de composé et nous soumettons
respectueusement qu'en vertu du même principe, les revendications 5, 6 et
9 de la présente demande sont acceptables.
...
La question soumise à la Commission est de savoir si les revendications 5, 6 et 9,
portant sur les prépaprations insecticides, sont acceptables dans la même demande que
les revendications 1 à 4, 7 et 8 qui se rapportent aux nouveaux composés pouvant être
utilisés dans les préparations. Les revendications 1 et 5 se lisent comme suit:
Un composé de formule:
<IMG>
où x1 est un radical méthyle, un radical trifluoro-méthyle, un chlore, un
fluor ou un brome; R2 est un hydrogène, un radical méthyle, un radical
trifluorométhyle, un chlore, un fluor ou un brome; R est un radical
alkyle renfermant de 1 à 5 atomes de carbone; X3 et x4 sont identiques ou
différents et sont un hydrogène, un chlore ou un brome; X5 est un
hydrogène, un chlore, un brome ou un radical trifluorométhyle; et X6 est
un radical cyano ou nitro; on précise que si X1 et X2 sont tous deux des
atours de chlore ou si X1 est un fluor et x2 un hydrogene, alors R, R3,
X4, X5 et X6 ne sont pas rapectivement un radical 1-méthyléthyle, un
chlore, un hydrogène, un chlore et un radical nitro; on précise en outre
que si X1 est un fluor et si R2 un hydrogène, alors R, X3, X4, X5 et X6
ne sont pas respectivement un radical 1-méthyléthyle, un chlore, un
hydrogène, un hydrogène et un radical nitro; de plus, si X1 est un fluor
ou un radical méthyle et si X2 est un hydrogène, alors R, X3, X4, X5 et
X6 ne sont pas respectivement un radical 1-méthyléthyle, un chlore, un
hydrogène, un chlore et un radical nitro; on précise en outre que si X1
est un fluor et si X2 un hydrogene, alors $, X3, X4, X5 et X6 ne sont pas
respectivement un radical 1-méthyléthyle, un chlore, un hydrogène, un
hydrogène et un radical nitro; de plus, si X1 est un fluor ou un radical
méthyle et si X2 est un hydrogène, alors R, X3, X4, X5 et X6 ne sont pas
respectivement un radical éthyle, un hydrogène, un hydrogène, un
hydrogène et un radical nitro; et si X1 et X2 sont tous deux des atomes
de fluor, alors R, X3, X4, X5 et X6 ne sont pas respectivement un radical
éthyle, un chlore, un hydrogene, un chlore et un radical nitro.
5. Des préparations pesticides comprenant un support comme adjuvant, et,
comme ingrédient activ, une quantité biologiquement efficace d'au moins
un composé de formule
<IMG>
où X1 est un radical méthyle, un radical trifluoro-méthyle, un chlore, un
fluor ou un brome; R2 est un hydrogene, un radical méthyle, un radical
trifluoromethyle, un chlore, un fluor ou un brome; R est un radical
alkyle renfermant de 1 à 5 atomes de carbone; X3 et X4 sont identiques ou
différents et sont un hydrogène, un chlore ou un brome; X5 est un
hydrogène, un chlore, un brome ou unradical trifluorométhyle; et R6 est
un radical cyano ou nitro; on précise que si X1 et X2 sont des atomes de
chlore ou si X1 est un fluor et X2 un hydrogene, alors R, X3, X4, X5, et
X6 ne sont pas respectivement un radical 1-méthyléthyle, un chlore, un
hydrogène, un hydrogène radical nitro; on précise en outre que si X1 est
un fluor et X2 un hydrogène, alors R, X3, X4, X5, et X6 ne sont pas
respectivement un radical 1-méthyléthyle, un chlore, un hydrogene, un
hydrogène et un radical nitro; de plus, si X1 est un fluor ou un radical
méthyle et si X2 est un hydrogène, alors R, X3, X4, X5 et X6 ne sont pas
respectivement un radical éthyle, un hydrogène, un hydrogène, un
hydrogène et un radical nitro; et si X1 et X2 sont tous deux des atomes
de fluor, alors R, R3, X4, X5 et X6 ne sont pas respectivement un radical
éthyle, un chlore, un hydrogène, un chlore et un radical nitro.
Dans l'affaire Shell Oil, le juge Wilson a estime que l'arret Farkweike Hoechst et
la jurisprudence à laquelle il a donné suite relevaient de l'article 41, alors que
ce n'était pas le cas d'Agripat. Elle fait remarquer que ces affaires relevant de
l'article 41 n'établissaient pas un principe de base selon lequel "des préparations
renfermant de nouveaux composés mélangés à un support inerte ne sont pas
brevetables". Nous apprenons de ses remarques qu'indépendamment du fait qu'une
substance soit visée par l'article 41 ou non, si un composé est breveté, il n'y a
pas d'invention dans une autre demande dans la préparation renfermant ce composé
pour les mêmes fins.
Le demandeur allègue qu'il tente de sauvegarder sa position concernant la
différence entre les revendicatins de produits et les préparations insecticides.
Il souligne que s'il est montré plus tard qu'un ou plusieurs composés faisant
partie d'une revendicatin de produit sont anciens, mais qu'il n'y a pas de
divulgation de propriété insecticide relativement à l'ancien composé, il en déduit
que si la revendication de produit était invalidée, il serait alors assuré d'une
certaine protection si sa revendication concernant une préparation insecticide
devait être affirmée. Il croit que l'affaire Shell Oil ne comporte ni déclaration
sans réserve selon laquelle il n'y aurait pas de conception originale dans le
mélange d'un composé avec un support, ni d'exemple qui servirait à restreindre la
revendication du composé et les revendications concernant les préparations dans une
demande, dans les circonstances qu'il décrit ci-dessus.
Le demandeur indique que selon sa perception de la pratique canadienne, il est
possible de revendiquer divers aspects de la même invention dans une demande. Il
fait remarquer qu'une revendication de compoisé et une revendiction de sa méthode
d'utilisation sont acceptables dans une demande. Il allègue que les revendications
relatives à une méthode d'utilisation et les revendications de préparations
insecticides sont "...fondées sur la même utilité à titre de revendictions du
composé en-soi". Il prétend qu'aucune distinction significative ne peut être
établie entre ces deux types de revendication. Il conclut qu'il devrait être
permis de les inclure dans une seule demande et il insiste sur le fait qu'ils sont
des aspects de la même invention.
Etudions maintenant le fait que le demandeur s'inquiète de ce qu'un ancien composé
découvert ultérieurement peut reler de sa revendication de préparation. En ce qui
concerne les revendications de rétention se rapportant à une préparation
insecticide renfermant un ancien composé en tant qu'ingrédient actif, nous nous
reportons à la décision Sheil Oil. Le juge Wilson a présenté ses vues en résumant
les arguments de l'appelante en cette affaire dans le passage suivant:
"J'admets que ces composés sont déja connus; j'admets qu'il n'y a
aucun esprit inventif à les mélanger à ces adjuvants une fois leur
propriété de régulateurs de croissance végétale connue; mais j'ai
découvert ces propriétés particulières de ces composés déjà connus
et je demande un brevet à l'égard de la réalisation pratique de
mon invention."
Elle a ensuite conclu:
Je crois qu'il y a droit.
Le passage ci-dessus nous donne une orientation en ce qui concerne la situation
dont nous sommes saisis et celle qui pose des problèmes au demandeur. Nous sommes
d'avis que selon ce texte, si unes demande indique qu'un ancien composé et un
nouveau composé renferment tous deux les mêmes propriétés, par exemple, en la
présente instance, à titre de retardateurs de la croissance des insectes, il existe
une fin inventive qui les relie flans le cadre de cette demande. Nous déduisons
également de la décision Shell Oil que lorsque de tels composés sont mélangés à un
adjuvant approprié en vue de produire une réalistion pratique de l'invention, il
peut être permis de revendiquer lies préparations qui en résultent dans le cadre de
la même demande. Nous sommes persuadés que les revendicatins de ces types de
préparation devraient être considérées comme des aspects de la même invention.
Nous croyons que l'évaluation de l'invention du demandeur doit d'abord prendre en
compte la découverte globale faite par le demandeur. D'après nous, mélanger le
nouveau composé dans le cadre de l'invention du demandeur ne représente qu'un
aspect de l'invention. Le demandeur a découvert un moyen de modifier la croissance
des insectes et il a exprimé la chose dans les revendications 5, 6 et 9. Les
revendicatins non rejetées, étant dans la propre demande du demandeur, ne font pas
partie de l'état antérieur de la technique et ne sont donc pas un obstacle à la
délivrance d'un brevet pour les revendications 5, 6 et 9. Nous considérons les
deux groupes comme des aspects de la même invention. Nous remarquons également
qu'aucun état antérieur de la technique n'a été cité et nous ne faisons aucune
observation sur l'acceptabilité des revendications.
Pour déterminer si les revendications 5, 6 et 9 peuvent être acceptables avec les
autres revendications dans la demande, nous sommes aussi guidés par le raisonnement
élaboré dans la décision Shell Oil aux termes de l'affaire Lawson c. Commissaire
des brevets (1970) 62 C.P.R. 101 en page 109. Le juge Wilson s'est inspirée du
raisonnement exposé par le juge Cattanach dans le passage suivant de l'affaire
Lawson:
Au cours de l'évolution des principes juridiques relatifs aux brevets,
on a déjà considéré qu'une invention doit consister en une substance que
l'on peut vendre et que, sauf si on inventait une nouvelle substance par
un nouveau procédé, l'invention ne pouvait pas donner lieu à un brevet,
mais que si on inventait une nouvelle substance, par un nouveau procédé,
l'invention qui pouvait être brevetée était la substance et non pas le
procédé. On confondait alors la fin et les moyens. Cependant il est
maintenant reconnu que si l'invention est un moyen et non pas une fin,
l'inventeur a droit à un brevet sur ce moyen.
Nous considérons que les revendications 5, 6 et 9 sont un des aspects de
l'invention du demandeur, qui fait partie du moyen d'en arriver au résultat, tout
comme le composé particulier mentionné dans les revendications 1, 2 et 7 et la
méthode particulière figurant dans les revendications 3, 4 et 8, sont d'autres
aspects du moyen inventif de la demande. Dans le contexte du concept global de
l'idée inventive du demandeur, nous estimons qu'il n'y a aucune distinction
significative entre les trois aspects définis dans les revendications ayant trait
au composé, à la préparation et à la méthode d'utilisation par rapport à
l'invention divulguée, qui empêcherait leur acceptation dans la même demande.
Nous recommandons que le rejet des revendications 5, 6 et 9, signifié pour ne pas
avoir trait au même concept inventif que celui des revendications 1 à 4, 7 et 8,
soit annulé.
M.G. Brown S.D. Kot
Directeur intérimaire Membre
Commission d'appel des brevets
Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d'appel des
brevets. Par conséquent, j'annule le rejet de la demande et la renvoie à
l'examinateur pour qu'il en reprenne l'examen en conformité avec la recommandation.
J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets
Fait à Hull (Québec)
le 9 octobre 1986
MacRea & Co., Alex E.
C.P. 806, succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5T4