RECOMMANDÉE
Paragraphe 63(2)
6 mois
28 octobre 1982
MM. Scott et Aylen
170 ouest, av. Laurier
Ottawa (Canada)
Demande N o: 366 748
Déposée le: 12 décembre 1980 - Demande divisionnaire N o 323 341,
déposée le 13 mars 1979,
Demande de priorité conventionnelle américaine
N o 889 626 du 24 mars 1978
Titre: Rotor pour séparateur rotatif à flux axial
Monsieur,
J'accuse réception de votre lettre du 11 août 1982 ainsi que de la
copie certifiée de la demande américaine n o 889 626 (série 1970) qui
indique que le demandeur a droit de priorité conventionnelle.
J'ai examiné les arguments présentés au nom du demandeur, mais, pour
les raisons expliquées ci-dessous, ils ne me convainquent pas. Par
conséquent, à moins que dans les six mois à compter de la date de la
présente le demandeur entame une procédure pour annuler le brevet
canadien antérieur n o 1 040 043 du 10 octobre 1978, dans la mesure où
il protège l'invention en question et qu'il la mène rapidement à bien
par la suite, je rejette cette demande en vertu du paragraphe 63(2) de
la Loi sur les brevets. Autrement, le demandeur pourra annuler les
revendications 1, 3, 4, 5, 6 et 11 dans le même laps de temps.
Le brevet canadien n o 1 040 043 a été déposé le 22 décembre 1976 et
porte la date du 19 février 1976 qui est celle de la priorité
conventionnelle américaine. Notons en passant que cette dernière date
précède d'environ 4 ans et 9 mois celle du dépôt de la demande
divisionnaire par le demandeur et d'environ 3 ans celle du dépôt de la
demande originale. En outre cette date de priorité précède
approximativement de vingt-et-un mois la date de priorité
conventionnelle du demandeur. De plus, l'examinateur a accepté le
brevet le 13 janvier 1978 soit plus de deux mois avant la date de la
priorité conventionnelle du demandeur et quatorze mois avant celle du
dépôt de sa demande originale au Canada, c.-à-d. le 13 mars 1979.
Il est certain que les revendications 1, 3, 4, 5, 6 et 11 de la
présente demande traitent de la même invention que celle qui est
revendiquée dans le brevet canadien n o 1 040 043. En revanche,
j'estime que tel n'est pas le cas pour la revendication 10.
Il est également évident que le 10 octobre 1978, lors de la délivrance
du brevet canadien n o 1,040,043, la présente demande n'était pas en cours
au Canada puisqu'on ne l'a déposée au Bureau des brevets que le 13 mars 1979,
soit environ cinq mois après la délivrance du brevet canadien. Je suis donc
convaincu que cette invention était déjà brevetée en vertu de la Loi cana-
dienne sur les brevets et que, conformément au paragraphe 63(2), la présente
demande doit être rejetée.
Le demandeur prétend, cependant, qu'il a droit à la concession de ce qui
serait un second brevet canadien pour la même invention en raison d'un
précédent juridique qui s'est produit dans l'affaire In Re Fry (1939) tel que
publié au numéro 135 de la Section II du Volume I du Canadian Patent Reporter
et également du fait que sa demande de convention correspondance a été
déposée le 24 mars 1973 aux Etats-Unis, environ six mois avant la délivrance
du brevet canadien n o 1,040,043. Il soutient avoir droit, en vertu de
l'article 29, à ce que sa demande divisionnaire n o 366,748 introduite au
Canada soit examinée comme si elle y avait été déposée le 24 mars 1978 et
que le brevet canadien n o 1,040,043 doit donc être réputé en coinstance avec
cette demande. Il prétend, en outre, que du fait de la décision rendue dans
l'affaire re Fry ainsi que de l'applicabilité du paragraphe 29(1), le brevet
canadien précité ne constitue pas un obstacle à la délivrance d'un brevet.
Je note, cependant, que dans le cas présent les faits sont différents de
ceux de l'affaire Fry où, au même moment, les deux demandes étaient réellement
en coinstance devant le Bureau canadien des brevets dont l'erreur fut de ne
pas établir de conflit en vertu de l'article 45 (44 à l'époque). Le cas qui
nous occupe ne présente aucune situation semblable.
En outre, la rectitude du jugement Fry est discutable. Dans cette instance,
le défendeur n'était pas représenté et l'on n'a jamais débattu le motif
pour lequel la demande Fry ne devait pas être acceptée. Dans un jugement
beaucoup plus récent, Radio Corp. of America c. Philco Corp. 1966 CPR vol. 64
1, 14 et 15, le président de la Cour de l'Echiquier a exprimé énormément de
doute concernant l'affaire Fry:
... Selon moi, il faut lire le paragraphe 63(2)
comme s'appliquant à toute demande d'invention
pour laquelle on a déjà émis un brevet au
moment où le Commissaire doit décider s'il y
a lieu de "devoir la rejeter". Il semble que
l'intérêt public serait certainement servi si
le Commissaire était dans l'obligation d'ap-
pliquer la règle du paragraphe 63(2) toutes les
fois qu'il reconnait l'existence d'un brevet
pour l'invention revendiquée de façon à éviter
chaque fois qu'il y a possibilité la coexistence
de deux brevets pour la même invention. ...
et
.... Le paragraphe 63(2) traite d'un problème tout à
fait différent (que l'article 43), celui d'éviter,
lorsqu'il est possible, la coexistence de deux
brevets pour la même invention en vertu de la
Loi sur les brevets. Ce paragraphe interdit
l'émission d'un brevet pour une invention déjà
brevetée en vertu de la Loi canadienne jusqu'à ce
que le brevet antérieur ait été contesté avec
succès devant les tribunaux. Cette règle s'applique
évidemment à certains des cas qui ressortent de
l'article 43 et elle était exprimée pour s'appliquer
par dérogation à cet article. Il n'y a aucune raison
pour laquelle il faudrait limiter la règle énoncée
au paragraphe 63(2) à une demande présentée après
l'émission du brevet et ce paragraphe ne renferme
pas de restriction expresse de ce genre. Le fait que
l'article 43 en comprend une et non le paragraphe 63(2)
me confirme qu'il n'est pas nécessaire de le sous-
entendre dans ce dernier article.
De plus, il est à noter nue le demandeur ne peut se prévaloir des avantages
du paragraphe 29(1) que si les citoyens canadiens jouissent de la récipro-
cité dans le pays de la priorité. Dans le cas présent, le dépôt de la
priorité avait eu lieu aux Etats-Unis d'Amérique. Dans des circonstances
analogues, en vertu de la loi américaine, la demande serait refusée jusqu'à
ce que le demandeur puisse prouver que son invention est antérieure à la
plus ancienne date d'enregistrement du brevet n o 1,040,043, c.-à-d. au 19
février 1976, et même dans ce cas, il serait alors en conflit avec le brevet
lorsqu'il s'agirait de déterminer qui était réellement le premier inventeur.
Au Canada, le Bureau des brevets n'est pas habilité à ce genre de démarche
puisque l'on ne peut créer un conflit entre un brevet délibré et une
demande, cela doit se faire par l'entremise du tribunal en vertu des dispo-
sitions de l'article 63. L'alinéa 63(1)c) prévoit que si le demandeur
désire lui-même obtenir un brevet, il peut recourir à l'article 63 pour
annuler l'ancien. Il est alors tenu, en vertu du paragraphe 63(2) d'intenter
une action en justice pour écarter le brevet antérieur.
Dans ce cas-ci, le Bureau a reconnu qu'en cas de coinstance les demandes
pourraient être en contradiction. Le Bureau n'a pas pu laisser passer
l'éventualité d'un conflit, étant donné que la demande que lui a présentée
le demandeur au même moment n'était pas réellement en coinstance avec celle
qui a donné lieu à la délivrance du brevet no 1,040,043.
J'ai par conséquent, la certitute que l'on ne peut autoriser la délivrance
d'un second brevet pour la même invention avant d'annuler le premier.
Il convient de signaler au demandeur que la décision du Commissaire publiée
le 16 décembre 1930 dans la Gazette du Bureau des brevets faisait état d'une
situation analogue.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Le Commissaire des brevets,
J.H.A. Gariépy