DECISION DU COMMISSAIRE
Revendications mat étayées, articles 41 et 36 - Benzène-sulfonyle-urées
Le demandeur revendique un grand nombre de procédés devant servir à la
préparation de nouveaux médicaments. La Commission a jugé que parmi les procédés,
plusieurs n'étaient pas conformes aux exigences stipulées aux articles 41
et 36. La décision de rejet est confirmée.
*************
La Commission a tunu une audience le 18 juin 1980 dans le but de réviser
la décision finale de rejet de la demande de brevet no 178 117, classe 260-235,95.
R. Weyer, W. Aumuller, V. Hitzel et F.H. Schmidt ont cédé leurs droits en
faveur du demandeur, Farbwerke Hoechst AG. Lors de l'audience, le demandeur
était représenté par M. D.M. Rogers. La demande porte sur la préparation
de certains dérivées de benzème-sulfonyle-urée reconnus pour leurs propriétés
hypoglicémiques, et réputés efficaces dans les préparation pharmaceutiques
visant à abaisser le taux de glucose dans le sang.
Dans le but d'illustrer la portée de la matière revendiquée, la revendication 1
est reproduite ci-dessous:
I. Un procédé pour la préparation de benzène-sulfonyle-urée de
formule
<IMG>
ou X représente un radical puridyle, pyrimidinyle, quinolyle,
benzothiazolyle ou benzoxazolyle, chacun de ces radicaux pouvant
être relié au reste de la molécule par l'atome voising de l'azote,
R représente un alkyle de 1 à 3 atomes de carbone,R1 représente un
alkyle de 3 à 6 atomes de carbone, un cycloalkyle, un alkylcycloalkyle,
un cycloalkylalkyle, un cycloalkenyle, un alkylcycloalkenyle ayant
tous de 5 à 9 atomes de carbone, un cyclohixénylméthyle, un
chlororcyclohexyle, un bicyclohepténylméthyle, un bicycloheptylméthyle,
un bicycloheptényle, un bicycloheptyle, un nortricyclyle, un
adamantyle et un benzyle, dans lequel
a) On fait réagir un benzène-sulfonyle-isocyanate, un ester de
l'acide benzène-sulfonyle-carbamique, un ester de l'acide benzène-
sulfonyle-thiolcarbamique, une benzène-sulfonyle-urée, un benzène-
sulfonyle-semicarbazide ou un benzène-sulfonyle-semicarbazone
substitué en position 4 par le groupe
<IMG>
avec une amine R1-NH2 ou ses sels ou l'on fait réagir un
sulfonamide de formule
<IMG>
ou ses sels avec un isocyanate, un ester de l'acide carbamique,
un ester de l'acide thiolcarbamique, une urée ou un halogénure
carbamoyle substitués par le radical R1 approprié.
b) On scinde un éther de benzine-sulfonyl-isourée ou de benzène-
sulfornyl-thiourée, un benzène-sulfonyl-parabanique acide ou une
benzène sulfonyl amidine haloformique convenablement substitués.
c) On remplce par un atome d'oxygène l'atome de soufre dans un
benzène-sulfonylthio-urée substituée par le groupe
X-N-CO-NH-CH2-CH2-
R
d) on oxyde un benzène-sulfinyle- ou sulfényle-urée substituée
de façon appropriée,
c) on introduit le radical
X-N-CO
R
dans une banzène-sulfonyle-urée de formule
<IMG>
en une ou plusieurs étapes,
f) on fait réagir un halogénure de banzène-sulfonyle convenablement
substitué avec une urée R1 substituée ou un sel alkali dérivé de
cette dernière, ou un halogénure d'acide benzène-sulfinique convenablement
substitué ou, en présence d'un agent de condensation acide, on
fait réagir un acide sulfinique ou un sel alkali dérivé de ce dernier
avec un N-R1-N'-hydroxy-urée.*
Il serait bon de souligner que la présente revendication sur le procédé vise
la production de plus de 140 000 composés distincts et englobe centaines de
milliers des modes de préparation différents.
La demand comprend également des revendication du produits par le procédé
les dites revendications correspondant aux procédés revendiqués aux paragraphes
a) à f) .
Quant au contenue des revendications sur le procédé, l'examinateur en a
rejeté les éléments suivants:
i) dans le revendication 1(a): les termes, sulfonyle-urée, semicarabide
et semicarbazone,
ii) dans la revendication 1(b): les termes, acide parabanique et amidine
haloformique
iii) dans la revendication 1(c): la phrase "et dans lequel de l'eau....
intermédiaire,*
iv) dans la revendication 1.: les variantes de procédé énumérées aux
paragraphes d), e), et f) ,
v) les éléments énoncés di-dessus que l'on retrouve dans les revendications
3. 5 et 7,
* Traduction
vi) les revendications 9, 11 et 13.
Les motifs de rejet desdits procédés se résument ainsi:
Les revendications en question sont rejetées parce qu'elles ne
sont pas étayées par la divulgation en ce que les diverses variantes
sur le procédé ne sont pas décrites de façon appropriée.*
Cette décision est justifiée par les articles 41(1) et 36(1) de la
Loi sur les brevets.*
L'examinateur a traité des exigences stipulées à l'article 41(1 de la Loi
en ces termes::
Les dispositions de l'article 41(1) de la Loi reconnaissent de façon
implicite l'importance du procédé puisqu'elles enterdisent des
revendications sur la substance même.*
"excepté lorsque la substance est préparée ou produite
par les modes ou procédés de fabrication décrits en détail
et revndiqués, ou par leurs équivalents chimiques manifestes.**
L'emploi des termes "décrites en détail et revendiqués"** signifie
clairement qu'il faut accorder plus d'importance à la description du
procédé que l'on doit retrouver dans la divulgation. Et dans
l'affaire Hoehringer and Sohn v. Bell-Craig (1962) Ex. C.R. 201 à la
p. 237 (original anglais , le juge déclare que
"Les seuls procédés destinés à la préparation de ..... et que
l'on pourrait, à mon avis, qualifier de procédés décrits
en détail dans le mémoire descriptif sont ceux décrits aux
exemples 2 et 9."*
Dans le cadre de la même décision qui a fait l'objet d'un appel
en (Cour suprême, et dont le jugement est rapporté dans S.C.R. (1963)
410, il est écrit à la p. 414 (original anglais);
"L'article 41(4) a pour but d'apporter des restrictions précises
aux revendications couvrant des substances produites par des
procédés chimiques, et destinées à l'alimentation ou à la
médication. Une telle substance ne peut faire l'objet
d'une revendication à elle seule. Elle ne peut être revendiquée
que lorsque la substance est produite au moyen d'un procédé de
fabrication particulier. Et il ne s'agit pas là de la seule
restriction car le demandeur est tenu de revendiquer non seule-
ment la substance, main bien la procédé de fabrication décrit en
détail....."* (l'examinateur souligne)
* Traduction
** Loi sur les brevets
L'examinateur aborde ensuite la question de l'article 36(1) de la Loi
en ces termes:
Lorsqu'il traite de l'article 36 (il s'agissait alors de l'article 35)
dans l'affaire R.C.A. v. Raytheon (1956-1960) Ex. C.R. 98 à 109,
le tribunal insiste sur le fait que l'article en question fair tout
reposer sur la divulgation, et que l'on ne paut s'y soustraire. C'est
ainsi quel déclare à la p. 108 (original anglais):
"En droit des brevets, il existe un principe fondamental
en vertu duquel un inventeur ne peut revendiquer valablement
ce qu'il n'a pas décrit. Dans le jargon du métier, on dit que
les revendications doivent être étayées par l'exposé de l'inven-
tion qui figure dans le mémoire descriptif. Si cette condition
n'est pas respectée, les revendications ne sont pas valides. De
plus, pour que la rendication d'une invention soit accueillie
favorablement, la divulgation et la description doivent être
conformes à certaines exigences stipulées dans la Loi...."*
Le tribunal corrobore ensuite divers extraits de la décision rendue
dans l'affaire Mineral Separation v Noranda Mines (1947) Ex. C.R. 306
à la p. 316 (original anglais) où il est écrit:
"L'objet de cette exigence s'explique par le fait qu'une fois
la prériode du monopole expirée, les intéressés peuvent, unique-
ment à paritr du mémoire descritpif, en arriver aux mêmes résultats
que ceux obtenues par l'inventeur au moment où il a présenté sa
demande."*
ct toujours à la même page (original anglais):
"Par exemple, il (mémoire descriptif) ne doit pas préconiser
l'emploi d'autres techniques pour réaliser l'invention si
seulement l'une d'elles est réalisable, et ce, même si l'on
attend des spécialistes en la matière qu'ils choisissent la bonne
technique."*
tandis que l'on peut lire à la p. 317 (original anglais):
"Il faut également retrouver dans le mémoire descritpif toutes
les données nécessaires à la réalisation ou à l'exploitation de
l'invention sans toutefois laisser ledit résultat à la merci
d'une exprérience fructueuse, et di dans le but d'éviter des échecs
éventuels des avertissemtns s'avèrent nécessaires, lesdits
avertissments doivent être donnés."*
Il serait également bon de citer une autre décision pertinente à cette
étape de l'analyse de la description dans le but de savoir si elle
est conforme, et si elle permet de revendiquer valablement un procédé
Il s'agit de la décision rendue dans l'affaire Sandoz v Gilcross (1947)
S.C.R. 1336. Dans ce jugement, la Cour suprême confirme la décision
rendue par le Bureau des brevets à l'effet que la démonstration d'un
phénomène de condensation engendré par un dérivé de chlore-éthane
associée à une description générale où l'on traite du dérivé de
bromo-éthane permet de revendiquer à la fois le bromo et le chloro dans
le carde du même procédé. Et sur cette question, le tribunal se
prononce à la p. 1338 (original anglais) en ces termes:*
"Les revendications 2 et 3 englobent le même procédé en faisant
respectivement intervenir le chloro-éthanamide et le bromo-
éthanamide."* (l'examinateur souligne)
L'examinateur analyse le procédé de la revendication 1 en fonction des
critères ci-dessus, et déclare notamment:
Analysons d'abord les procédés de rechange d), e) et f) de la revendica-
tion 1. Les procédés en question ne sont pas expliqués en détail, mais
simplement énoncés en des termes vagues. Pour ce motif, ils ne sont
pas conformes aux expériences et aux principes dont il est question
ci-dessus. La divulgation ne mentionne pas la façon particulière
d'adapter lesdites variantes pour aboutir au résultat escompté, et par
le fait même ne démontre pas leur utilité lors de la préparation des
composés revendiqués. La divulgation ne traite pas non plus du carac-
tère pratique de ce genre de méthode. Le demandeur n'aborde pas les
conditions particulières qu'il faut respecter au moment de la réaction,
et sans lesquelles on ne peut réussir la mise en application des procédés.
D'après la divulgation, le demandeur invite une personne versée dans le
domaine à mener des expériences dans le but de vérifier les paramàtres
de la réaction qui lui permettront d'utiliser les dits procédés.*
A l'étude de la description même de la divulgation, cette analyse
sur les variantes mentionnées s'avère juste. La description est
remplie d'expressions sur ce qui "peut" être fait comme "les
conditions qui entourent la réaction... peuvent... être modifiées
... avec ... ou sans solvant"*, "selon la nature ... un faible rendement
... paut ..."*, "le spécialiste n'éprouvera aucune difficulté à
synthétiser...".* Il faut donc en conclure que la divulgation ne
sécrit pas la manière d'exécuter le procédé, mais représente plutôt
un incitation à tenter une expérience.*
Ensuite, nous allons nous pencher sur les procédés de rechange 1(a)
et 1 (b).*
La revendication 1 (a) regroupe les réactions entre un benzène-
dulfonyle-isocyanate
-ester de l'acide carbamique
-ester de l'acide thiolcarbamique
-sulfonyle-urée
-sulfonyle-semicarbazide
ou -semicarbazone
et l'autre moitié de la molecule R1-NH2 et vice versa,
c'est-à-dire
-benzèn-sulfonyle amide avec R1-isocyanate
-ester de l'acide carbamique, etc.*
Le premier exemple décrit le procédé benzéne-sulfonamide avec un
isocyanate.*
Le deuxième exemple décrit le procédé benzène-sulfonamide-ester de
l'acide carbamique avec l'amine.*
Le demandeur nous fournit donc une description complète par l'entremise
de l'isocyanate et de l'ester de l'acide carbamique. Compte tenu de
la décision rendue dans l'affaire Sandoz v Gilcross ci-dessus, l'ester
de l'acide thiol carbamique peut passer pour un procédé identique
à celui qui fait intervenir l'analogue thio, et il n'y a pas lieu de
formuler une objection sur ce point. Par contre, il n'est pas
possible d'établir un rapprochement semblable avec les autres
groupes comme sulfonyle-urée, semicarbazide et semicarbazone. On
ne peut dire que lesdits groupes relèvent du même procédé puisqu'ils
représentent effectivement une transamination où R1NH2 remplace l'urée
NH2.*
Et pour poursuivre dans le même ordre d'idée, l'examinateur en est venu
à la conclusion que les revendications sur le procédé 1(b) et 1(c) comportent
également des irrégularités.
L'examinateur réfute les objections formulées par le demandeur lors des
modifications antérieures, et il a'exprime en ces termes:
Dans sa réponse, le demandeur fait valoir son point de vue
en citant la décision rendue dans l'affaire Ciba v Commissioner
(1959) S.C.R. 378. Ce jugement est fondé sur un élargissment
de la notion de caractère brevetable en ce sens qu'un procédé
chimique "classique" revêt un caractère brevetable si le produit
qui en résulte est nouveau, utile et non évident. Le demandeur
lui donne toutefois une portée plus large lorsqu'il déclare
qu'un vertu de ce jugement, toutes les méthodes "classiques"
et non évident peuvent être brevetées à condition d'en faire
mention dans la divulgation."
C'est un fait que tous les procédés revendiqués dans la
revendication 1 sont des procédés "classiques", c'est-à-dire
des méthodes de synthèse chimique connues. On ne peut
cependant accepter la prétention du demandeur voulant que la
décision Ciba ait priorité sur les exigences stipulées à
l'article 36 de la Loi, exigences qui ont été énuméréésci-dessus.
Pour être plus précis, il faut dire que dans la décision Ciba,
la demande renfermait une description précise du procédé "classique"
de sorte que la question de savoir si la description était complète
ou non n'était pas le point en litige. Il s'ensuit donc que la
décision Ciba ne peut être interprétée comme une exhortation à
ignorer les articles 41(1) et 36 de la Loi sur les brevets.*
Le demandeur a également attiré l'attention sur le décision
du Commissaire qui a abouta à la délivrance du brevet
canadien n 1 011 738 le 7 juin 1977. L'avant-dernier or paragraphe
de ladite décision permet d'établir une distinction précise entre
lu divulgation de ladite décision et par la fait même dudit brevet,
et celle de la présente demande.*
"Nous estimons qu'il est aussi important d'indiquer de façon
précise dans la divulgation originale due le procédé a été mis
à exécution, et qu'il est exploitable.Lorsque l'on fait
allusion à un procédé "éventuel" devant servir à la préparation
des produits, nous croyons que cette démarche est pure spéculation
et qu'elle n'est pas conforme. Dans la présente divulgation, nous
retrouvons cependant des données à l'effet que le procédé a été mis
à exécution, et qu'il est exploitable. Prenons comme exemple
la description du procédé e) à la p. 7 (original anglais) du
mémoire descriptif où les solvants utilisés, les températures
préconisées et les renseignements sur la réaction sont donnés
de façon assez précise."*
Si l'on se sert de ces éléments comme critères d'évaluation de la
divulgation actuelle, il est bien évident que la description s'avère
insuffisante. Lis procédés relèvent plutôt de la spéculation et
ce, en raison des nombreuses allusions à ce qui "peut" être fait,
de l'absence de données sur le solvant, les températures et les
conditions qu'il faut respecter au moment de la réaction.*
Infin, le demandeur cite divers brevets, documents et articles
où l'on aborde certains des procédés revendiqués. Puisque le
demandeur doit citer d'autres sources pour arriver à fournir une
description convenable des procédés revendiqués, cette manière
d'agir confirme les objections formulées à l'effet que les
revendications de la présente demande ne sont pas étayées pa
la divulgation. Par contre, si les sources sont citées dans le
but de démontrer que les procédés sont "classique", c'est-à-dire,
connus en principe, sans avoir été mis en application avec les
réactifs de la présente demand, on ne peut s'y objecter. Cependant
ce point ne joue pas en faveur du demandeur parce que comme il a
été indiqué ci-dessus, la divulgation de la présente demande ne
donne aucune indication comment le demandeur s'y est pris pour faire
réagir les réactifs propres à chaque procédé de fabrication des
produits de l'invention présumée.*
Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur a retranché l'expression
contestée de la revendication 1(c), et en a profité pour discuter des
exigences stipulées aux articles 41(1) et 36(1) de la Loi sur les Brevets.
Il s'exprime en ces termes:
Il faut insister sur le fait que la présente invention repose sur
la découverte d'une utilité spéciale des composés, et qu'elle
ne s,adresse pas au procédé de fabrication desdits composés. Comme
dans l'affaire Ciba v. Commissioner of Patents (1959) S.C.R. 378, le
caractère brevetable du procédé est rattahcé à l'utilité des
produits. L'examinateur fonde sa décision sur l'article 41(1) de la
Loi sur les brevets, et souligne qu'en vertu de cet article, on ne
peut revendiquer les produits que lorsqu'ils sont préparés ou produits
par les modes ou procédés de fabrication décrits en détail et revendiqués,
ou par leurs équivalents chimiques manifests. Le demandeur desire
faire remarquer que ledit article ne soumet pas la divulgation à une
exigence, mais qu'il décrit plutôt le genre de revendication à
présenter dasn le cas des composés visés par l'aricle 41(1).
L'examinateur cite une décision rendue par la Cour suprême du Canada
dans l'affaire Boehringer v Bill-Craig (1963) S.C.R. 410 dans laquelle
le tribunal précise que pour de tel produits, le demandeur est tenu de
revendiquer "le procédé de revendication décrit en détail". La
Cour suprême du Canada a toutefois indiqué très clairement dans
l'affaire Sandoz v Gilcross (1974) S.C.R. 1336 que 1'aricle 41(1)
n'emplique pas l'ibligation de décrire de façon détaillée chaque
procédé revendiqué.*
Le demandeur soumet que l'article 41(1) énonce tout simplement
les exigences sur la manière de revendiquer les produits visés
par cet article, et que si les revendications sont conformes aux
exigences stipulées dans cet article, il n'est pas nécessaire de
présenter une divulgation plus détaillée que dans le cas d'une
autre invention pour que les revendications soient suffisamment
étayées. Les exigences régissant la divulgation sont énumérées
à l'article 36(1) de la Loi sur les brevets, et le demandeur désire
faire valoir que ledit article exige simplement que la divulgation
renferme assez de détails pour permettre à une personne versée dans
l'art de réaliser l'invention revendiquée. Cette position a été
reprise dans de nombreuses décisions judiciaires dont celles rendue
dans l'affaire B.V.D. v Canadian Celanese (1936) ex. C.R. (oringal
anglais) où le juge MacLean déclare:
"Quand un mémoire descriptif expose une invention en des termes
assez précis pour permettre à une personne normalement qualifiée
de l'exploiter, même si cette dernière doit procéder à certains
essais, le brevet demeure valable à condition que les expériences
ne nécessitent pas l'intervention de quelque esprit inventif."*
En abordant le cas particulier des procédés a) à f) de la revendication 1,
le demandeur soutient que le mémoire descriptif renferme une description
générale desdits procédés et qu'en plus, les procédés contestés sont bien
connus des spécialistes dans le domaine. Il cite ensuite des antériorités
comme le brevet canadien n 849 015 dans le but de confirmer son opinion
qui repose sur les point suivants:
Le demandeur soutient que la divulgation de la présente demande
comporte assez de détails pour permettre à une personne versée dans
l'art d'exécuter chacun des procédés, et qu'en dépit de l'absence
possible de certains détails sur la façon précise d'adapter le
procédé aux substances de base données, il n'est pas nécessaire
de faire intervenir quelque esprit inventif.*
Avant l'audience, le demandeur a présenté des exemplaires de certains
affidavits supposément rédigé dans le but d'étayer sa thèse à l'effet
que la divulgation comporte assez de détails pour permettre à une
personne versée dans l'art de recourir aux procédés d) et f) lors de la
préparation des benzène-sulfonyle-urée renvendiquées.
Nous avons analysé les points soulevés par M. Rogers lors de l'audience de
même que les opinions formulées pendant l'étude de la demand. Compte tenu
de ce clin précède, il nous incombe de décider si la demande présentée
est conforme aux articles 36 et 41 de la loi.
Le demandeur soutient que l'article 41(1) ne l'oblige pas à décrire en
détail chacun des procédés revendiqueés. En raison de la phraséologie
même de l'article 41 "décrits en détail", il est difficile d'abonder
dans le même sens que le demandeur. Nous estimons que cette expression
signifie que la divulgation soit comprendre une description indiquant
clairement que le procédé en question a déjà fait l'objet d'une expérience.
Une simple allusion à un procédé ne constitue pas une preuve que ledit
procédé a effectivement été expréimenté.
Le demandeur semble fonder ses prétentions sur le jugement Sandoz v Gilcross
(ci-dessus) mais les circonstances. qui ont donné lieu à ce jugement ne sont
pas du tout les mêmes que celles de la présente demande. Dans l'affaire
Sandoz, la revendication porte sur un seul procédé où l'on préconise l'emploi
d'un dérivé de chloro- ou de bromo-éthane, et seul le procédé au chloro-éthane
fait l'objet d'une description détaillée. Le tribunal a reconnu la validité
de la revendication sur le procédé faisant intervenir un dérivé de bromo-éthane.
Par contre, dans la demande à l'étude, nous sommes en présence de différents
procédés de fabrication pour un seul composé. Les procédés en question se
distinguent d'une part par les différents réactifs utilisés pour les
procédês a) à f) de la revendication et d'autre part, les réaction de
chacun des procédés se déroulent dans des conditions différentes. I1 n'est
pas difficile de prévoir le comportement des autres membres de séries
homologues comme les dérivés halogeno-éthanes lorsque l'on connaît celui
de l'un de ses membres tandis qu'il s'avère risqué de prévoir le comportement
des dérivés de l'acide carbamique quand on connaît uniquement celui des
membres de séries non homologues. Prenons comme exemple le cas des
esters carbamiques ou thiolcarbamiques simples; tout le monde sait qu'ils
sont habituellement insolubles dans l'eau, tandis que l'urée et le
carbazide sont solubles.
Les procédés du demandeur ne sont pas plus "décrits de façon précise"*
que "désignés spécifiquement"*. On ne peut dire que le fait de mentionner
simplement que l'on fait réagir A avec B est conforme à l'esprit de l'expression
"désignés spécifiquement"* (voir Commissioner v. Winthrop Chemical Co 7 C.P.R.
59 S.C. (1948).
L'espression "décrits de façon détaillée"* a fait l'objet d'-ne étude
dans l'affaire Commissioner v. Winthrop ci-dessus, et à la page 64 (original
anglais) il est écrit;
"Selon le Oxfond Dictionary, le terme "describe" (décrire) signifie
entre autres (en anglais) "illustrer ou fournir une description
détaillée" (sens courant); "dessiner au trait"; "tracer". Et
dans le même ouvrage, le terme "particular" (particulier) signifie
entre autres (en anglais) "qui appartient ou se rapporte aux parties
individuelles, aux éléments distincts, ou aux particularités d'un tout";
"détaillé, minutieux, circonstancié"; "un compte rendu circonstancié,
une description ou une énumération très détaillée".*
Nous estimons que la description que renferme la divulgation des procédés
rejetés n'est pas conforme aux définitions ci-dessus.
La divulgation ne renferme aucune donnée à l'effet que les procédés rejetés
aient été effectivement menés à bonne fin. De tels procédés correspondent
plut:ot à des procédés qui pourraient "éventuellement" servir à fabriquer
les composés. On n'y trouve aucune description quant aux conditions à res-
pester au moment de la réaction comme la température, les solvants, le pH,
etc. Dans sa divulgation, le demandeur va même jusqu'à glisser une affirmation
contradictoire voulant que certains des procédés soient inopérants (voir
original anglais, p.6, 18e ligne). Il a également fait valoir qu'une personne
versée dans l'art saurait comment s'y prendre avec les procédés qui ne sont
pas "décrits en détail", mais plus loin dans la divulgation, il laisse entendre
que cette même personne ne peut savoir si un procédé donné peut aboutir au
produit escompté. On l'incite toutfois à expérimenter les autres
procédés en lui assurant le succès avec au moins un des procédés. Voila
donc la preuve que les proc.d.s revendiqués par le demandeur n'ont pas été
expérimentés puisqu'il ignore quel procédé utiliser pour la fabrication d'un
produit donné.
Les affidavits présentés par le demandeur au sujet des procédés de rechange
d), e) et f) ont été redigés dans le but de prouver que la divulgation comporte
assiz de détails pour permettre à un chimiste qualifié d'exécuter lesdits
procédés. Toutefois, il n'importe pas de savoir que les spécialistes dans
le domaine aient été en mesure de réaliser l'invention dès 1978 ou en 1980,
soit au moment du dépôt desdits affidavits, mais il faut s'assurer qu'au
moment du dépôt de la demande le 7 août 1972, lesdits spécialistes pouvaient
aboutir au même résultat à partir de la divulgation actuelle et des connaissances
des personnes versées dans l'art à cette même date. Il ne faut pas oulbier que
les signataires des affidavits sont à l'emploi du demandeur, et qu'il est
normal que dès 1978 ou en 1980, ils aient pris connaissance de l'élaboration
des procédés en question au sein de leur entreprise. C'est ce qui explique
que les chimiste de l'entreprise n'aient pas été obligés de faire preuve
'ingéniosité pour réaliser lesdits procédés à cette date. Nous estimons que
des données accessibles uniquement au demandeur et à ses employés ne peuvent
servir de critère pour démontrer que des personnes versées dans l'art
devraient normalement se débrouiller. Nous avons également constaté que
les affidavits ne sont pas conformes aux exigneces stipulées dasn la Loi
sur la preuve au Canada, et que par le fait même ils deviennent contestables
(voir Kemanord v P.P.C. Industries, P.C.C., 2 avril 1980)
Au début de la présente décision, nous avons fait allusion au nombre imposant
de composés de mêmes qu'aux procédés individuels visés par les revendications.
Compte tenu de ce nombre extravagant, il est inconcevable que le demandeur
ait préparé la majeure partie des composés, et que nombre d'entre eux
représentent des médicaments efficaces. Tout le monde sait que les moindres
variations 'une structure moléculaire peuvent modifier grandement les
propriétés médicinales d'un composé chimique. Dans la demande à l'étude,
l'invention repose sur le ou les produits fabriqués. Comme le demandeur l'a
démontré, les procédés eux-mêmes sont connus. La revendication 1 englobe
toutes les méthodes de fabrication possibles et imaginables, et c'es pour
ce motif qu'il empêche presque toutes les autres personnes de fabriquer les
composés.
En droit des brevets, il existe un principe en vertu duquel un demandeur
ne peut revendiquer que ce qui a été divulgué de façon exacte et complète
(voir R.C.A. v Raytheon (1956-60) Ex. C.R. 98, 108 et 109; Noranda Mines v
Mineral Separation (1949) Ex. C.R. 306 à 316; French's Complex Ore v
Electrolytic Zinc (1930) S.C.R. 462 à 470; B.V.D. v Canadian Celanese (1936)
Ex. C.R. 137 et (1937) S.C.R. 22; Smith Incubator v Seiling (1937) S.C.R. 251
Gilbert v Sandoz (1971) 64 C.P.R. 7, 42 à 45, et Rhône-Poulenc CIBA v
Gilbert (1966) Ex. C.R. 59 et (1967)S.C.R. 45.
Dans la décision rendue dans l'affaire Hoechst Pharmaceuticals v. Gilbert
(1965) 1966 S.C.R. 187 à la p. 731, le tribunal a jugé que les revendications
n'étaient pas valides parce qu'excessives et irrationnelles, et qu'en plus on
ne pouvait affirmer que "la totalité ou la plupart des membres de la classe des
sulfonyle-urées décrits dans ces revendications jouissent de propriétés
inconnues auparavant"*.
Nous contestons le bein-fondé d'une revendication de procédé lorsque sa
portée est tellement étendue qu'elle englobe la production d'estèces inopérantes,
ou tellement étendue qu'il y a peu de chance qu'un bon nombre des substances
obtenues au moyen de ce procédé ne possèdent l'utilité revendiquée. La
revendication ne doit pas reposer sur des hupothèse, ni regrouper un nombre
imposant de composés jamais fabriqués.
Dans l'affaire Bochringer Sohn v Bell Craig (1962) Ex. C.R. 201 (original
anglais) il est écrit:
.. un brevet visant à concéder une propriété exclusive dont la portée
est plus étendue que la portée réelle de l'invention enfreint également
les exigences stipulées dans la Loi ...* (p. 239 de l'original anglais)
et l'on peut également lire:
... un brevet pour lequel le mémoire descritpif englobe une revendications
dont la portée est plus grande que celle de l'invention a pour but de faire
concéder une propriété exclusive plus étendue que celle de l'invention et
du moins, en ce qui touche cette revendication, j'estime que la délivrance
du brevet n'est pas conforme aux exigneces stipulées dans la Loi, et que
par le fait même ledit brevet n'a pas été obtenu légalement... une
revendication jugée non valide parce que l'objet revendiqueé a une portée
plus étendue que celle de l'invention réelle est illégale et, lorsque
l'octroi d'un droit de propriété repose sur cette revendication, elle doit
être reconnue comme étant nulle, et sans effet.* (p. 241 de l'oringal anglais)
Le juge Thurlow en est venu à la conclusion que la revendication qui fait
l'objet du litige a une portée trop étendue parce qu'elle englobe un très
grand nombre de substances parmi lesquelles une infime partie a été préparée.
La Cour suprême (1963) S.C.R. 410 à 412 (original anglais) a confirmé cette
décision. L'affaire Boehringer Sohn traite de substances pharmaceutiques
dont les propriétés peuvend s'avérer moins prévisibles que celles d'autres
substances chimiques, et dans ce dossier, le groupe de composés revendiqués
est très étendu. Dans des circonstances analogues, les tribunaux ont corroboré
cette opinion. Entre autres exemples, citons les décision rendues dans
Hoechst v. Gilbert (1964) vol. 1, ~x. C.R. 710 et (1966) S.C.R. 189 et dans
Re May and Baker (1948) 65 R.P.C. 255, (1949) 66 R.P.C. 8 et (1950) 67
R.P.C. 23. Dans l'affaire Hoechst, la Cour suprême a fourni l'interprétation
suivante: "une personne n'a pas le droit de se faire délivrer un brevet
lorsque ce dernier repose sur une hypothèse qui n'est pas confirmée et qui
n'a donné lieu à aucune expérience, et qu'il s'agit d'un domaine inexploré"*.
Les resques d'une revendication hypothétique ont été également abordés dans
Société Rhône-Poulenc v Ciba- (1967) 35 F.P.C. 174, 201 à 205 et (1968) S.C.R.
950 où l'on a jugé qu'une revendication dont la portée était étendue revêtait
un caractère d'invalidité parce que la majeure partie des substances comprises
dans la classe n'avaient jamais été fabriquées ne expérimentées.
Des objections semblables ne sont toutefois pas limitées aux inventions
relevant de la pharmacologie ou même de la chimie. Dans In the Matter of
Abraham Essau et al (1936) 49 R.P.(. 85, une demande portant sur un appareil
électrique a fait l'objet du commentaire suivant:
Je crois que dans des circonstances semblables, le titulaire d'un
brevet devrait bien comprendre qu'il n'est pas coutume au Bureau
des brevets d'accueillir favorablement des revendications hypothétiques
dont la portée est à la fois étendue et obscure; si le titulaire insère
des revendications semblables dans son mémoire descriptif, il doit
s'attendre à un rejet à moins qu'il soit en mesure de présenter un
description exacte et complète pour les étayer.*
Dans In the Matter of Shell Development (1947) 64 R.P.C. 151, la demande
portait su un procédé de séparation de mélanges de substances organiques au
moyen de sulfolanes. Les dix exemples détaillés traitent de séparations de
mélanges de substances organiques dans lesquels on ne trouvait que des
hydrocarbures. Malgré l'absence de description détaillée des procédés
touchant d'autres mélanges de substances organiques, le mémoire descriptif
renfermait une énumération de quelque quarante mélanges excluant les hydro-
carbures. Lorsqu'il a déclaré que la portée de la revendication était trop
étendue, le Patent Tribunal (tribunal des brevets) s'est exprimé en ces termes:
Je crois qu'il suffit de dire que le mémoire descriptif démontre que:
premièrement, l'état de la technique sorte sur la séparation de mélanges
de substances organiques au moyen de solvants bien connus; deuximement,
la mesure dans laquelle le domaine, soit la séparation de mélanges de
substances organiques au moyen de solvants, a été exploré ne ressort
pas clairement dans le mémoire descriptif, mais en toute impartialité,
j'estime que le texte en question ne fait pas valoir, et ce, en étant
le plus généreux possible, que rien de semblable n'a été exploré dans
le domaine; troisimement, la revendication des demandeurs laisse
entendre que l'utilisation de sulfolanes, dont ils en énumèrent plus
de cent dans leur mémoire descriptif, abouti à des résultats avantageuse-
ment comparables à ceux d'autres solvants utilisés jusqu'à maintenant,
quatrièmement , les demandeurs précisent que les modes d'emploi des
sulfolanes ne différent pas de ceux que l'on retrouve dans l'état de la
technique; cinquièmement, dans leur mémoire descriptif, les demandeurs
expliquent en détail dex expériences qui protent toutes sur des hydro-
carbures. Il serait également buste d'affirmer que le mémoire descriptif
laisse entendre que la valeur des sulfolanes comme solvant a fait l'objet
d'une étude de la part des demandeurs, mais surtout en ce qui touche les
hydrocarbures. Il est exact qu'a la page 4 du mémoire descriptif (original
anglais), l'on cite d'autres exemples de composés organiques "dont la
séparation peut être faite au moyen des solvants préconisés dans la
présente invention"; en dépit de l'adjonction de ces substances, on
dépit de l'adjonction de ces substances, on peut dire que le domaine
en question n'a été qu'effleuré.*
Il faudrait également consulter Rohm & Haas v Commissioner of Patents (1959) Ex.
C.R. 153, décision dans laquelle les revendications ont fait l'objet d'un
rejet parce qu'elles étaient trop étendues, et que leur portée dépassait
l'invention, Vidal Dyes v Levenstein (1912) 29 R.P.C. 245, et Eastman Kodak's
Application (1970) R.P.C. 548 de 561 à 563.
Le problème à l'étude n'est pas un phénomène propre à la jurisprudence canadienne
ou anglaise. Les Etats-Unis ont déjà traité de cette question, et l'on peut
citer en exemple celui de In re Stokal et al, 113 USPQ 283 (1957).
Revenons au mémoire descriptif de la présente demande. Nous constatons que
la plupart des procédés correspondent simplement à des propositions de procédés
de fabrication des composés désirés, et lesdits procédés sont décrits comme
étant des modes de fabrication hypothétiques. A vrai dire, du moins en ce qui
a trait aux procédés, l'ensemble de la divulgation regorge de possibilités, de
solutions de rechange et de propositions de modifications au point où il devient
manifeste que le rédacteur n'a pu fiare autre chose qu'énoncer des hypothèses
et faire des conjectures qui s'éloignent grandement de la réalité. Seuls les
exemples recèlent des affirmations concrètes sur les procédés effectivement
utilisés. Compte tenu de la situation, nous estimons qu'il serait tout à fait
inopportun d'accepter des revendications aussi étendue; que celles proposées
par le demandeur. Le fait d'accéder à une demande semblable signifierait
somme toute que le Bureau laisse passer les inventions purement théoriques et
que sa décision va à l'encontre de celles analysées ci-dessus.
Nous sommes d'avis que, dans la revendication 1, les procédés a) où l'on fait
mention de sulfonyle-urée, semicarbazide et semicarbazone, b) où l'on traite
d'acide parabanique et amidine haloformique, d) , e) et f) et les revendications
sur le procédé 3, 5, 7, 9, 11 et 13 ne sont pas assez étayés par la
divulgation comme la Loi sur les brevets le stipule aux articles 36(1) et 41(1).
Par conséquent, la Commission recommande le rejet desdites revendications
confirmant ainsi la décision de rejet rendue par l'examinateur. Nous désirons
ajouter que les revendications sur le produit subordonnées aux revendications
sur le procédé qui ont fait l'objet d'un rejet subissent le même sort que
ces dernières et ce, conformément à ladécision rendue dans la décision
Commissioner v Winthrop et dessus.
Le Président
Gordon Asher
Commissioner d'appel des brevets, Canada
J'abonde dans le même sens que la Commission. Les revendications 1, 3, 5, 7,
9, 11 et 18 sont par le fiat même rejetées.
Le Commissaire adjoint des brevets
J.A. Brown
Datée à Hull (Qué.)
ce 30e jour de décembre 1980
Agen du demandeur
Rogers, Bereskin &, Parr
B.P. 313
Succursale postale Commerce Court
Toronto (Ont.)
M5L 1G1