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                     DECISION DU COMMISSAIRE

 

Caractère brevetable des ensembles formant une agrégation - Agents d'exploration radio-

isotopiques

 

Le demandeur a découvert que les phospholipides peuvent très bien véhiculer les radio-

isotopes du technétium que l'on utilise pour effectuer la radio-analyse du foie.

Etant donné que le mélange dont on se sert n'a qu'une demi-vie, if faut donc le pré-

parer just avant de s'en servir et il est impossible de se le procurer préparé à

l'avance. Par conséquent, le demandeur désire revendiquer un ensemble comprenant les

ingrédients distincts, lesdits ingrédients devant être mélangés juste au moment de

servir. On a affirmé que, compte tenu des circonstances, les revendications ne doiv-

ent pas être rejetées en invoquant l'agrégation, ou parce qu'elles portent sur un

ensemble d'ingrédients. Toutefois, la demande a été renvoyée à l'examinateur afin

qu'il puisse décider si l'article 41 de la Loi s'applique étant donné que les ingré-

dients on été revendiqués sans restriction quant au procédé.

     *****************************

 

La demande n  241,628 (classe 167-48) a été déposée le 12 décembre 1975, et porte sur

une invention intitulée "Shpères phosplolipideques marquées servant à la visualisation

des organes". MM. Abram Petkau et Stanley D. Pleskach en sont les coinventeurs.

L'examinateur a rendu une décision finale le 8 mai 1979 dans laquelle il rejette un

nombre de revendications. Le demandeur a d'abord exigé la tenue d'une audience puis,

il s'est ravisé et a retiré cette demande.

 

L'invention porte sur l'utilisation d'un phospholipide comme véhicule d'agents d'explo-

ration radio-isotopiques. Les phospholipides se sont avérés d'excellents véhicules

pouvant servir à faire passer dans l'organisme des patients les radio-isotopes qui

permettent d'effectuer la radio-analyse de divers organes comme le foie. L'examina-

tour a accepté dix-neuf revendications portant sur un procédé de mélange des radio-

isotopes et des phospholipides, et sur les mélanges qui en résultaient. Toutefois, il

a rejeté les huit dernières revendications, soit les revendications 20 à 27, dans

lesquelles le demandeur revendiquait un groupe ou un ensemble constitué des ingrédients

distincts servant à la réalisation du procédé et à la préparation de la combinaison

de phospholipides et de radio-isotopes. A son avis, les dernières revendications

portaient sur une simple agrégation d'ingrédients qui ne réagissent entre eux qu'à

partir du moment où on les sorts de leur contenant pour l'utiliser dans le procédé.

 

Les revendications 20 à 27 portent uniquement sur un radio-isotope particulier de

l'élément technétium. Comme cet élément a une demi-vie de court durée, il importe

de la préparer tout juste avant de l'utiliser. La revendication 20 porte sur un

ensemble constitué des divers ingrédients qui servent à préparer la substance

injectable au moment où l'on en a besoin. Cette substance ne peut être vendu

préparée à l'avance parce qu'elle serait trop altérée avant même d'être injectée.

La revendication 20 se lit comme suit:

 

* Traduction

 

20. Une combinaison produisant des agents d'exploration

médicaux marqués comprenant le radio-isotope de court durée

Tc99m qui se compose:

 

(1) d'un générateur de radio-isotopes Mo-99 donnant un anion de

pertechnétate Tc(99m)0 4 soluble,

 

(2) d'un agent réducteur concentré donnant, à partir du Tc(99m)0 4

le Tc99m sous forme contionique polyvalente, ladite forme

cationique polyvalente de Tc99m formant un complexe lié

solidement lorsque mis en présence d'un phospholipide du

type cité au sous-alinéa (4),

 

(3) d'un réactif tampon pour la solution de Tc99m sous forme

cationique polyvalente,

 

(4) de la dispersion colloïdale acqueuse d'une substance

phospholipidique de dimension granulométrique prédéterminée

afin que la substance une fois injectée puisse circonscrire

un organe choisi,

 

(5) du matériel nécessaire pour former un ensemble qui contienne

séparément, justqu'à ce qu'elles soient utilisées, une

quantité déterminée de chacune des composantes (2), (3) et

(4) tout au moins.*

 

(Tc est le symboly du radioélément technétium).

 

L'examinateur a rejeté les revendications qui avaient été refusées parce qu'elles

portaient, à son avis, sur une simply juxtaposition de parties et constituaient

alors une agrégation plutôt que la combinaison d'éléments actifs.

 

Au file des années, on a multiplié les définitions des termes

"combinaison" et "agrégation"utilisés dans le domaine des brevets.

En voice quelques exemples:

 

   Combinaison .. arrangement de parties ayant un rapport entre elles

en vue d'en arriver à un résultat simple et unique

(British United Shoe V.A. Fussell & Sons (1908)

25 R.P.C. 631 (original anglais)*

 

lorsque d'anciens touts mis en présence les uns des

autres réagissent entre eux et produisent un résultat

nouveau ou amélioré, il existe alors un objet d'inven-

tion brevetable étant donné l'idée de relation

efficace issue de l'arrangement des touts (British

Celanese v. Courtaulds (1935) 52 R.P.C. 171 à 193

(original anglais))*

 

   Agrégation - on reconnaît de façon générale que le simple fait de

disposer côte à cite d'anciens touts pour que chacun

d'eux remplisse sa propre fonction indépendamment

des autres ne fussit pas à en faire une combinaison

brevetable (British Celanese, décision citée ci-

dessous) *

 

chaque tout agit indépendamment...aucun résultat

commun (Lester v. Commissaire des brevets (1946) C.R.R.

6, 3 (original anglais))*

 

la simple juxtaposition de parties ne suffit pas à

rendra un ensemble brevetable. Les éléments doivent

se combiner poux donner un résultat unitaire. Si l'un

des éléments de la disposition produit un résultat

qui lui est propre, sans que la combinaison des élé-

ments ne produise aussi un résultat, alors il n'existe

aucun objet d'invention (Domtar Ltd v, MacMillan

Bloedel Packaging Ltd. (1977) C.P.R. 33, 182 à 189

(original anglais))*

 

* Traduction

 Comme exemples d'agrégation, nous pouvons citer le cas bien connue du jouet

 pistolet-sifflet (Lester, décision citée ci-dessus) et le cas plus récent du

 contenant rectangulaire pour les bouteilles de bière (Domtar, décision citée

 ci-dessus) où les éléments agissent indépendamment les uns des autres.*

 

 Dans tous les cas, une invention doit, pour être brevetable, satisfaire aux

 exigences pr.alables suivantes: elle doit être utile, nouvelle et faire appel

 à l'ingéiosité.*

 

 En se fondant sur ce qui précède, nous devons examiner l'objet d'invention des

 revendications 20 à 27 et déterminer si l'insemble relève de l'une ou de l'autre

 des grandes catégories citées, soit la combinaison et l'agrégation.*

 

 Les revendications donnent une description générale d'un ensemble formé de

 trois composantes (ou plus) séparées les unes des autres et mélangées seulement

 au moment de leur utilisation. On peut espérer réaliser cette disposition en

 plaçant chacune des composantes dans des éprouvettes ou des bouteilles munies

 de bouchons et dont l'une servirait à fiare le mélange des composantes pour

 préparer l'agent d'exploration; une autre possibilité consisterait à déposer

 les composantes individuellement dans un récipient à compartiments où elles

 pourraient être conservées jusqu'à ce qu'illes soient mélangées en les trasvidant

 d'un compartiment à un autre ou en brisant les cloisons entre les compartiments.

 Cette dernière méthode ne constitue qu'une supposition; toutefois, en la trans-

 posant dans la réalité, elle suffirait à rendre la revendication conforme aux

 exigence.*

 

 Le demandeur ne divulgue pas un nouvel appareil servant à conserver séparément

 les composantes jusqu'au moment de les utiliser.Il est évident qu'une invention

 de ce genre ne fait pas l'objet de la présente demande.*

 

 En outre, on constate que chaque composante de l'ensemble est connue, mais aucune

 n'est revendiquée séparément.*

 

 Il semble que la méthode de préparation des particules de phospholipides iden-

 tifiées comme étant radioactives et de la substance que l'on en obtient soit

 acceptable, et l'utilisation de cette substance à des fins de traitement médical

 comporte un aspect inventif quoiqu'il ne soit pas brevetable.*

 

 Compte tenu des affirmations précédents, nous sommes d'avis que l'agencement des

 composantes défini dans les revendications 20 à 27 (trois entités distinctes ou

 plus dont l'agencement correspond à leur disposition dans un ensemble) n'est pas

 acceptable.*

 

 Il existe aucune communication ou relation efficace entre les composantes.

 Celles-ci sont simplement placées les unes à côte des autres; chacune garde ses

 caractéristiques propres, reste indépendante des autres et n'agit aucunement sur

 les autres composantes qui n'ont pas d'effet non plus sur elle. Leur rapport ne

 consiste pas en un résultat ou en un produit, mais provient plutôt du fait qu'il

 s'agit de matières premières. Sans doute, le produit qui l'on obtient en

 utilisant l'ensemble peut être une combinaison brevetable parce que le produit

 phospholipidique identifié constitue un résultat unitaire qui ne consiste pas

 simplement en la somme des composantes, puisqu'il s'agit du résultat de leur

 interaction. L'ensemble revendiqué dans la présente demande pourrait très bien

 se comparer à un ensumble destiné à un nouvel appareil, soit l'assemblage de

 pièces ou de composantes accompagné de directives sur la façon dont les pièces

 s'agencent entre elles; il va sans dire que ce genre d'ensemble n'es pas

 brevetable.*

 

 Dans Sa réponse à la décision finale, le demandeur déclare:

 

 Dans sa décision finale, l'examinateur renvoie à la jurisprudence relative à

 des agrégations et à des combinaisons brevetables. Nous estimons que les

 

* Traduction

citations choisies par l'examinateur quant au combinasisons s'appliquent aux

présentes revendications. Par exemple, l'une des citations tirée de l'affaire

British United Shoe v. A. Fussel & Sons (1908) 25 R.P.C. 631 (original anglais)

se lit comme suit: "... arrangment de parties ayant un rapport entre elles de

de manière à en arriver à un résultat simple et unique..." La combinaison

revendiquée comporte un "arrangement" de composantes créant un "rapport entre

elles" et qui, une réunies, donnent un "résultat unique"; ainsi, on a respecté

en tous points la définition. La combinaison donne lieu à un résultat, servant

à une seule fin, et non pas à plusieurs résultats distincts, comme la réunion

d'un crayon et d'une gomme.*

 

De plus, nous somme d'avis que, après examen, les citations relatives à une

agrégation ne s'appliqent pas aux présentes revendications. Mentionnons entre

autres la définition tirée de la décision rendue dans l'affaire British Celanese

v. Courtaulds (1935) 52 R.P.C. 171 (original anglais) et dans laquelle on

déclare que " on reconnaît de façon générale que le simple fait de disposer côte

à côte d'anciens touts pour que chacun d'eux remplisse sa propre fonction

indépendamment des autres ne suffit pas à en faire une combinaison brevetable".*

Il est clair, à la lumière de l'ensemble du présent mémoire descriptif, que la

combinaison des composantes revendiquées ne résulte pas du simple fait de

disposer côte à côte d'anciens touts de manière qu'ils remplissent, lorsqu'on

les utilise, leur propre fonction indépendamment des autres. Assurément, les

composantes ne "remplissent"aucune fonction jusqu'à ce que l'utilisateur s'en

serve, mais à ce moment-là, la fonction consiste en une combinaison donnant

lieu à un résultat nouveau comportant un aspect inventif.*

 

Voice une autre citation relative à une agrégation tirée de l'affaire Domtar

Ltd v. McMillan Bloedell Packaging Ltd. (1977) C.P.R. 33, 182 à 189 (original

anglais) dans laquelle l'examinateur déclare que "la simple juxtaposition de

parties ne suffit pas à rendre un ensemble brevetable. Les éléments doivent

se combiner pour donner un résultat unitaire. Si l'un des éléments de la

disposition produit un résultat qui lui est propre, sans que la combinaison des

élénents ne produise aussi un résultat, alors il n'existe aucun objet d'inven-

tio." Une fois de plus, cette citation ne s'applique pas à la présente inven-

tion telle qu'elle est présentée dans les revendications 20 à 27, puisque

lorsque les composantes sont utilisées, les éléments se combinent pour produire

un résultat unitaire. Nous pouvons citer encore une fois un exemple typique

d'agrégation, soit celui d'un crayon et d'un gomme.*

 

Les arguments présentée par le demandeur selon lesquels les revendications

relatives à "l'ensemble" représentent une combinaison brevetable sont les

suivants:

 

Les revendications relatives à la combinaison décrivent des composantes

adaptées de manière à donner un résultat brevetable lorsqu'elles sont utilisées.

Ansi, il nous emble être en présence d'une véritable invention compte tenu de

l'usage qu'on veut en faire. Il s'agit de la réalisation commerciale de

l'envention et l'acheteur ne l'achtera que s'il pense s'en servir pour l'usage

auquel elle a été destinée. La combinaison en soi n'a pas d'autre utilité. Il

est vrai que chaque composante considérée individuellement a sa propre utilité

et peut servir à d'autres fini, mais personne n'achètera la combinaison en vue

d'utiliser les composantes séparément à d'autre fins. A cet effet, bien

entendu, l'examinatuer déclare que chaque composante est connue et qu'aucune

n'est revendiqués individuellement. Il est vrai que les composantes ne sont

pas revendiquées séparément et c'est là toute la question. Il existe une

relation entre les composantes lorsqu'elles sont utilisées ensemble, ce qui

 

* Traduction

 

     correspond au seul usage vraisemblable auquel on peut destiner la

     combinaison. On ne veut pas vendre séparément les parties ou les

     composantes; or, elles ne sont pas non plus revendiquées séparément.

     C'est l'ensemble de la combinaison qu'il importe de prendre en considéra-

     tion.

 

     En fait, nous ne connaissons aucune jurisprudence qui nous défende de

     revendiquer un ensemble ou une combinaison telle que celle qui fait

     l'objet des revendications contestées. Il n'existe, à notre connaiss-

     ance, aucune règlement sur la question. Toutefois, nous pouvons nous

     reporter à certaines décisions rendues par le Commissaire et nous en

     inspirer.*

 

     En ce qui a trait aux revendications révisées proposées, il importe de

     mettre en évidence qu'il existe une relation séquentielle très import-

     ante entre les composantes. Celles-ci sont utilisées dans l'ordre où

     elles sont énumérées pour préparer les agents d'exploration conformément

     à l'invention. L'anion radioactif de pertechnétate en solution est

     réduit au moyen d'en agent réducteur concentré en vue d'obtenir du

     technétuim radioactif sous formes cationique polyvalente, on utilise

     ensuite un agent tampon, puis on ajoute enfin la substance radioactive

     à la dispersion colloïdale acqueuse d'une substance phospholipidique.

     Les revendications subordonnées comportent d'autres composantes qui

     s'insèrent dans cette séquence. La divulgation présente clairement

     cette séquence de préparation des agents d'exploration et l'on peut, à

     titre d'exemple, renvoyer aux pages 11 et 12 (original anglais) où l'on

     décrit la préparation d'un agent d'exploration.*

 

     Le demandeur poursuit en analysant deux décisions rendues récemment par le

     Commissaire et qui, à son avis, sont décisives en ce qui a trait à la ligne

     de conduite adoptée par le Bureau concernant l'agrégation. Nous citons ses

     agruments:

 

     Comme les composantes formant la combinaison réagissent dans un certain

     ordre pour donner un résultat nouveau comportant un aspect inventif, on

     prétend que l'opinion de l'examinateur va a l'encontre de la lingde de

     conduite du Bureau telle qu'elle est exposée dans la décision du

     Commissaire relativement à la demande qui a donné lieur à la délivrance

     du brevet canadien no 984,296 enregistré dans La Gazette des brevets le

     13 janvier 1976, page xiii (original anglias). Les revendications

     touchant cette décision et portant sur une boîte de pilules contraceptives

     dont la disposition peut être adaptée suivant l'usage auquel on destine

     les pilules, ont été reconnues comme étant brevetables. L'importance

     de ces revendications tient au fait suivant: grâce à un mode de

     fabrication spécial de la boîte et à des directives appropriées pour

     s'assurer que les pilules sont prises dans le bon ordre, on peut

     absorber la dose exacte de deux sortes de pilules dans l'ordre convenable.

 

* Traduction

 

On a reconnu que cette méthode constituait une nouvelle application

de la découverte faite par le demandeur, les pilules étant disposées

de manière à tirer profit de ceete découverte. Ainsi,on a admis que

le demandeur avait découvert une nouvelle méthode et que la méthode

d'application de la découverte était brevetable même se l'application

de la découverte semblait très simple un fois la découverte faite.

Ainsi, grâce à cette décision, le revendications portant sur une

boîte contenant des pilules ou des capsules disposées séparément et

renfermant deux sortes de stéroïde ont été acceptées; les composantes

ont une relation qui devient efficace lorsque la boîte est utilisée

par l'acheteur.*

 

   Nous croyons que cette décision pourrait s'appliquer à la présente

situation. Dans le cas qui nous occupe, il existe également une

application nouvelle et pratique d'une nouvelle découverte, soit

celle d'agents d'exploration particuliers et de leur mode de

fabrication. Cependant, étant donné que l'on utilise un radio-

isotope de court durée pour marquer les agents d'exploration, ceux-

ci ne peuvent être préparés qu'au moment de servir. Ainsi, les

composantes qui servent à préparer les agents d'exploration sont

vendues ensemble ce qui constitue l'application nouvelle et pratique

de la découverte des produite et de leur mode de fabrication. En

d'autres mots, nous croyons que si les revendications révisées

proposées ne sont pas acceptées, le responsable de la décision va à

l'encontre de la ligne de conduite adoptée par le Bureau des brevets

dans le cas de la décision rendue plus haut.*

 

Nous nous reportons également à une autre décision rendue par le

Commissaire relativement à une demande qui a donné leur à la

délivrance du brevet canadien no 1,051,713 enregistré dans La Gazette

des brevets le 15 mai 1979, p. iv. (original anglais). La demande

porte sur un procédé et un appareil servant à la fabrication d'extrait

de café. Les revendications visant le procédé ne faisaient pas

l'objet de l'appel interjeté parce qu'il avait été reconnu que ces

revendications définissaient un objet d'invention brevetable. Les

revendications touchées portaient sur l'appareil que L'examinateur

avait rejeté parce qu'il ne s'agissait que d'une simple juxtaposition

mécaniquedes piéces conventionnelles d'un appareil pour mettre en

application un procédé donné" même se ce procédé était brevetable.

Le demandeur déclara que l'on obtanait un résultat unitaire puisque

l'appareil pouvait mettre en application le procédé inventif et il

affirma que l'appareil et le procédé constituaient des aspects

différents d'une même invention. On a reconnu que les revendications

visant l'appareil portaient sur une combinaison du fait que l'on

obtenait un résultat unitaire, le résultat unitaire étant l'extrait

de café produit plus rapidement qu'auparavant. Il a été décidé qui

tous les éléments de l'appareil permattaient d'en arriver à un

résultat unitaire.*

 

Comme chacun des éléments de l'appareil dont il était question dans

la demande citée semblait être une pièce conventionnelle il va sans

dire qui le résultat unitaire que l'on a fait ressortir dans la

décision ne pouvait être obtenu que lorsque l'appareil était utilisé

pour appliquer la méthode. Nous croyons être en présence d'un cas

analogue puisque, dans le cas présent, la combinaison prend tout

sa valeur lorsque les composantes sont utilisées pour préparer les

agents d'exploration juste avant de s'en servir. Cependant, de par

leur nature, les composantes sont particulièrement adaptées en vue

de produire le résultat final..*

 

Nous sommes d'avis que les deux décisions rendues par le Commissaire

et mentionnées plus haut justifient l'opinion du demandeur de la

présente demande selon laquelle les revendications proposées définissent

un objet d'invention brevetable et doivent être acceptées conformément

à la ligne de conduite adoptée par le Bureau des brevets et exprimée

dans les décisions citées.*

 

* Traduction

 

Le demandeur présente d'autres arguments relatifs au caractère brevetable

des revendications visant l'ensemble:

 

D'autres motifs justifient notre opinion selon laquelle les

revendications proposées devraient être acceptées. Le titulaire

d'un brevet a le droit de revendiquer tous les aspects de son

invention et une forme commerciale de cette invention correspond

assurément à l'un de ces aspects qui se prête à la revendication d'un

brevet. Comme nous l'avons démontré plus haut, l'aspect commercial

de la présente invention consiste en la combinaison des composantes

prêtes à être utilisées pour préparer les agents d'exploration

médicaux.*

 

Même se les revendications visant la préparation des agents d'explora-

tion ainsi que les produits qui en résultent ont été acceptées, il

est pratiquement impossible d'en vérifier la validité, étant donné

que l'utilisateur peut appliquer la méthode seulement avant l'explora-

tion et que les fabricants ne peuvent ne produire ne vendre les

agents d'exploration. Seuls les médecins, de qui on ne réclame

habituellement pas de dommages pour contrefaçon, pourraient porter

atteinte aux revendications visant le mode de préparation des agents

d'exploration et les produits que en résultent. Ainsi, les

présentes revendications à l'étude constituent la seule véritable

protection offerte au demandeur pour protéger la réalisation

commercial de l'invention. L'examinateur convient qu'il y a

invention et progrès technique et fait remarquer que les

revendications touchant le procédé et le produit préparé grâce au

procédé sont acceptables. Comme les revendications présentement à

l'étude revêtent un caractère fondamental pou le demandeur, nous

sommes d'avis que ces revendications doivent être acceptées faute

d'antériorité.*

 

Enfin, le demandeur analyse la nature contradictoire de la pratique courante

du Bureau des brevets en ce qui a trait aux revendications groupées ou

visant un ensemble, tout particulièrement dans le domaine de la chimie.

 

Voici son opinion à ce sujet:

 

A notre avis, la jurisprudence n'offre aucun précédent quant au

rejet des présentes revendications et nous ne connaissons aucun

précédent étable relativement au rejet de revendications de ce

genre au Bureau des brevets. Nous croyons que dans les domaines

techniques il arrive souvent que les revendications visant des

ensembles de touts coopétant entre eux donnent lieu à la délivrance

de brevets. Or, la présente situation es sensiblement la même.*

 

Nous désirons également mettre en évidence le brevet canadien no

1,012,449 de Cohen délivré le 21 juin 1977. Le brevet comporte des

revendications portant sur un ensemble servant à déterminer le

niveau d'activité de l'azotase dans le sol. Mentionnons également

le brevet canadien no 1,056,729 de Clarke et al. délivré le 19 juin

1979. Ce brevet comprend des revendications visant un contenant

ou une seringue à deux compartiments dont l'un contient du trihydrate

d'amoxycilline à l'état sec ou du sel de sodium d'amoxycilline et

le deuxième un mélange stérile d'eau et d'alcool soluble utilisé

en pharmacie. L'ensemble sert à préparer juste avant de l'utiliser

une solution d'amoxycilline qui peut être injectée au patient. Même

si la solution finale s'avère d'une utilité accrue, il est encore plus

pratique, en vue d'éviter des problèms, de préparer la solution juste

avant de l'utiliser. Le brevet comprend également des revendications

portant sur la solution finale et sur son mode de fabrication. Nous

sommes d'avis que les revendications de ce brevet ressemblent à celles

de notre demande et nous devons souligner que la procédure d'examen de

la demande qui a donné lieur à la délivrance du brevet canadian no

1,056,729 a été faite par l'examinateur responsable de la présente

demande. Alors,si les présentes revendications sont rejetées, mis à

part oute autre considération, le Bureau des brevets fait preuve d'un

manque de cohérence.*

 

* Traduction

 

Le demandeur résume ainsi ses affirmations:

 

En résumé, nous croyons qu'il n'existe aucun précédent, tant en ce qui a

trait à la jurisprudence qu'à la pratique du Bureau des brevets, qui

permette de rejeter des revendications comme celles qui font l'objet de la

présente discussion. De plus, nous somme d'avis que l'on ne peut prétendre

que les présentes revendications portent sur une agrégation, compte tenu

des motifs présentés, y compris les récentes décisions rendues par le

Commissaire.

 

Nous ne pensons pas qu'il faille accorder trop d'importance à ce qui est

présumément ou non la pratique du Bureau des brevets, ou aux motifs d'acceptation

ou de rejet des brevets. A notre avis, il faut nous en tenir à la demande êlle-

même et voir si elle est conforme à la Loi telle qu'elle est énoncée dans la

législation et telle qu'elle est interprétée par les tribunaux dans la juris-

prudence

 

Le cas qui nous occupe soulève une question intéressante, à savoir se un

demandeur a le droit de revendiquer des ingrédients utilisés pour préparer une

composition nouvelle et brevetable lorsque ces ingrédients sont assemblés dans

un ensemble, et lorsqu'il s'agit d'éléments anciens et connus dont font état

les antériorités. Nous serions en présence du même problème s'il s'agissait

d'une demande relevant du domaines techniqueet dans laquelle l'inventeur reven-

diquait une boîte de pièces ordinaires choisies et connues qui, une fois assem-

blé selon les directives du demandeur, donneraient un appareil nouveau et

brevetable. Dans les deux cas, nous devons nous demander si les pièces

d~inissent adéquatement l'invention, conformément à l'aricle 36, lorsqu'il s'agit

d'une invention résultant de l'agencement de ces pièces. Dans le présent cas,

il nous faut également savoir si les dispositions de l'article 41 ont été res-

pectées. Lorsque l'on a fait remarquer au demandeur, au moment de l'exament de

la présente demande de brevet, que l'alinéa 1 de l'article 41 régit la nouvelle

composition revendiquée, il a fait en sorte que les revendications concernant

la composition soient subordonnées au mode de préparation de la composition.

La revendication 17 nous en donne un exemple. Nous ne savons pas s'il existe

d'autres moyens de préparer le produit désiré à partir des mêmes ingrédients

que les moyens dont font état les revendications présentées par le demandeur;

toutefois, lorsque celui-ci revendique les ingédients utilisés, indépendamment

de toute revendication concernant le procédé, il supprime en réalité toutes les

possibilitées de fabricationde l'agent d'exploration à partir de ces ingrédients.

Ces revendications ne respectent peut-être pas alors les dispositions de

l'alinéa 1 de l'article 41. Le demandeur n'a pas décrit préciséemnt les autres

procédés et la protection qui lui serait accordée serait plus grande que celle

que lui mériterait un produit fabriqué à partir du procédé de la revendication 1.

 

* Traduction

 

      Le présent cas peut se comparer à celui qui a mis en présence le Commissaire

      des brevets et Farbwerke Hoechst, 1964, S.C.R. 45 (original anglais), où le

      demandeur a essayé de revendiquer sans restriction un nouveau mécidament con-

      tenu dans un étui. Le juge Judson a fait remarquer à la p. 53 (original anglais):

 

      Si la revendicaiton de brevet portant sur la nouvelle substance médicinale

      n'est pas conforme aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 41 de la

      Loi sur les brevets, la substance dilue qui en résulte ne peut être acceptée.*

 

      et à la page 54 (original anglais):

 

      La décision portée en appel revêt une signification pratique très importante.

      Elle rend valide la forme plutôt que la substance. La revendication

      visant une composition pharmaceutique et qui fait l'objet de la présente

      demande n'est pas assujettie à l'alinéa 1 de l'article 41 et une personne

      qui a obtenu un brevet en vertu des dispositions de cet article de la Loi

      peut défendre de telles revendications contre quiconque utilise l'ingré-

      dient (pharmaceutique actif) qui constitue le fondement de l'invention,

      quel que soit le procédé de fabrication. De plus, cette décision peut

      avoir un effet sur les demandes de licence obligatiore présentées en vertu

      de l'alinéa 3 de l'article 41.*

 

      Enfin, dans l'affaire Tennessee Eastman v. Commissaire des brevets, 1974 S.C.R.

      111 à 118 (original anglais) le juge Pigeon déclare:

 

      L'article 41 a été promulgué dans le but de restreindre la portée des

      brevets "couvrant des substances préparées ou produites par des procédés

      chimiques et destinées à l'alimentation ou à la médicine". Le susdit

      considérant énoncé considère dans le cas d'inventions de ce genre que

      "le mémoire descriptif ne doit pas comprendre les revendications pour la

      substance même, excepté lorsque la substance est préparée ou produite par

      les modes ou procédés de fabrication décrits en détail dans la revendica-

      tion ou par leurs équivalents manifestes". A mon avis, cet énoncé implique

      nécessairement qu'en ce qui a trait à ce genre de substances, on ne peut

      revendiquer l'usage thérapeutique au moyen de la revendication d'un procédé

      indépendamment de la substance elle-même. Le cas contraire signifierait

      que, même si la substance ne peut pas être revendiquée, sauf lorsqu'elle

      est préparée au moyen du procédé breveté, sont utilisation, quel que soit

      son mode de préparation, pourrait être revendiquée à titre de méthode de

      de traitement. En d'autres mots, si une méthode de traitement consistant

      en l'administration d'un nouveau médicament pouvait être revendiquée

      distinctement à titre de procédé, sans tenir compte du médicament lui-même,

      l'inventeur disposerait alors d'un échappatoire for utile face à la

      restriction qu'impose l'alinéa 1 de l'article 41 en présentant une telle

      revendication de procédé.

 

      On comprend aisément que les tribunaux s'enquièreent du fait que l'on puisse

      controurner l'article 41 à l'aide de revendications du produit sans restriction

      et sans égard au fondement même de l'objet d'invention. Dans les deux cas cités

 

* Traduction

plus haut, le composé chimique constitue le fondement de l'invention, et les

demandeurs ont désiré etendre le caractère brevetable à quelque chose qui se

produirait plus tard, soit, dans un cas, au procédé d'utilisation du composé,

soit, dans l'autre cas, aux mélanges contenant le composé. Toutefois, le

tribunal a constaté que cett façon de faire n'est pas réellement conforme à

l'article 41 et il a déclaré que les revendications étaient non brevetable.

Dans le présent cas, le demandeur procède de façon inverse en présentant la

Composition à partir des ingrédients qui servent à fabriquer le composé et

en revendiquant ces ingrédients sans aucune restriction quant qu procédé.

En outre, la revendication 20 pourrait protéger ces ingrédients quel que soit

l'usage auquel on les destine.

 

Dans un cas semblable, soit le cas In re Dow Corning, 1974 R.P.C. 235, le

Patent Appeal Tribunal (tribunal d'appel des brevets (U.K.)) a examiné les

revendications visant des groupes de substances connues et a déclaré que les

revendications étaient en réalité une forme de revendication déguisée visant

un procédé destiné au soin médical des humains et qu'il ne pouvait être accepté.

On peut même ajouter que les présentes revendications constituent une forme

déguisée de revendication d'une substance médicinale.

 

Toutefois, nous ne sommes pas convaincus que les revendications visant des

"groupes" ou des "ensembles" puissent toujours présenter des objections ou

qu'il s'agisse en fait d'agrégations. Dans le cas qui a fait l'objet de

la demande intitulée Organon Laboratories Ltd's Applications (1970 R.P.C. 574)

(original anglais), on conclut qu'il pourrait y avoir matière à invention dans

le fait de placer des pilules, dont les ingrédients sont connus, dans un ordre

donné sur une carte; ce nouvel ordre convenait à une méthode de traitement

découverte depuis peu, même si l'on connaissait déjà cette disposition qui aide

le patient à choisir la bonne pilule au moment opportun. L'acceptation se

fonde sur le motif suivant selon lequel il faut suivre un ordre particulier

pour utiliser les pilules conformément à une méthode de traitement découverte

depuis peu. Comme on l'a expliqué dans le cas de Dow Corning ci-dessus, la

décision rendue dans l'affaire Organon n'assure pas forcément au breveté le

monopole quant à sa découverte d'un traitement médical, étant donné que d'autres

personnes peuvent prendre les pilules dans l'ordre prescrit pourvu qu'elles

n'aient pas utilisé les cartes pour choisir leurs pilules.

 

* Traduction

 

Dans le cas de L'Oreals' Application, 1970 R.P.C. 565 (original anglais), le

demandeur a cherché à faire breveter un paquet contentant deux composantes

utilisées dans un procédé de traitement des cheveux. Il était essentiel de

conserver les composantes séparément jusqu'au moment d'effectuer le traitement.

La portée des revendications était suffisamment grande pour englober le cas

où les ingédients à fabriquer étaitent placés dans des flacons dinstincts

insérés dans une même botte et utilisés pour effectuer un seul traitement. Le

tribunal a rejeté les revendications en invoquant les motifs suivants:

 

1) la composition préparée en mélangeant le contenu des deux

flacons du paquet était bien connue, bien que le but recherché

était différent;

 

2) il était évident que la composition pouvait être préparée à

partir des ingrédients;

 

3) il était évident qu'il fallait un paquet constitué des deux

composantes nécessaires au traitement et que le composantes

devaient être gardées séparément jusqu'au moment de servir.

 

Le tribunal a par le même occasion fait des observations intéressantes:

 

Extrait de la demande présentée par L'Oréal 1970 R.P.C.

 

Les demandeurs cherchent, à l'aide de leur présente demande, à proteger

des revendication visant un soi-disant "paquet conentant deux composantes".

Dans ce genre de paquet, les ingédients destinés au procédé de traitement

des cheveux sont vendus au public dans des contenants distincts. Les

composantes de la réaction sont ainsi conservées séparément, mais elles

sont prêtes à être mélangées par l'utilisateur juste avant d'appliquer

le mélange dans les cheveux.*

 

De l'avis des demandeurs, une telle revendication offre un avantage

évident. Ce genre de traitement peut être effectué par des coiffeurs

ou même à domicile par des particuliers. Si les seules revendications

non donformes aux dispositions de la loi sont, comme on le prétend, des

revendications de procédé, et qu'elles soient déjà protégées, les

demandeurs sont vraisemblablement en présence d'une situation difficile

et certainement indésirable puisqu'ils devraient puorsuivre en

justice les clients éventuels. Or, si d'autres fabricants ne font

que vendre eux aussi des "paquets contenant deux composantes", il est

loin d'être certain, compte tenu de l'application actuelle de la

Loi, qu'une action en justice portant sur le brevet de procédé intentée

contre ces fabricants soit justifiée.*

 

* Traduction

 

Les demandeurs conviennent que si leur revendication était acceptée,

ils pourraient s'opposer à toute personne qui aurait acheté du

pharmacien, en vue de s'en servir à des fins quelconques, un

paquet renfermant deux petites bouteilles contenant les ingrédients

mentionnés. Toutefois, les demandeurs affirment qu'en pratique,

aucune mesure légale ne seriat prise dans un tel cas qu'ils

qualifient d'ailleurs d'utopique; il ajoutent que d'une manière ou

d'une autre, ils devraient avoir le droit d'intenter des poursuites.

Le motif étayant ce droit ne nous paraît pas bien défini. On ne

peut pas dire que le cas est à ce point utopique. Quelqu'un

peur fort bien désirer utiliser des substances destinées au

procédé de traitement des cheveux et ce, dans les mêmes quantités

et à d'autres fins que celles auxquelles elles sont ou pourraient

être destinées. En général, il nous semble incorrect d'empêcher

le public d'acheter ou d'utiliser des ingrédients connus en veu

de fabriquer un composé connu en quantité désirée. Quiconque

utilise le composé fabriqué à partir des ingrédients connus destiné

au traitement des cheveux contrefait le brevet de procédé des

demandeurs.*

 

Alors, quelles sont donc les critères qu'il convient de retenir

lorsqu'il s'agit de décider si une demande doit être rejetée

parce que l'envention revendiquée est bein évidente et qu'elle

ne comporte absolument aucun aspect inventif qui puisse ajouter

à nos connaissances? Bien entendu, il s'agit d'abord et principale-

ment d'établir l'interprétation appropriée et la protée conven-

able de la revendication; il faut remarquer que les demandeurs

désirent que l'étude de leur demande se fonde sur le fait que

leur revendication n'est pas plus limitée qu'il n'est indiqué

ci-dessus. Or, la portée de la revendication nous semble telle-

ment grande que l'invention comprend même l'emballlage dans un

sac en papier de deux petitesbouteilles contenant les ingrédients

mentionnés qui donneront un composé connu sans tenir compte

du but auquel il est destiné. Une telle invention est-elle

si évidente et manque-t-elle si manifestement d'ingéniosité

que'elle doive être rejetée, et quelles sont donc les fondements

de cette décision? L'évidence est une question de fait qui

exige de l'objectivité. On convient généralement qu'il s'agit

là d'une question qui relève d'un jury et il en a toujours été

ainsi, particulièrementdans les cas où les brevets sont jugés par

un juge et un jury. A ce titre, il est vrai qu'un jury doit

tenir compte, quand il rend sa décision, de toutes les

conconstances pertinentes. Cette obligation ne signifie pas

pour autant que l'on peut trancher la quest en considérant

des motifs qui, à titre de question de droit, ne sont pas

pertinents et auxquels il ne faut par conséquent accorder aucune

importance. lors de la prise de décision.*

 

Dans le présent cas, il est clair que si le jury, au moment de

désirer si l'emballage jumelé constitue une invnetion, est porté

à considérer et même appuyer l'affirmation des demandeurs selon

laquelle ils ont découvert une nouvelle méthode de traitement,

ce qui n'est ne démontré ni admis comme étant évident, compte

tenu des documents présentés au Contrôleur générale des brevets

et si, d'autre part, pour une raison ou pour une autre, il

semble qu'il n'était pas évident qu'on pouvait mélanger les deux

ingrédients que renfermait le paquet, alors il faudrait accorder

aux demandeurs le bénéfice du doute et accepter leur revendication

visant l'emballage jumelé. La raison est al suivant: on peut alors

affirmer que personne n'aurait-pensé au paquet jumelé à moin d'avoir

déjà conçu d'idée du traitement en question, et les demandeurs ont

droit à la protection intégrale pour leur invention. Il nous semble

donc que, dans le cas présent, la question fondamentale est la

suivante: a-t-on le droit de tenir compte du fait que le traitement

pour lequel l'emballage des ingrédients n'est qu'un complément, soit

nouveau et non évident, ou existe-t-il d'autres éléments démontrant

qu'il n'est pas évident qu'on peut melanger les ingrédients que

referme un mêmem paquet? S'il convient de retenir le premier argument,

ou s'il existe une indication quelconque de non-évidence, alors la

revendication doit être acceptée, amis dans le cas contraire, elle

doit rejetée.*

 

La conclusion qui s'impose peut fort bien alors se fonder sur la

forme et sur la protée de la revendication examinée, interprétée

à la lumière des circonstances connexes pertinentes, ce qui à

notre avis, convient parfaitement dans le présent cas. La

revendication a une telle portée qu'elle englobe même le regroupement

dans un paquet unique de deux bouteilles contenant les ingrédients

de base connus, dont on sait qu'ils peuvent être utilisés, une fois

mélangés, à d'autres fins que le traitement des cheveux humains.

Le produit visé par la revendication doit, à notre avis, être mis

à l'essai, abstraction faite de la découverte selon laquelle le

composé résultant de la combinaison des ingrédients de base convient

très bient au traitement des cheveux humains. Nous n'alléguons pas

qu'il existe une raison quelconque pour qu'un individu qui désire

utiliser le produite cyonstitué de la combinaison des ingrédients

connus, produit qui peut servir à d'autres fins utiles, n'achète

pas deux bouteilles distenctes contenant les ingrédients et ne

les emballe lui-même. Quant à savoir si la revendications aurait

pu être limitée de manière à couvrir un paquet ou un produit qui,

destiné à des usages pratiques, ne conviendrait, de par sa

composition, qu'au traitement des cheveux humains, c'est là une

tout autre question. La revendication ne comporte pas une si grande

restriction et, à notre avis, le rejet est inévitable.*

 

Les demandeurs revendiquent un ensemble de deux ingrédients connus

qui peuvent donner un composé connu. Comme les ingrédients et le

produit sont connus, les demandeurs n'ajoutent rien à nos

connaissances et n'ont pas apporté la considération nécessaire qui

donne lieu à la délvirance de lettres patentes dans les terms

qu'ils désirent. La revendication propsée ne vise qu'un autre

genre d'emballage jumelé bien connu. Il s'agirait d'une atteinte

injustifiée à la liberté du public que d'accorder un monpole

qui empêcherait les gens de fabriquer ou d'acheter ce genre de

produit. A notre avis, le simple fait d'ampaqueter deux ingrédients

distincts dans un même contenant et de les mélanger ensuite pour

obtenir un composé connu, ne constitue pas, à prime abord, une

invention. Il n'en serait ainsi que si la proposition comportait

un élément apparent ou réel de non-évidence que l'on pourrait

prendre en considération. Or, en se fondant sur les faits

présentés dans la présente demande, nous constatons l'absence

totale de ce genre d'élément et la personne qui a fait la

proposition relative au produit dont il est question n'apporte

rient sur le plan des connaissances; il serait donc peu avantageux

de lui accorder un monopole qui, en outre, nuirait au commerce.*

 

Il va de soi que le présent cas se distingue de cas L'Oréal du fait que la

composition à préparer n'était pas connue, puisque le demandeur y a ajouter des

phospholipides dans un but précis. Dans un autre cas, celui de Ciba-Geigy,

  1977 R.P.C. 83 (original anglais), le demandeur désirait revendiquer une

  substance connue dans un contenant comporant des directives permettant d'utiliser

  la substance à une autre fin, soit pour détruire les mauvaises herbes. La

  demande a été rejetée en alléguant qu'il n'y avait pas matière à invention

  quant à l'emballage d'une substance connue en un paquet ou dans un contentant

  convenable portant des directives la destinant à un autre usage. Voici un

  extrait des pages 88 et 89 (original anglais):

 

  On sait qu'en pulvérisant, à l'aide de composés particuliers, les

  mauvaises herbes dicotylédons" on peut détruire ces dernières

  sans nuire aux cultures de plantes monocotylédones. Les demandeurs

  on découvert par des recherches et des expériences qui si l'on

  pulvérise une surafce cultivée à l'aide d'un composé connu, il est

  également possible de détruire les mauvaises herbes des monocotylédones

  (l'herbe, par exemple) sans endommager les cultures monocotylédones.

  Cette découverte constitue une invention quand on se fonde sur le

  cas N.R.D.C. (1961) R.P.C. 1346. Elle confère aux demandeurs le

  monopole de l'utilisation de c:e composé à cette fin sur des cultures

  de ce genre. Toutefois, comme le composé est connu, le mompole

  a peu de valeur et les recherces et les expériences effectuées par

  les demandeurs sont bien peu récompensées puisqu'il est difficile

  de "contrôler" l'utilisation illicite de la méthode qui a été

  découverte touchant la destruction de certaines mauvaises herbes.

  Mises à part les difficultés évidentes d'exercer un contrôle, il

  serait injuste, du point de vue commercial, que les demandeurs

  ou les preneurs de licence poursuivent des acheteurs éventuels

  comme les cultivateurs et les entreprises de pulvérisation. Ils

  veulent pouvoir empêcher ou dissuader les concurrents, qui fabriquent

  le composé connu, de le vendre accompagné du mode d'emploi permettant

  de l'appliquer conformément à la découverte des demandeurs. Or, on

  peut se demander en toute bonne foi se ceet manière de procéder

  est vraiment acceptable. De toute manière, ces substances sont

  habituellement vendues dans un contenant afficant le mode d'emploi.*

 

  C'est la raison pour laquelle les demandeurs cherchent à revendiquer

  dans leur mémoire descriptif qui suit, que l'on retienne un des deux

  exemples à l'étude: "12. Un composé tiré de la formule décrite

  dans la revendication 1 placé dans un contenant qui comporte le

  mode d'emploi permettant de l'utiliser pour combattre d'une manière

  sélective les mauvaises herbes dans une zone où poussent du blé,

  de l'orge, du seigle, de l'avoine, du riz, du maïs, du coton ou du

  soya."*

 

  L'examinateur a conclu que l'on a coutume de mettre une substance

  que l'on destine à la vente dans un contenant comporatnat des

  directives écrites quant à l'usage auquel on destine la substance

  et que la revendication ne se bornait pas à une invention, qu'elle

  manquait manifestment de portée, qu'elle était dépourvue de tout

  aspect inventif ou d'un élément industriel nouveau quelconque.

  Le Patents Appeal Tribunal (présidé par le juge Graham) a jugé qu'il

  était impossible d'affirmer, en parlant de la revendication 12,

  que les demandeurs revendiquaient plus que le contenu d'un paquet

  de forme out de taille quelconque, paquet qui n'était pas modifié

  et qui ne pouvait, de par sa forme ou sa composition convenir en

  tous points au but auquel le contenu était destiné; le tribunal a

  confirmé cette décision. Les demandeurs ont alors interjeté appel

  avec permission.

 

* Traduction

 

Nous avons été surpris dès le début de la discussion que l'on

propose que le simple fait de mettre par écrit ce qui a été

découvert constituait une invention, ce qui signifie que la

substance connue peut servir à détruire d'une manière sélective

les mauvaises herbes dans la zone de culture décrite. Cependant,

il est évident que si la revendication peut être étayée de sorte

que les concurrents qui fabriquent la substance ne puissent, sans

licence ou sans se rendre coupables de contrefaçon, vendre la

substance dans des contentants portant les directives dont il est

question, on pourra alors résoudre en grande partie le problème

de contrôle. Aprs avoir étudié les cas de L'Oréal (1970)

R.P.C. 565, d'Organon (1970) R.P.C. 574 et de Dow Corning (1974)

R.P.C. 235, et après -voir cité un passage illustrant l'opinion

de Lord Roche présentée dans l'affaire Mullard (1936) R.P.C. 323

accompagné d'un commentaire avec lequel nous ommes d'accord,

le juge Graham a résumé sa décision comme suit:

 

"Si l'on applique les principes qui ressortent de ces

cas..., il semble presque impossible d'affirmer que,

par l'entremise de la revendication (revendicatio 12)...,

les demandeurs (dans l'affaire Ciba-Geigy)**) ne

revendiquent qu'un paquet d'une forme ou d'une taille

quelconque qui ne sera nullement modifié par des

directives supplémentaires quelles qu'elles soient,

ledit paquet contenant une substance bien connue que

l'on sait ancienne... Ils n'ont, selon les termes

employés ni modifié ne amélioré en aucune façon le

paquet pour qu'il ait une forme et un composition

particulières qui conviennent au but auquel est

destinée la substance. En réalité, les demandeurs

ne font que revendiquer d'anciennes substances".*

 

Nous sommes entièrement d'accord avec la décision rendue par le

Patents Appeal Tribunal. Nous ne pouvons concevoir que l'on

puisse affirmer, en toute connaissance de cause, que la

revendication 12 comporte un aspect inventif ou un élément

industriel nouveau quelconque. L'invention consiste en la

découverte d'un nouvel usage de la substance connu qui peut

servir à détruire d'une manière sélective les mauvaises herbes

sans pour autant endommager les cultures citées. A notre

avis, le fait d'emballer la substance connue dans un emballage

ou un contentant pratique accompagné du mode d'emploi convenant

à la zone décrite et de l'utiliser aux fins énoncées plus haut,

ne constitue pas une invention. Il n'existe aucune relations

entre le contenant, son contenu et les directives qui

l'accompagnent. Le simple fait d'afficher des directives

sur le contenant n'en fait pas forcément un produit industriel

nouveau. La simple présentation de directives écrites ou

imprimées de la manière habituelle sur un contenant n'a rien

de nouveau.*

 

La Court of Customs and Patent Appeals des Etats-Unis a explicité la question

par la décision qu'ellle a rendue dans l'affaire In re Venzici 189 U.S.P.Q. 149

(1976). Le demandeur désirait revendiquer un ensemble de pièces reliées les

unes aux autres et servant à épisser les câbles. Normalement, l'invention

devait être lancée sur le marché comme un ensemble dont les pièces devraient

être assemblées, sur les lieux mêmes du travail. Le U.S. Patent Office

(Bureau des brevets des Etats-Unis) a rejeté les revendications du fait qu'elles

ne définissaient pas adéquatement l'invention que l'on considérait être

l'épissure elle-même. Le tribunal a déclaré que les revendications n'étaient

pas indéfinies:

 

* Traduction

 

Nous ne croyons pas que les mots employés (produit industriel)

doivent être interprétés à la lettre. Si l'on affirme que

l'expression "élément industriel quelconque" n'englobe pas les

groupes ou "ensembles" de pièces reliées les unes aux autres,

nous en arrivons comme conséquence pratique non seulement à

exclure de la protection que confère le brevet les inventions

"d'ensembles" qui peuvent être revendiquées à titre d'ensembles

définitifs (par exemple, un dispositif de raccordement d'épissure),

mais aussi un grand nombre d'inventions comme les blocs de

construction, les ensembles de construction, les jeux, etc.,

qui ne peuvent être revendiqués à titre d'ensembles définitifs.

Nous ne croyons pas que le Congrès avait l'intention de refuser

la protection que confère un brevet à certaines inventions

simplement parce qu'il s'agissait de groupes ou d'ensembles

de pièces reliées entre elles. Par conséquent, nous déclarons

qu'in groupe ou un "ensemble" de pièces reliées entre elles

constitue un "produit industriel", tel que cette expression est

utilisée à l'article 101.*

 

Nous sommes donc convaincus qu'il est raisonnable aux points de vue légal et

judiciaire d'accepter dans certains cas des revendications visant des inventions

en pièces détachées ou des "ensemble". Il y aurait matière à acceptation

dans le cas où la vouveauté inventive correspondrait à la fabrication de l'ensemble

(comme c'est le cas dans l'affaire Organon). Il en irait de même si l'invention

était normalement mise sur le marché en pièces détachées ou s'il s'agissait là

du seul moyen de mettre l'invention sur le marché, invention qui n'aruait pas été

assemblée auparavant (à d'autres fins). L'ingéniosité et la nouveauté sont deux

facteurs essentiels. On n'accepterait pas le simple groupement d'ingrédients

que l'on sait servir à d'autres fins (voir L'Oreals). On n'accepterait pas non

plus les revendications visant une substance ancienne, emballée et accompagnée

de directives visant un nouvel usage. Ul en serait de même si d'autres dispositions

de la Loi sur les brevets n'étaient pas respectées. La revendication doit être

conforme à l'article 36 et porter sur l'invention elle-même.

 

Dans le présent cas, il semble que les revendications rejetées comportent

un élément de nouveauté et d'ingénionsité, et nous ne croyons pas que la décision

de rejet doive se fonder sur les motifs invoqués dans la décision finale. Nous

sommes convaincus, compte tenu des cas cités, que les ensembles ne consistent pas

nécessairement en des agrégations est que les revendications des demandeurs visent

un agrégation. Nous sommes d'avis toutefois qu'il faut tenir compte des

exigences de l'article 41.

 

Le président,

 

G.A. Asher

Commission d'appel des brevets, Canada

 

J'ai examiné la recommandation de la Commission d'appel des brevets et j'annule

la décision de rejet en me basant sur les motifs invoqués. Je renvoie donc

la demande à l'examinateur qui l'étudiera afin de voir si l'article 41 s'applique

ou si d'autres objections peuvent être présentées.

 

Le Commissaire des brevets,

 

J.H.A. Gariépy

Commissaire des brevets

 

Datée à Hull (Québec)

ce 13e jour de janvier 1981

 

Agent du demandeur

Scott & Aylen

170, av. Laurier ouest

Ottawa, Ontario

K1P 5V5

 

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