DECISION DU COMMISSAIRE
Article 38: composition au silicone pour empreinte dentaire.
L'examinateur réclame une demande divisionnaire. Il a été reconnu que
les revendications 1 à 12 traitent de compositions différentes qui donnent
des résultats différents. La nécessité de présenter une demande divisionnaire
en vertu de l'article 38 est confirmée.
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La demande de brevet 254987 (classe 400-73) a été déposée le 16 juin 1976
et porte sur une invention intitulée "Composition au silicone pour empreinte
dentaire". Robert A. Smith, qui a cédé ses droits à la société Générale
Electrique, en est l'inventeur. L'examinateur chargé de l'étude de la demande
a pris une décision finale le 21 novembre 1979 dans laquelle il refuse que
des démarches subséquentes soient prises pour obtenir un brevet.
La demande a pour but d'améliorer les compositions au silicone utilisées
pour faire des empreintes dentaires.
Dans sa décision finale l'examinateur souligne que les revendications 1 à 12
sont considérées comme visant des présumées inventions séparées et distinctes.
Il allègue ensuite:
...
...La revendication 18, même si elle est conforme à la règle 60 du
Règlement régissant les brevets, est considérée comme étant une
revendication large, bâtie de toute pièce, comme on le décrit
au chapitre 10.01 du Receuil des pratiques du Bureau des brevets:
"On devrait également prendre note que même si une revendication
large, bâtie de toute pièce' de façon à couvrir plusieurs inventions
était soumise et que techniquement la demande contenait alors une
seule revendication large une objection pourrait quand même être
prise en vertu de l'article 38".
L'examinateur considère que les revendications 1 et 12 visent
des inventions distinctes parce qu'il s'agit de compositions
différentes.
Les deux revendications portent sur des compositions qui renferment
toutes deux entre 0.3 et 0.7 parties d'un carboxylate de métal qui
agit comme catalyseur par 100 parties d'une composition de base
comprenant 0.05 à 2% d'un organosilicique de réticulation.
De plus, la composition qui fait l'objet de la revendication 1
comprend un organopolysiloxane, dans une proportion de 25 à 35%,
dont la viscosité varie entre 2,000 et 25,000 cPo à 25.degree.C, un
oxyde de zinc dans une proportion de 63 à 75%, ainsi qu'un mélange
de carbonate de calcium et de ponce.
La revendication 12 porte sur une composition comprenant également
un liquide organopolysiloxane liquide dans une proportion de
15 à 25%, dont la viscosité varie entre 15,000 et 35,000 cPo à
25.degree.C, du carbonate de calcium à faible absorption d'huile dans
une proportion de 70 à 85% et de l'huile minérale dans une
proportion de 3 à 8%.
Les différences sont de trois ordres: premièrement la proportion
utile d'organopolysiloxane, soit 15 à 25% comparativement à
25 à 35%; deuxièmement les compositions de remplissage comme
l'oxyde de zinc, la ponce et le carbonate de calcium d'une part
et le carbonate de calcium à faible absorption d'huile d'autre
part, et troisièmement la présence d'huile minérale dans l'une
des compositions seulement.
...
Dans sa réponse à la décision finale le demandeur conteste la position de
l'examinateur. Quant à la discussion visant à savoir si la revendication 18
peut ou non être considérée comme étant une revendication large bâtie
de toute pièce, il déclare notamment:
...
On prétend que la revendication 18 du demandeur n'est pas une
revendication large bâtie de toute pièce. Elle est conforme
aux exigences de la règle 60 du Règlement régissant les brevets. De
plus, la revendication 18 n'a pas une portée plus étendue que celle
de la divulgation originale de l'invention. Les revendications 1 et 12,
qui sont déposées peuvent être étayées par la description, tel qu'elle
a été déposée à l'origine. On peut considérer ce dernier énoncé comme
superflu étant donné que l'examinateur n'a pas soulevé d'objection
à l'effet que les revendications ne sont pas étayées par la
divulgation. Cependant, le demandeur considère qu'une telle affirmation
doit être faite. Cet énoncé du demandeur se justifie par la revendication 1
qui se fonde sur le document original où l'on réfère, à la page 6 de la
version anglaise, "à la première exécution" de l'invention et par
la revendication 12 qui réfère, à la page 10 du document original, à
"une deuxième exécution" de l'invention. Il faut remarquer à cette
étape que le demandeur a fait référence dans sa divulgation aux
compositions qui ont fait l'objet des revendications 1 et 12 à titre
de première et de deuxième exécutions de l'invention. Après lecture
attentive de la revendication 18 on constate que cette dernière n'a
pas une portée plus grande que celles des revendications 1 et 18 réunies.
Ainsi, la revendication 18 n'a pas une portée plus large que celle de
l'invention divulguée à l'origine. De plus, étant donné que la
revendication 18 ne traite pas de composition différente de celles
qui font l'objet des revendications 1 et 12, et parce que ces
revendications sont réalisables, il est alors considéré que la
revendication 18 vise seulement des combinaisons réalisables. Ainsi,
on ne peut considérer la revendication 18 comme étant une revendication
large bâtie de toute pièce.
...
Dans la discussion relative aux revendications 1 et 12, le demandeur affirme:
...
Dans sa décision finale, l'examinateur considère, après avoir jugé que
la revendication 18 est une revendication large bâtie de toute pièce,
que les revendications 1 et 12 visent des inventions distinctes.
Par la suite il établit des différences entre les revendications 1 et 12
et conclut que la revendication 1 ne peut contrefaire la revendication 12
et inversement. Il est bien évident que l'examinateur compte sur le
test de contrefaçon décrit dans le Recueil des pratiques de Bureau des
brevets pour prouver que les revendications 1 et 12 visent des
inventions distinctes. Toutefois, la citation précédente tirée de
l'article 10.02 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets qui
a été mise en évidence stipule que s'il s'agit d'une revendication
large bâtir de toute pièce, alors une objection pourrait quand
même être prise à cet effet en vertu de l'article 38. Par contre
l'article 10.02 traite des relations entre l'article 38 et les
règles 58, 59 et 60; ainsi, le renvoi à une objection en vertu
de l'article 38 doit exclure les règles 58, 59 et 60. Par
conséquent, on ne peut compter sur le test de contrefaçon pour prouver
que des revendications différentes visent des inventions distinctes
lorsqu'une demande comprend une invention large bâtie de toute
pièce parce que le test de contrefaçon sert à déterminer si une
demande comporte une revendication dont la portée est plus
étendue que celle de toute autre, soit une revendication conforme
à la règle 60. Ainsi, l'examinateur commet une erreur lorsqu'il
se sert du test de contrefaçon pour déclarer que les revendications
1 et 12 visent des inventions distinctes. Il faut noter que les
présentes remarques du demandeur ne constituent pas une affirmation
à l'effet que la revendication 18 est une revendication large
bâtie de toute pièce.
...
La Commission doit d'abord établir si les revendications 1 et 12 visent
des inventions séparées et distinctes. Les revendications 1 et 12 se lisent
comme suit:
1. Une composition au silicone pour empreinte dentaire qui durcit
à la température ambiante, se composant avant le séchage,
essentiellement d'environ 0.3 à 0.7 partie en poids d'un sel
métallique d'un acide monocarboxylique qui agit comme catalyseur
pour environ 100 parties d'une composition de base comprenant
essentiellement:
a) environ 25 à 35% en poids d'un diorganopolysiloxane liquide
contenant des groupes hydrox liés (à du silicone de terminaison),
dont la viscosité varie entre 2,000 et 250,000 cPo à 25 C;
b) environ 63 à 75% en poids d'une composition de remplissage
composée essentiellement d'un mélange d'oxyde de zinc, de carbonate
de calcium et de ponce, ledit oxyde de zinc et ledit carbonate de
calcium en quantité suffissante pour donner du volume et blanchir,
et ladite ponce en quantité suffisante pour donner la consistance
du mastic;
c) environ 0.05 à 2% en poids d'un organosilicique, agent de
réticulation dont la formule générale est la suivante:
<IMG>
où R est un radical tiré du groupe composé des radicaux alkyl,
alkényl et aryl, et R1 un membre du groupe composé des radicaux
alkyl, alkényl, aryl et alkoxy.
12. Une composition au silicone pour empreinte dentaire qui
durcit à la température ambiante, se composant, avant séchage,
essentiellement d'environ 0.3 à 0.7 partie en poids d'un sel
métallique d'un acide monocarboxylique qui agit comme catalyseur
pour 100 parties d'une composition de base comprenant essentiellement:
a) environ 15 à 25% en poids d'un diorganopolysiloxane liqmde
contenant des groupes hydrox liés à du silicone terminal, dont la
viscosité varie entre 15,000 et 35,000 centipoises à 25oC;
b) environ 70 à 85% en poids d'une composition de remplissage
comprenant essentiellement du carbonate de calcium à faible
absorption d'huile;
c) environ 3 à 8% en poids d'huile minérale; et
d) environ 0.05 à 2% en poids d'un organosilicique de réticulation
dont la formule générale est la suivante:
<IMG>
où R est un radical tiré du groupe composé des radicaux alkyl,
alkényl et aryl et R1 un membre du groupe composé des groupes
alkyl, alkényl, aryl et alkoxy, ladite composition ayant une
texture non collante avant séchage et une apparence lisse sans
granulation après séchage.
Nous constatons que la revendication 1 définit en général, une composition
contenant un catalyseur spécifique et une composition de base, soit:
a) 25 à 35% de polysiloxane dont la visxosité varie entre
2,000 et 250,000 cPo à 25ÀC,
b) 63 à 75% d'une composition de remplissage formée d'oxyde
de zinc , de carbonate de calcium et de ponce,
c) 0.05 à 2% d'un organosilicique de réticulation.
La revendication 12 définit d'une façon générale, une composition comprenant
un catalyseur spécifique et une composition de base, soit:
a) 15 à 25% de polysiloxane dont la viscosité varie entre
15,000 et 35,000 cPo 25ÀC,
b) 70 à 85% d'une composition de remplissage formée de carbonate de
calcium,
c) 3 à 8% d'huile minérale,
d) 0.05 à 2% d'un organos:ilicique de réticulation.
Il est bien évident que ces revendications visent des compositions distinctes.
Toutefois, on retrouve dans les deux compositions 0.3 à 0.7 parties d'un
carboxylate métallique, qui sert de catalyseur, pour 100 parties d'une composition
de base comprenant 0.05 à 2% d'un organosilicique de réticulation. Les divergences
ont trait premièrement à la proportion utile d'organosiloxane, soit 15 à 25%
et 25 à 35%; deuxièmement, à la composition de remplissage qui comprend dans un
cas de l'oxyde de zinc, de la ponce et du carbonate de calcium et dans un autre
cas du carbonate de calcium à faible absorption d'huile; et troisièmement à
l'utilisation d'huile minérale dans une composition seulement (revendication 12).
Nous constatons également que lorsque la ponce entre dans la composition du mélange
il donne "de façon surprenante" une "plus grande dureté" à la composition de remplis-
sage. Cette question a fait l'objet d'une discussion à la page 9 de la version
anglaise (à partir de la 3e ligne ...) qui se lit comme suit:
Les diverses composantes de la composition de remplissage agissent
ensemble. Le carbonate de calcium et l'oxyde de zinc donnent du
volume à la composition tout en lui donnant une coloration blanche.
Quant à la ponce elle donne la consistance du mastic. De plus,
la ponce s'humecte plus facilement lors de la préparation de la com-
position, ce qui assure plus d'homogénéité entre les divers lots de
composition. Il est étonnant de constater également que la ponce
confère plus de dureté à la composition de remplissage et ce plus
rapidement après l'addition du catalyseur et après séchage. Ces trois
éléments de la composition de remplissage doivent être présents
afin d'obtenir les résultats avantageux que cette exécution nous
a fait connaître.
Nous sommes d'avis que les revendications visent des inventions distinctes et non
pas seulement diverses exécutions d'une même invention. Supposons que la revendi-
cation 1 fasse partie d'un brevet qui puisse être cité, le demandeur affirmerait
sans doute avec force que la revendication 12 vise un objet d'invention différent
de celui de la revendication 1 et refuserait de l'accepter comme référence valable.
En résumé, nous constatons que les revendications 1 et 12 visent des objets d'inven-
tion différents. Le demandeur doit choisir la revendication 1 avec les revendica-
tions 2 à 11 et 17, ou la revendication 12 avec les revendications 13 à 16 afin de
pouvoir poursuivre les démarches relatives à cette demande, et ce même si les
compositions peuvent servir aux mêmes fins et ont des propriétés semblables.
L'ajout de la revendication 18 satisfait à la règle 60 du Règlement régissant les
brevets mais il n'est pas conforme à l'article 38(2) de la Loi sur les breyets
où il est stipulé que les revendications doivent viser une seule invention. Si
l'on choisit de garder la revendication 18, elle devra être restreinte pour
qu'elle soit compatible aux revendications choisies.
Le demandeur a allégué que les revendications 1 et 12 sont étayées par le mémoire
descriptif original. Nous croyons que cet argument n'est pas relié à la question
à l'étude; l'examinateur n'y a pas fait allusion non plus.
Le demandeur a également affirmé que les revendications 1 et 12 ne peuvent être con-
testées en vertu de l'article 38(1) de la Loi sur les brevets. L'examinateur a
toutefois fait clairement savoir que son rejet était fait en vertu de l'article 38(2)
et non de l'article 38(1) de la Loi sur les breyets.
Par conséquent, nous recommandons de confirmer la décision de rejet rendue
dans la décision finale.
Le Président adjoint,
J.F. Hughes
Commission d'appel des brevets, Canada
Après étude minutieuse de la présente demande et de la recommandation
formulée par la Commission d'appel des brevets, j'abonde dans le même sens que
cette dernière. Par conséquent, je refuse de délivrer un brevet dans le cas
de la présente demande. Le demandeur dispose d'un délai de six mois pour présenter
une modification appropriée, comme il a été discuté ci-dessus, ou en appeler de
ma décision, conformément aux dispositions de l'article 44 de la Loi sur les brevets.
Le Commissaire des brevets,
J.H.A. Gariépy
Datée à Hull (Qué.)
ce 6e jour de novembre 1980