DECISION DU COMMISSAIRE
Art. 36 de la Loi, art. 25 du Règlement; manque de précision, divulgation incomplète.
Machine à étiqueter.
Le demandeur revendique un système d'encrage adapté aux machines à étiqueter dont la
tête d'impression ou la platine peuvent être mobiles tandis que l'autre pièce (tête
d'impression ou platine) est fixe. La demande a été rejetée en raison de la divulgation
incomplète d'un appareil dont la tête d'impression est mobile. Compte tenu de la preuve,
la Commission estime qu'un spécialiste en la matière saurait adapter le système d'en-
crage aux machines à étiqueter munies d'une tête d'impression mobile, en puisant les
renseignements à même la divulgation et l'antériorité.
Rejet: Annulé.
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La demande de brevet 160502 (classe 101-101) a été déposée le 3 janiver 1973, et l'in-
vention revendiquée s'intitule "Dispositif d'impression". L'inventeur, Raymond L.
Kirby (fils) a cédé ses droits à Monarch Marking Systems, Inc. L'examinateur respon-
sable de l'étude de la demande a rendu une décision finale le 2 décembre 1977, dans
laquelle il refuse au demandeur le droit de poursuivre les démarches pour l'obtention
d'un brevet. Au moment de l'étude du rejet, la Commission d'appel des brevets a tenu
une audience le 21 mars 1979, Mme Joan Noonen, MM. Edward B. O'Connor et Paul Hamish
(père), un spécialiste, représentaient alors le demandeur.
Les dix revendications présentées dans le cadre de la demande ont fait l'objet d'un
rejet global parce qu'elles n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 36(2)
de la Loi sur les brevets en raison d'un manque de précision, et qu'elles contrevenaient
à l'article 25 du Règlement régissant les brevets parce qu'elles n'étaient pas étayées
par la divulgation. De plus, la divulgation a été également rejetée en vertu de l'ar-
ticle 36(1) parce que la description de l'invention n'était pas complète.
La revendication 1 ci-dessous décrit la nature de l'invention; nous avons souligné le
passage où le demandeur déclare l'objet de son invention. Cette dernière porte sur un
dispositif utilisé pour l'impression d'étiquettes, et plus particulièrement celles que
l'on retrouve dans les supermarchés pour indiquer le prix des conserves, etc.
1. Dispositif d'impression renfermant:
un cadre, un système d'impression actionné par des cycles
d'impression successifs, y compris une tête d'impression et une
platine; une tête d'impression et une platine montées de manière
à produire un certain mouvement de va-et-vient au cours de chaque
cycle d'impression, afin d'imprimer des données sur une pièce
enregistreuse; l'une des deux pièces, la tête d'impression ou la
platine, est fixe tandis que 1'autre pièce, la tête d'impression
ou la platine, est mobile; un mécanisme d'encrage renfermant un
rouleau encreur destiné à encrer la tête d'impression; un dispo-
sitif visant à actionner la pièce mobile, la tête d'impression ou
la platine, ainsi que le rouleau encreur; une came mobile montée
sur la pièce mobile, la tête d'impression ou la platine, et
pouvant être déplacée dans un mouvement de va-et-vient, en sens
inverse; un dispositif de commande visant à raccorder la came et
le rouleau encreur de manière à pousser le rouleau encreur à
intervalles réguliers, entre un point d'admission de l'encre et
un point d'encrage de la tête d'impression.
Sans apporter aucun élément nouveau en matière d'invention, les autres revendications
portent sur l'addition de pièces courantes à la machine en question. Par exemple,
des moteurs visant à actionner l'imprimante ou les rouleaux de transfert d'encre.
L'objet de la revendication porte sur un système d'encrage adapté à une imprimante
dont la tête d'impression (sur laquelle repose le caractère) et la platine (la plaque
de métal qui presse le papier sur le caractère) et la platine (la plaque de métal
qui presse le papier sur le caractère) peuvent être mobiles tandis que l'autre pièce
(tête d'impression ou platine selon le cas) est fixe.
L'examinateur a prétendu que la divulgation d'une imprimante munie d'une tête d'im-
pression mobile et d'une platine fixe n'est pas complète. En réponse à la prétention
de l'examinateur, le demandeur a remis deux affidavits rédigés par MM. Paul Hamish
(père) et William A. Jenkins, deux spécialistes à l'emploi du demandeur. Ils ont
signalé l'existence d'un certain nombre de brevets américains délivrés à M. Paul
Hamisch (père). Dans ces derniers brevets, les divulgations traitent de machines à
estampiller munies de têtes d'impression mobiles et de platines fixes, ou de têtes
d'impression fixes et de platines mobiles. La plupart de ces antériorités ont été
divulguées bien avant la date de priorité de la présente demande.
L'examinateur soulève son objection en ces termes:
Dans sa lettre du 29 août 1977, le demandeur annexe les photo-
copies de deux affidavits signés par deux personnes à son emploi,
et versés au dossier de la demande 160,480, une autre demande
présentée par lui-même, et en instance. Cette dernière a fait
l'objet d'un rejet pour les mêmes motifs. En résumé, les signa-
taires des deux affidavits déclarent que les deux genres d'im-
primantes (l'une avec tête d'impression mobile et platine fixe,
et l'autre, avec tête d'impression fixe et platine mobile) sont
bien connues, et qu'à partir des renseignements fournis dans la
présente demande, un spécialiste en la matière serait en mesure
de fabriquer une imprimante munie d'une tête d'impression mobile,
et ce, sans qu'il ne soit nécessaire de faire preuve de génie
inventif.
L'examinateur connaît très bien les deux genres d'imprimantes dont
il est question ci-dessus, mais leur conception mécanique diffère
tellement qu'il se voit dans l'impossibilité de donner raison au
demandeur lorsqu'il déclare que le dispositif d'impression reven-
diqué pourrait être fabriqué avec une tête d'impression mobile,
sans avoir à faire preuve de génie inventif. Par exemple, il
faudrait régler le système d'encrage en fonction du mouvement de
la tête d'impression qu'il y aurait lieu de monter sur pivot, etc.
Il n'en est pas moins vrai que la divulgation ne renferme pas de
renseignements précis n'expose pas les distinctions entre les deux
sortes d'imprimantes.
Dans l'affaire Scully Signal Co. v York Machine Co. Ltd 23 C.P.R.
6, le tribunal a conclu. qu'on ne peut revendiquer valablement un
élément qui n'a pas été intégré à la description.
Dans l'affaire Permutit v Borrowman 43 R.P.C. 356, le juge a
déclaré qu'avant de pouvoir qualifier une découverte d'invention,
l'inventeur doit en faire la synthèse pour lui donner une forme
précise et pratique.
Je soutiens que la réalisation de l'invention en vertu de laquelle
la tête d'impression est rendue mobile et la platine fixe, n'a pas
été décrite dans la présente divulgation mais simplement mentionnée.
Je prétends également que la divulgation ne renferme aucune preuve
à l'effet que la réalisation ait été synthétisée en une forme
précise et pratique, avant la date de dépôt de la présente demande.
De plus, les revendications 1 à 10 décrivent deux réalisations
physiques différentes, ce qui les rend par le fait même imprécises
per se (en soi).
Par conséquent, les objections soulevées dans la dernière décision
du Bureau datée du 6 juin 1977 sont maintenues:
a) confirmation du rejet de la divulgation en vertu
de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets;
description incomplète de la réalisation où la tête
d'impression est mobile, et la platine fixe;
b) confirmation du rejet des revendications 1 à 10 en
vertu de l'article 25 du Règlement régissant les
brevets: ces revendications ne sont pas suffisamment
étayées par la divulgation lorsqu'elle aborde la réali-
sation où la tête d'impression est mobile, et la platine
fixe; et
c) confirmation du rejet des revendications 1 à 10 en vertu
de l'article 36(2) de la Loi sur les brevets; ces reven-
dications sont imprécises per se (en soi) parce qu'elles
décrivent deux réalisations physiques différentes.
...
En dépit de sa longueur, nous estimons qu'il serait utile de reproduire la réponse
écrite du demandeur:
...
Sauf le respect que je vous dois, il est difficile d'établir
un parallèle entre la compétence de l'examinateur en la matière,
et celle de MM. William A. Jenkins ou Paul H. Hamisch (père).
Les affidavits rédigés par chacune de ces deux personnes, déposés
dans le dossier de la présente demande, et versés au dossier de
la demande 160,480, une autre demande présentée par le demandeur
et en instance, représentent effectivement l'opinion de personnes
qui ont participé à la conception et à la réalisation de dispositifs
d'imprimerie comparables à celui de la présente demande. Le deman-
deur admet volontiers les difficultés qu'occasionne la situation de
ces deux personnes parce qu'elles sont à son emploi. Compte tenu
des circonstances, il est toutefois difficile de solliciter l'opi-
nion d'autres spécialistes en la matière. D'une part, les présentes
demandes sont en instance et par le fait même secrètes et, en raison
de la concurrence dans ce domaine, le demandeur préfère conserver le
secret jusqu'à la délivrance des brevets y afférents. D'autre part,
l'évolution des dispositifs d'imprimerie de ce genre est attribuable
en majeure partie, à la contribution du demandeur. En l'occurence,
je comprends mal le geste de l'examinateur qui s'empresse de
rejeter les affidavits annexés à la réponse déposée le 29 août
1977.
La présente invention porte sur un dispositif d'impression sem-
blable à ceux dont la tête d'impression et la platine sont montées
de manière à produire un certain mouvement de va-et-vient au cours
d'un cycle d'impression, afin d'imprimer des données sur une pièce
enregistreuse. L'une ou l'autre des deux pièces, soit la tête
d'impression ou la platine, peut être fixée au cadre. Le mécanisme
renferme un rouleau encreur destiné à encrer la tête d'impression,
une came ainsi qu'un plateau mobile; la came fixés sur la pièce
mobile, la tête d'impression ou la platine, pousse le rouleau
encreur à intervalles réguliers, entre un point d'admission de l'en-
cre et un point d'encrage de la tête d'impression. La présente in-
vention porte donc sur un système d'encrage particulier, et non sur
un dispositif d'impression, qu'il soit muni d'une tête d'impression
ou d'une platine fixée au cadre. Comme il est déclaré dans les
affidavits annexés à la réponse du 29 août 1977, la construction
de ces dispositifs ne comporte aucun problème pour un spécialiste
en la matière lorsqu'on lui fournit une description du mode de
construction de l'un de ces dispositifs.
Le demandeur a constaté que l'examinateur a cité l'affaire Scully
v York dans laquelle le tribunal a conclu qu'on ne peut revendiquer
valablement un élément qui n'a pas été intégré à la description.
Dans ce cas, l'entité en question a été jugée comme étant une ca-
ractéristique de l'invention. Le tribunal a conclu que la substi-
tution d'une autre entité qui n'a pas été divulguée ni insinuée
dans la demande par une autre partie, ne constitue pas une contre-
façon de la revendication en cause.
Le principe selon lequel la doctrine des équivalents ne s'applique
pas dans le cas de la substitution d'une caractéristique, semble
bien consacré. Voir R.C.A. Photophone Ltd. v Gaumont - British
Picture Corp. (1936) 53 R.P.C. 167 à la p. 197 "Le principe des
équivalents mécaniques s'applique uniquement dans le cas des pièces
non essentielles d'une invention". Lorsqu'une personne substitue
ou omet une pièce non essentielle d'une invention, elle ne créée
habituellement pas une invention, pas plus qu'elle n'échappe à la
contrefaçon. Dans le cas actuel, le fait de remplacer un dispositif
dans lequel la tête d'impression est mobile et la platine fixe,
par un autre dans lequel la tête d'impression est fixe et la pla-
tine mobile, ne constitue pas une invention nouvelle car ce genre
de substitution porte sur un élément non essentiel de l'invention.
Comme je l'ai déjà déclaré ci-dessus, l'invention porte sur un
système d'encrage adapté à des dispositifs d'impression connus.
Le demandeur comprend très bien la portée de la déclaration faite
dans le cadre de la décision rendue dans l'affaire Permutit v
Borrowman; "Il ne suffit pas de déclarer qu'une idée nous est
venue à l'esprit; il faut la synthétiser en une forme précise et
pratique avant de pouvoir qualifier cette trouvaille d'invention".
Dans la présente demande, le demandeur a toutefois ramené son in-
vention à une forme précise et pratique. Il ne s'agit pas d'une
vague idée. La présente demande décrit effectivement la meilleure
méthode d'exécution de l'invention, conformément à l'une des
exigences stipulées dans la Loi sur les brevets, tout en divulguant
une solution de rechange évidente.
A la lecture de la demande, la solution de rechange
semble évidente pour un spécialiste en la matière. Pour
ce motif, le demandeur soutient qu'il n'est pas nécessaire
de fournir une description précise pour chaque réalisation.
Le demandeur constate que dans l'ouvrage de Fox Canadian
Patent Law, 4e édition, il est écrit à la p. 174:
"Lorsque le brevet porte sur une amélioration,
il n'est pas nécessaire de fournir une des-
cription détaillée de toutes les pièces connues
de la machine visée par l'amélioration. Il
suffit simplement de spécifier le genre de machine
visée par l'amélioration."
Le demandeur s'explique difficilement la prétention de l'exa-
minateur à l'effet que la présente divulgation ne renferme rien
qui puisse confirmer la synthèse de la réalisation (tête d'im-
pression mobile et platine fixe) en une forme précise et pratique,
avant la date de dépôt de la présente demande. Le demandeur ne
peut se figurer le motif d'une exigence semblable. Le demandeur
soutient que lorsqu'il s'agit d'arrêter la date de l'invention,
le Bureau des brevets a l'habitude de tenir compte non seulement
des divulgations écrites, mais également de la preuve à l'appui
des divulgations verbales. A la date de l'invention, il n'est
pas nécessaire de la synthétiser en une forme pratique. Si la
divulgation certifiant la date de l'invention permet à un spécia-
liste en la matière de réaliser ladite invention, on peut alors
la qualifier d'appropriée. Les tribunaux ont également confirmé
cet usage. La condition fixée par l'examinateur semble donc tout
à fait mal à propos, et ne correspond sûrement pas à la façon
d'agir du Bureau des brevets.
Au cours de l'audience, l'examinateur a cité divers jugements confirmant l'impor-
tance pour le demandeur de présenter une divulgation exhaustive de son invention.
Parmi ces jugements, il attache une attention particulière à:
R.C.A. v Raytheon 27 C.P.R. II, 1 (1957)
Leithiser v Pengo Hydra-Pull 12 C.P.R. (2e) 117 (1974)
et Mineral Separation v Noranda Mines 1947 Ex. C.R. 306
Dans le premier jugement cité (R.C.A. v ...) il est écrit à la p. 12:
Dans le droit des brevets, il existe un principe consacré en
vertu duquel un inventeur ne peut revendiquer valablement ce qu'il
n'a pas intégré à sa description. Lorsque l'on parle le jargon des
brevets, on dit que les revendications doivent être étayées par la
divulgation du mémoire descriptif sinon, elles sont invalides. De
plus, pour que la revendication d'une invention soit recevable, elle
doit être conforme à certaines dispositions statutaires régissant
les divulgations et les descriptions. Entre autres, l'article 36
(ancien article 35) de la Loi sur les brevets (l'exige).
et à la p. 13 de ce même jugement, le juge cite un passage de l'affaire Mineral
Separation:
....L'objet d'une exigence semblable s'explique par le fait qu'une fois
la période de monopole expirée, les intéressés peuvent, uniquement
à partir de données descriptives, en arriver aux mêmes résultats que
ceux obtenus par l'inventeur au moment où il présenta sa demande,
Dans l'affaire Leithiser v Pengo Hydra-Pull (ci-dessus) le Juge Heald déclare à la p. 132:
Bref, j'en suis arrivé à la conclusion suivante: chacune des
revendications à l'étude est: invalide parce qu'à l'intérieur de
chacune d'entre elles, il manque la description d'une ou de
plusieurs caractéristiques de l'invention du breveté, ce qui a
pour effet de semer une certaine confusion autour de toutes les
revendications, et d'élargir leur portée par rapport à la prétendue
invention. (Dans le même ordre d'idée, voir United Merchants
Manufactures Inc. v A.J. Freiman Ltd et al (1965) 47 C.P.R. 97,
(1965) 2 Ex. C.R. 690, 30 Fox Patent Cases 206) ... (le juge Heald
a également fondé son jugement sur l'affaire R.C.A. v Raytheon
citée ci-dessus).
Toutefois, quand il y a lieu de décider si la divulgation est adéquate, nous ne de-
vons pas oublier qu'elle s'adresse à un spécialiste en la matière. Il faut donc
l'interpréter à la lumière de ce que ledit spécialiste pourrait en tirer. Dans l'af-
faire Mineral Separation (ci-dessus) à la p. 320, le Juge Thorson sert une mise en
garde semblable en ces termes:
Pour vérifier si le mémoire descriptif est conforme aux exigences
stipulées dans la première phase de l'article 14(1) (article 36
maintenant) on doit se demander si, après avoir lu le mémoire
descriptif à la lumière des. éléments connus jusqu'à cette date et
en faisant preuve de bonne volonté, des spécialistes en la matière
pourraient infailliblement aboutir à ladite invention et l'utiliser
en totalité.
Dans un jugement récent, la Cour suprême abonde dans le même sens. Voir Burton
Parsons v Hewlett-Packard 17 C.P.R. (2e) 97 à 101:
Il faut vérifier ce qu'un spécialiste pouvait comprendre à la date
du brevet.
Il faut manifestement décider si les spécialistes en la matière pourraient., à partir
de la divulgation et au moment du dépôt, réaliser la mise en application de l'inven-
tion, dans la forme qui fait l'objet de la revendication. Le demandeur prétend que
son invention porte sur un système d'encrage mais d'après la revendication, ledit
système est associé à un dispositif d'impression muni d'une tête d'impression mobile
et d'une platine fixe, ou vice-versa.
MM. Jenkins et Paul Hamisch (père) ont tous deux déclaré qu'en date du 20 août. 1977,
la construction de machines semblables leur semblait évidente. M. Hamisch a déclaré:
11. Qu'il s'estime capable de construire, à partir des
renseignements divulgués dans la demande, une machine
en état de fonctionner, soit le fruit de l'invention
divulguée et revendiquée, munie d'une tête d'impression
mobile et d'une platine fixe; pour y arriver, il mettrait
à contribution uniquement ses connaissances dans ce
domaine, et il ne serait nullement nécessaire de faire
intervenir ses aptitudes reconnues de génie créateur.
La Commission en est convaincue, mais le noeud de la question n'est pas tellement
de savoir si MM. Hamisch et Jenkins auraient pu, sans qu'il ne soit nécessaire
de faire preuve de génie inventif, réaliser l'invention en août 1977, lorsqu'ils
ont présenté une revendication à cet effet, ou bien même à une date antérieure. Il
nous incombe avant tout de décider si d'une manière générale, les spécialistes en
la matière auraient pu aboutir aux mêmes résultats le 6 janvier 1972, soit la date
de dépôt de la présente demande, compte tenu de la présente divulgation et des
connaissances que possédaient les spécialistes à cette date. A titre d'employés
de la société qui a présenté des demandes et obtenu des brevets divulguant des têtes
d'impression mobiles, MM. Hamisch et Jenkins se trouvaient tous les deux privilégiés.
Au mois d'août 1977, ils étaient certainement au courant de cette réalisation
nouvelle chez leur propre employeur; dans leur cas et à cette date, on comprend
facilement qu'il n'était pas nécessaire de faire preuve de génie inventif pour
construire des machines munies de têtes d'impression mobiles. D'ailleurs dans sa
lettre du 2 mars 1978, le demandeur explique cette situation en ces termes:
Le demandeur admet volontiers les difficultés qu'occa-
sionne la situation de ces deux personnes parce qu'elles
sont à son emploi. Compte tenu des circonstances, il
est toutefois difficile de solliciter l'opinion d'autres
spécialistes en la matière. D'une part, les présentes
demandes sont en instance et par le fait même secrètes,
et en raison de la concurrence dans ce domaine, le deman-
deur préfère conserver le secret jusqu'à la délivrance des
brevets y afférents. D'autre part, l'évolution des dispo-
sitifs d'imprimerie de ce genre est attribuable en majeure
partie, à la contribution du demandeur....
Nous ne croyons pas que le fait de tenir le demandeur et ses employés à l'écart du
"secret" permette de démontrer que d'une manière générale, les spécialistes en la
matière saisiraient l'invention.
Les brevets cités dans l'affidavit de M. Hamisch, soit ceux antérieurs au 6 janvier
1972, ainsi que les échantillons de machines à étiqueter connues présentés lors de
l'audience revêtent toutefois beaucoup plus d'importance. Ces échantillons illustrent
les deux genres de mécanisme. Entre autres, le brevet américain 2826988 délivré le
18 mars 1958 (déposé le 10 janvier 1955) porte sur un dispositif de marquage muni
d'une tête d'impression mobile et d'une plative fixe. Voir également le brevet
américain 3440123 délivré le 22 avril 1969. Les brevets américains 3180252 délivré
le 27 avril 1965, et 3228601 délivré le 11 janvier 1964 portent également sur des
dispositifs de marquage munis d'une tête d'impression fixe et d'une platine mobile.
Ils démontrent tous l'existence de mécanismes d'encrage d'une sorte ou de l'autre.
Admettons que le mécanisme d'encrage divulgué constitue une invention, nous croyons
que son adaptation aux machines à étiqueter ou aux dispositifs de marquage, que ces
machines ou dispositifs soient munis d'une platine ou d'une tête d'impression fixes,
ne comporte aucun problème. Nous en sommes donc venus à la conclusion que les spé-
cialistes en la matière auraient pu, à partir de la divulgation du demandeur, et à
la date réelle du dépôt de la demande, se rendre compte du sens pratique de l'inven-
tion pour les deux genres de mécanisme.
Au cours de l'audience, on a également fait savoir que d'une manière générale, les
dispositifs d'encrage automatique étaient déjà connus dans l'imprimerie. Nous igno-
rons si leur adaptation aux machines à étiqueter semble évidente, mais puisque le
rejet ne porte pas sur cette question, il n'y a pas lieu de l'analyser.
La Commission recommande que le rejet fondé sur les articles 36 de la Loi et 25 du
Règlement soit retiré, et que la demande soit renvoyée à l'examinateur pour exécution.
Le président de la
Commission d'appel des brevets,
G.A. Asher
Après analyse des arguments soulevés contre la présente demande, et des recommandations
formulées par la Commission d'appel des brevets, je souscris aux conclusions de cette
dernière. La décision de rejet est donc retirée. La demande est par le fait même
renvoyée à l'examinateur pour exécution.
Le Commissaire des brevets,
J.H.A. Gariépy Agent du demandeur
Datée à Hull (Québec) Scott & Aylen
ce 20e jour de novembre 1979 170 avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ont.)