DECISION DU COMMISSAIRE
Division: Double brevet - Siloxanols utilisés pour rendre des matières hydrophobes.
Demande divisionnaire. Il s'agit pour la Commission de déterminer si la
présente méthode porte sur une invention différente de l'invention décrite dans
la demande principale et pour laquelle on a accordé un brevet. Il a été prouvé
que les présentes revendications définissent une invention distincte de l'inven-
tion visée par la demande principale.
Décision finale: Rejetée.
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La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des
brevets, de la décision de l'examinateur, en date du 15 février 1977, au sujet
de la demande 226819 (Classe 117-113). La demande déposée le 13 mai 1975 au nom
de Richard N. Lewis s'intitule "Méthode de transformation de la surface d'un
substrat inorganique". La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le
13 septembre 1978 à laquelle ont assisté MM. M. Marcus, représentant du demandeur,
et L. Ford, avocat en brevets (patent counsel) des États-Unis.
La demande est une division de la demande 159,897 (brevet 997363) et porte sur
la transformation de la surface d'un substrat inorganique en vue de la rendre
hydrophobe. L'expérience consiste à chauffer le substrat en présence d'un alpha-
alcoxy-omega-siloxanol, R1O(R2S10)xH. Le substrat inorganique ainsi obtenu consti-
tue une innovation en ce sens que sa surface a été rendue hydrophobe.
Dans la décision, l'examinateur a rejeté la demande parce que la divulgation
initiale telle qu'elle a été déposée ne décrivait en substance qu'une seule
invention. Il a soutenu, notamment, qu'il était impossible d'émettre plus d'un
brevet pour une invention, que l'utilité constitue une caractéristique inhérente
de l'invention, et que la concession d'un brevet aux fins d'une utilité décrite
dans un brevet existant équivaut en fait à la délivrance d'un second brevet
pour un même obet, d'où obligation d'élargir le monopole d'exploitation déjà
concédé dans le brevet du demandeur.
Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur a tenté de prouver de façon
circonstanciée qu'il revendiquait une invention complète et distincte du
monopole d'exploitation relatif au brevet qui lui a été délivré à la suite de
la demande principale. Il a également fait valoir que "les revendications dont
il est ici question ne sont pas validement rejetables étant donné la teneur de
son premier brevet", et que "lesdites revendications ne portent pas sur une
"méthode d'utilisation " non brevetable."
A l'audience, M. Marcus a soutenu que l'invention définie dans la présente
revendication est clairement décrite dans la divulgation et que l'on peut trouver
la même description dans la demande principale. Il est ensuite passé à l'examen
des parties pertinentes de la divulgation.
Il s'agit pour la Commission de savoir si l'invention visée par les présentes
revendications est entièrement décrite dans la divulgation et si elle est
distincte du monopole d'exploitation accordé pour le brevet.
La divulgation du brevet porte sur les alcoxysiloxanols et sur leur méthode de
préparation. La revendication 4 se lit comme suit:
Méthode pour préparer un alpha-alcoxy-omega-siloxanol
dont la formule est R'O(R x SiO)x H en réaction, en
l'absence d'un catalyseur basique, d'un polysiloxane
avec un alcool primaire ou secondaire de la formule
R'OH dont le R provient du groupe formé d'un radical
hydrocarbure monovalent, d'un radical hydrocarbure
monovalent halogéné et d'un radical cyanoalkyl ayant
jusqu'à 8 atomes de carbone, le R' provient du groupe
formé de radicaux d'alkyl, de radicaux cycloalkyl, de
radicaux alkenyl, de radicaux aralkyl et de dérivés
substitués ayant jusqu'à 20 atomes de carbone et le x
est un nombre entier de 2 à 10 dans un rapport molécu-
laire d'alcool et de polysiloxane cyclique d'au moins
2:1, la température atteignant la température du
reflux de l'alcool.
La présente demande porte sur une méthode visant à obtenir un substrat
inorganique dont la surface est hydrophobe. La revendication 1 se lit comme
suit:
Méthode pour obtenir un substrat inorganique dont
la surface est hydrophobe: appliquer un alpha-
alcoxy-omega-siloxanol au substrat; chauffer le
substrat à une température suffisante pour rendre
ladite surface substantiellement hydrophobe où l'alpha-
alxocy-omega-siloxanol a la formule R'O(R2SiO)x H;
le R provient du groupe formé de radicaux hydrocarbure,
de radicaux hydrocarbure halogénés et de radicaux
cyanoalkyl ayant jusqu'à 8 atomes de carbone, le R'
est le radical d'un alcool ayant jusqu'à 20 atomes de
carbone et le x est un nombre entier de 2 à 10.
Il s'agit plus précisément de savoir si la demande expose et revendique une
seconde invention.
Le composé mentionné dans le brevet sert notamment de plastifiant. L'exemple
14 (page 10) illustre un emploi différent et, à notre avis, non évident, car il
porte sur une propriété "hydrophobe" par opposition à la propriété de plastifiant.
Il se lit comme suit:
Six gouttes de CH3OD3H ont été déposées sur une
lamelle propre. Dix minutes plus tard, à la tempé-
rature de la pièce, la surface de la lamelle a été
nettoyée avec de l'acétone et l'on s'est rendu compte
qu'elle n'était pas hydrofuge. Six autres gouttes
de CH3OD3H ont été déposées sur une deuxième lamelle
chauffée à 105ÀC pendant 15 minutes. Le liquide s'est
évaporé et la surface s'est révélée quelque peu
hydrofuge; les gouttes d'eau sur la surface formaient
un angle de contact d'environ 60À. On a de nouveau
appliqué six gouttes de CH3OD3H sur une troisième
lamelle et chauffé celle-ci pendant 30 minutes à 150ÀC.
La surface est devenue hydrofuge; les gouttes d'eau y
formaient un angle de contact d'environ 70À.
Cette expérience démontre clairement l'utilité de l'invention définie aux
présentes revendications. Nous sommes par conséquent convaincus que les
revendications déterminent une invention indépendante et distincte de celle
qui est définie dans le brevet.
Le cas qui nous occupe se différencie d'une décision antérieure du Commissaire
(POR 2 mai 1978 , laquelle a été discutée lors de l'audience, puisque dans ce
cas la demande principale ne renfermait aucune description pouvant mener à une
seconde invention.
Nous recommandons que soit rejetée la décision finale portant refus de la demande.
Le président adjoint de la
Commission d'appel des brevets (Canada)
J.F. Hughes
J' ai étudié la présente demande et analysé la recommandation formulée par
la Commission d'appel des brevets. J'approuve la recommandation de la
Commission et, par conséquent, rejette la décision finale.
Le Commissaire des brevets,
J.H.A. Gariépy
Daté à Hull (Québec)
ce 4e jour d'octobre 1978