DECISION DU COMMISSAIRE
UTILITE: Divulgation insuffisante
La demande a été refusée en vertu de l'article 36 en raison d'une divulga-
tion insuffisante de l'utilité. Une modification visant à renverser cette
objection, avec une utilité accrue, a été refusée aux termes de l'article 52.
La modification a été déposée comme si elle ne contrevenait pas à l'article 52.
Décision: Renversée.
******************************
La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des
brevets de la décision de l'examinateur datée du 24 février 1976 au sujet de
la demande 139,256 (classe 260-238.60). La demande a été déposée le 7 avril
1972 au nom de Minoru Shindo et autres, et s'intitule "1, 4, 5 - Dérivés de la
benzotriazocine et procédé de production". La Commission d'appel des brevets
a tenu une audience le 17 novembre 1976 et le demandeur y était représenté par
M. K.P. Murphy.
La présente invention concerne les nouveaux dérivés 1, 4, 5 de la benzotriazo-
cine et leur procédé de fabrication. Ces composés agissent sur le système
nerveux central et sont donc utilisés en médecine.
Dans sa décision, l'examinateur a refusé la demande parce que le mémoire
descriptif ne respecte pas les prescriptions de l'article 36(1) en matière de
"description de l'utilité de l'invention". Il a également refusé d'inscrire
une modification proposée en vertu de l'article 52 du Règlement régissant les
brevets parce qu'il considérait cette modification comme étant une nouvelle
matière. Les revendications n'ont pas été contestées.
L'examinateur soulevait notamment les points suivants dans sa décision:
"Je confirme le rejet de la présente demande parce que
le mémoire descriptif ne respecte pas les prescriptions
de l'article 36(1) qui ont trait à la description de
l'utilité de l'invention.
Afin de satisfaire aux critères de l'article 2(d) de la
Loi sur les brevets, la description de l'invention et son
application doivent respecter les prescriptions de l'article
36(1) de la même loi.
"La description de l'invention doit être également
complète, c'est-à-dire que la portée doit être définie
car il est impossible de revendiquer un élément qui n'a
pas été décrit. La description doit donner tous les ren-
seignements qui sont nécessaires pour une application ou une
exploitation réussie de l'invention. L'obtention du résultat
ne doit pas simplement être le fruit d'expériences heureuses"
(se reporter à l'affaire Minerals Separation c. Noranda Mines
1947 Ex. C.R. à 316-317).
La divulgation de la présente demande ne respecte pas les
exigences susmentionnées de toute divulgation à l'égard de
l'utilité des composés qui ont été revendiqués. Elle ne
mentionne pas tous les renseignements qui sont nécessaires pour
l'exploitation réussie de ces composés sans laisser l'obtention
de ce résultat à la chance de nouvelles expériences heureuses.
Il n'y a aucune donnée mesurable et quantitative au sujet des
propriétés exploitables qui constituent des renseignements
précieux et utiles pour un homme du métier afin que ce dernier
n'ait pas à effectuer les mêmes expériences que le requérant.
Nous avons examiné les arguments du requérant et nous ne
pouvons les accepter à cause des raisons suivantes:
Premièrement, en ce qui concerne la brevetabilité des composés
chimiques organiques, la structure et l'utilité doivent être
considérées comme inséparables.
Deuxièmement, il n'existe pas deux composés qui possèdent les
mêmes propriétés spécifiques exploitables, et spécialement des
propriétés biologiques même si leurs strucutres sont étroitement
liées.
Par conséquent, la description de la structure et des procédés
sans une description de l'utilité, n'est pas suffisante pour
que la demande soit conforme aux prescriptions de l'article 36(1)
de la Loi sur les brevets. La description est encore moins
adéquate si les hommes du métier connaissent déjà des composés
qui possèdent les mêmes structures fondamentales. Les arguments
du requérant qui se trouvent à la page 2 de sa lettre du 6 mai
1975, ne sont donc pas acceptables.
Les affirmations précédentes sont fondées sur le principe que
les propriétés exploitables rendent le composé brevetable et que
les propriétés biologiques, spécialement les propriétés spéci-
fiques, ne sont pas prévisibles. Par conséquent, il est possible
que l'utilité, en tant que seule caractéristique imprévisible,
confère au nouveau composé les caractères de "non-évidence" et de
"brevetabilité". Préparer des composés similaires, c'est-à-dire
qui sont semblables à ceux qui sont déjà connus, ne constitue
rien d'autre qu'un processus d'imitation. Les procédés sont
connus en général et en l'absence de preuve du contraire et sont
considérés comme faisant appel à l'exercice d'une aptitude
professionnelle. On ne peut donc considérer comme une invention
brevetable une imitation ou l'exercice d'une aptitude profession-
nelle.
Dans sa réponse à l'examinateur, le requérant soutenait que l'exposé original
de l'utilité était suffisant pour respecter les prescriptions de l'article 36(1)
de la Loi sur les brevets parce qu'il indiquait clairement aux hommes du métier,
auxquels le mémoire descriptif est destiné, le domaine d'application des nouveaux
composés de l'invention. En outre, le requérant soutient également qu'il est
possible de modifier la divulgation afin d'améliorer la description de l'utilité
de façon à inclure des données qui viennent appuyer l'utilité qu'il connaissait
déjà avant la date de présentation de la présente demande. Il donne en outre son
opinion sur les deux sujets suivants:
1) La décision qui a été rendue par la Cour de l'Echiquier
du Canada dans l'affaire Jules R. Gilbert Ltd. c. Sandoz
Patent Ltd, 64 CPR 14
2) Les dispositions du Règlement 52 et de l'article 50(1).
Le requérant soutient notamment les points suivants:
"La divulgation de Sandoz porte sur une invention qui fait
partie d'une catégorie de nouveaux dérivés de la phénothiazine,
bien que toutes les revendications du brevet soient effective-
ment restreintes à un seul composé qui est connu comme la
thiorizadine et ses sels.
Dans le mémoire descriptif du brevet Sandoz original, ce sont
uniquement les exposés de la page 4, lignes 13 à 16, de la page
4a, ligne 10 et de la page 5, ligne 12 du brevet délivré, qui
viennent appuyer l'utilité des dérivés de la phénothiazine.
Cette dernière description concerne une action fongicide des
composés.
Dans la décision qui a été rendue par la Cour de l'Échiquier,
on a convenu du caractère inventif du nouveau composé de la
thiorizadine à cause de son utilité thérapeutique en tant que
médicament neuroleptique qui est accompagné d'effets extrapy-
ramidaux extrêmement faibles. On savait déjà que des composés
semblables à la thiorizadine avaient des propriétés neurolepti-
ques et spécialement la chloropromazine qui était utilisée
comme médicament neuroleptique. Mais la thiorizadine possédait
un avantage important sur la chloropromazine parce qu'elle avait
des effets extrapyramidaux beaucoup plus faibles.
La Cour de l'Échiquier a soutenu que c'était la plus grande
utilité de la thiorizadine qui lui conférait un caractère
inventif par rapport à la chloropromazine, un composé qui
possédait des structures semblables et qui était également actif
sur le plan neuroleptique. Je crois qu'il serait utile de
consulter la page 39 de la décision du tribunal où le juge J.
Thurlow formulait les commentaires suivants: ... c'est-à-dire
que ce sont les effets extrapyramidaux extrêmement faibles qui
confère le caractère d'invention brevetable à la découverte de
l'utilité de la substance". Nous pouvons citer également
quelques phrases de la page 40 de la même décision "... et ce
fait en lui-même, étant donné les circonstances décrites par la
preuve, distingue non seulement la thiorizadine des autres
membres de la catégorie mais attribue à la découverte le
caractère d'une invention distincte et, l'invention de la
thiorizadine ayant constitué une importante contribution tech-
nique et ayant été effectivement divulguée par le mémoire
descriptif et revendiquée, je crois que l'on devrait préférer
une interprétation du mémoire descriptif qui assurerait l'exploi-
tation du brevet plutôt qu'une interprétation" qui aurait pour
effet de détruire le brevet."
La partie de la divulgation du brevet canadien no 779,890
qui décrit complètement l'utilité médicale de la thiorizadine
et qui identifie ses effets extrapyramidaux extrêmement faibles,
a été ajoutée à la divulgation de la demande Sandoz environ dix
ans après la date de dépôt de cette même demande. Nous avons
jugé utile d'encercler en rouge toute l'importante description
de l'utilité qui a été ajoutée au mémoire descriptif de Sandoz
environ 10 ans après le dépôt de la demande.
Il faut souligner que l'exposé de l'utilité, qui a été ajouté
au mémoire descriptif de Sandoz, est essentiel pour prouver la
validité du brevet Sandoz parce qu'il démontre l'importance et
l'utilité particulières de la thiorizadine en comparaison de
cette catégorie plus large de composés et d'agents neuroleptiques
qui étaient déjà connus.
En outre, il est à remarquer que le tribunal a approuvé l'intro-
duction de l'exposé de l'utilité dans le mémoire descriptif de
Sandoz et a jugé que cette action n'était pas contraire à
l'article 52 du Règlement régissant les brevets. Nous citerons
donc, à ce propos, la page 40 de la décision où le juge Thurlow
affirme ce qui suit:
"Je ne pense pas que l'on puisse invoquer la portée
du règlement que le requérant a cité pour modifier le
mémoire descriptif avant la délivrance du brevet, en
insérant la phrase que nous venons de mentionner et
d'autres phrases concernant l'utilité des substances
de la catégorie, pour donner au mémoire descriptif
modifié une interprétation différente de celle qu'il
aurait si on le considérait dans son ensemble."
Lorsque nous mentionnons "un règlement", il s'adit de l'article
52 du Règlement régissant les brevets.
II est évident que le tribunal a considéré que l'adjonction de
l'exposé spécifique de l'utilité dans la demande en instance ne
contrevenait pas à l'article 52 du Règlement régissant les
brevets. Et on a également confirmé la validité des revendica-
tions portant sur la thiorizadine en fonction de l'utilité.
...
Nous citerons maintenant l'article 50(1) de la Loi sur les
brevets qui permet la redélivrance de tout brevet qui est jugé
défectueux ou inopérant à cause d'une description ou spécifica-
tion insuffisante lorsque l'erreur a été commise par inadvertance,
accident ou méprise sans intention de frauder ou de tromper.
L'article en question permet donc de corriger un présumé défaut
de conception industrielle pour un brevet qui a été délivré. Si
on délivrait un brevet pour la présente demande (sans ajouter
la description améliorée de l'utilité), il semble qu'on permet-
trait ainsi la redélivrance du brevet afin de décrire plus
complètement l'utilité si cet élément était nécessaire afin de
pouvoir exploiter le brevet. Il semble également que l'on devrait
accepter une modification qui est permise en vertu de l'article
en question pour corriger un défaut possible après la délivrance
d'un brevet et ce au cours de la litispendance de la demande et
nous sommes d'avis qu'il serait illogique de conclure d'une autre
manière.
La divulgation de la présente demande donne certains détails sur les nouveaux
composés et leur procédé de préparation et cite environ 35 exemples détaillés
importants et 52 exemples secondaires. Pous tous ces exemples, on donne
toutes les propriétés physiques des nouveaux composés de l'invention.
La divulgation originale de l'invention comprenait l'exposé suivant à la page 6:
Les composés qui sont représentés par la formule chimique
générale (1) sont invariablement des nouveaux composés qui,
en raison de leur action sur le systême nerveux central,
possédent une application dans le domaine médical.
La présente invention a pour but de fournir des composés
qui comme nous l'avons déjé mentionné sont nouveaux et
utiles sur le plan médical.
Les dérivés 1, 4, 5 de la benzotriazocine sont représentés par la formule
générale suivante:
<IMG>
où X est un hydrogène, un halogène ou un radical alkyle à
chaîne courte, R' est un hydrogène ou un radical alkyle à
chaîne courte, R" est un hydrogène, un radical COCH2Y ou COCH2A
où Y est un halogène et A est un atome d'azote auquel deux ou
trois des radicaux R1, R2 et R3 sont attachés et où, en présence
de R1, R2 et R3, on trouve un anion, R1, R2 et R3 étant des
radicaux identiques ou différents choisis parmi les groupes
suivants: hydrogène, radical alkyle à chaîne courte, radical
alkényle à chaîne courte, phényle, phénylamino et phénylalkyle
à chaîne courte, les groupes phényle et phénylalkyle à chaîne
courte étant non substitués ou substitués par un ou deux
substituants choisis parmi les groupes suivants: radical alkyle
à chaîne courte, radical alkoxy à chaîne courte et halogène, ou
encore 2 ou 3 de R1, R2 et R3 sont reliés ensembles de façon à
former un groupe polyméthylène constitué de 4 à 6 atomes de
carbone qui peuvent comporter entre eux de 1 à quatre hétéroatomes
constitués par l'oxygène et l'azote.
Après le refus de la demande parce qu'elle ne respectait pas les dispositions
de l'article 36(1) au sujet de la description de l'utilité, le requérant a proposé
d'apporter la modification suivante à la divulgation de l'invention.
Les dérivés de la formule (1) sont des nouveaux composés qui
possèdent certaines propriétés pour la dépression du système
nerveux central et plus spécialement une action servant à
prolonger la période de sommeil, une action analgésique et une
action sédative. Les composés peuvent donc être utilisés en
mêdecine. L'un des buts de la présente invention est donc de
fournir des déxivés qui, comme nous l'avons déjà mentionné,
sont nouveaux et utiles au point de vue médical.
L'examinateur a refusé la modification proposée aux termes de l'article 52 du
Règlement régissant les brevets parce qu'il la considérait comme étant une
"nouvelle matière".
Nous avons examiné attentivement la procédure d'examen de la présente demande et
les arguments qui ont été présentés par M. Murphy au cours de l'audience.
D'une façon générale, il s'agit de déterminer si le mémoire descriptif respecte
ou non les exigences de l'article 36(1) en matière de description de l'utilité.
Cependant nous examinerons d'abord la question plus spécifique de savoir si la
modification proposée, accompagnée d'une description améliorée de l'utilité,
serait considérée comme contraire aux dispositions de l'article 52 du Règlement
régissant les brevets. Si nous voulons examiner cette question en premier lieu
c'est parce que nous croyons, si ce principe est accepté, que nous saurions davan-
tage comment les résultats ont été obtenus. Le public pourrait également en
bénéficier (se reporter à l'article 36 qui traite de l'application ou de l'exploi-
tation). En outre, si la modification est considérée comme acceptable, nous
n'aurons pas besoin d'examiner la question plus générale que nous avons mentionnée
précédemment.
L'article 52 du Règlement régissant les brevets se lit comme suit:
"Il est interdit de modifier une divulgation pour
inclure une matière non indiquée dans les dessins ou qui
ne peut être raisonnablement déduite mémoire descriptif
déposé originairement" il est en outre interdit d'apporter
aux dessins une modification comportant une matière non
décrite dans la divulgation."
L'article 52 doit nécessairement tenir compte de l'importance et de la teneur des
articles 53 à 57 dans l'ensemble. Par exemple, l'article 53 porte sur un "objet
justifiant une nouvelle date de dépôt susceptible d'appuyer de nouvelles reven-
dications qui ne sont pas fondées uniquement sur la divulgation originale. Nous
coryons que les mots clefs de l'article 52 sont les suivants: "qui ne peut être
raisonnablement déduite." Nous retrouvons la définition suivante du verbe déduire
dans le Petit Robert: "conclure, décider ou trouver quelque chose par un raison-
nement, à titre de conséquence..."
L'article 52 interdit la reconnaissance d'un objet pour rendre une invention plus
complète à l'exception des cas où les articles 52 et 53 sont respectés). Cepen-
dant, on doit distinguer ce cas du cas d'une amélioration d'une description
auxiliaire et des questions techniques concernant "l'application ou l'exploitation"
que l'on peut raisonnablement déduire. Il est possible d'apporter des modifica-
tions à une divulgation avant la délivrance d'un brevet ou dans le cas de la
redélivrance d'un brevet aux termes de l'article 50(1) qui stipule qu'un requérant
peut modifier la description ou la spécification dans un délai de quatre ans si un
"brevet est jugé défectueux ou inopérant à cause d'une description ou spécifica-
tion insuffisante." Il est prouvé que la description insuffisante mentionnée
précédemment peut être due à des imperfections de la conception industrielle.
Nous devons également nous rappeler que dans l'affaire Minerals Separation c.
Noranda, (1947) Ex. C.R. 306 à 316, on a établi une distinction entre une imper-
fection de la conception industrielle et le non-respect de prescriptions obligatoires.
Il s'agit de déterminer si l'utilité améliorée de la modification proposée peut
être raisonnablement déduite à la suite d'un raisonnement ou d'une induction du
mémoire descriptif déposé originairement.
Il est intéressant de noter que l'examinateur est d'avis que la référence à
"l'utilité améliorée de la modification proposée respecte les limites prévisibles
de l'utilité originale". Le requérant soutient que "l'homme du métier, auquel
s'adresse le mémoire descriptif, connaîtrait la nature de l'utilité des dérivés
compte tenu des exposés du mémoire descriptif qui indiquaient que les dérivés
étaient utilisés comme médicaments en raison de leur action sur le système nerveux
central".
Je crois qu'il conviendrait de citer le raisonnement qui a été utilisé par le
tribunal pour rendre une décision dans l'affaire Gilbert c. Sandoz (cité plus
haut). Dans ce cas précis, on a présenté une modification portant sur une
utilité améliorée après le dépôt de la demande. Ainsi, à la page 40, le juge J.
Thurlow mentionnait ce qui suit:
... étant donné que l'invention de la thioridazine a
constitué une contribution technique précieuse et qu'elle
a été véritablement divulguée par le mémoire descriptif
et revendiquée, je crois que l'on devrait préférer une
interprétation du mémoire descriptif qui donnera lieu à
l'exploitation du brevet plutôt qu'à une autre interprétation
qui aurait comme effet de le détruire. (se reporter aux
propos du juge J. Kellock dans l'affaire Wandscheer et autres
c. Sicard Ltd., (1948) S.C.R. 1 à la page 17).
Je ne pense pas non plus que l'on puisse invoquer la portée
du règlement 52 qui a été cité par les requérants pour modi-
fier le mémoire descriptif avant la délivrance du brevet en
insérant la phrase portant sur les effets extrapyramidaux
extrêmement faibles que nous avons mentionnés précédemment et
d'autres phrases concernant l'utilité de la substance de la
catégorie pour donner au mémoire descriptif modifié une
interprétation différente de celle qu'il aurait si on le con-
sidérait dans son ensemble (nous soulignons).
A titre d'information, nous répéterons l'utilité énoncée dans la demande
originale:
Les composés, qui sont représentés par la formule générale
(1), sont invariablement des nouveaux composés qui, en raison
de leur action sur le système nerveux central, sont utilisés
comme médicaments. Le but de la présente invention est de
fournir des composés qui, comme nous l'avons déjà mentionné,
sont nouveaux et utiles en tant que médicaments.
La modification proposée qui vise à améliorer l'utilité se lit comme suit:
"Les dérivés de la formule (1) sont de nouveaux composés qui
possèdent certaines propriétés pour la dépression du système
nerveux central, plus spécialement une action servant à
prolonger la période de sommeil, une action analgésique et une
action sédative. Les composés possèdent donc une application
en médecine. Par conséquent, le but de la présente invention
est de fournir des composés qui, comme nous l'avons mentionné
précédemment, sont nouveaux et utiles sur le plan médical".
Dans la première décision de l'examinateur, on mentionnait qu'on aurait dû
indiquer (au moins) la nature de l'action sur le système nerveux central (S.N.C.)
(comme par exemple anasthétique, anticonvulsif, analgésique...) et le domaine de
traitement (par exemple les psychoses, l'anxiété...").
L'examinateur a considéré ces éléments comme un minimum essentiel pour la
divulgation de l'utilité puisqu'on savait déjà que des composés à structures
semblables comme la benzodiazepine, la benzotriazocine, en source agissaient
sur le S.N.C.
Il est évident que l'utilité améliorée décrit plus complètement l'utilisation
médicale des nouveaux composés. Nous sommes d'avis, et l'examinateur est
d'accord sur ce point, que la modification proposée suffirait à décrire l'action
sur le système nerveux central (SNC) et donne un domaine de traitement plus
spécifique, comme la première décision de l'examinateur l'indiquait.
D'après les dossiers, il est clair que l'utilité, telle qu'elle se trouve dans
la modification proposée, était connue par le requérant avant la date de dépôt
de la présente demande, comme en fait foi une déclaration sous serment et le
fait qu'une divulgation similaire améliorée se trouvait dans la demande américaine
qui a été déposée pratiquement à la même date que la présente demande. Nous
mentionnons ce fait uniquement afin de préciser qu'on n'a as tenu compte de la
date de dépôt de la présente demande.
Nous avons été influencé par deux facteurs principaux lors de l'examen de cette
demande. D'abord, l'examinateur était d'avis que la référence à "l'utilité
amplifiée de la modification proposée respecte les limites prévisibles de cette
utilité originale" et ensuite "qu'on savait déjà que des composés à structures
similaires (benzodiazepines, benzotriazocines) agissaient sur le système nerveux
central". D'après ces éléments, nous avons donc conclu que l'utilité des nouveaux
composés, dans les circonstances présentes, pouvait donc être raisonnablement
déduite de la divulgation originale et que l'on pouvait poursuivre l'examen de la
demande en se fondant sur cette divulgation. Cependant, l'on améliorerait la
divulgation grâce à l'utilité améliorée de la modification proposée.
Compte tenu de ce qui précède, nous devons conclure qu'on devrait permettre au
requérant de modifier la divulgation afin d'ajouter des données supplémentaires
en vue de satisfaire à la prescription selon laquelle "lorsque la période de
monopole est expirée, le public pourra, en disposant uniquement du mémoire
descriptif, utiliser avec succès l'invention de la même manière que l'inventeur
pouvait le faire au moment de sa demande". (se reporter à l'affaire Mineral
Separation c. Noranda cité plus haut). Nous sommes d'avis qu'il s'agit d'un
défaut de conception industrielle plutôt qu'un cas de non-observation de
prescriptions obligatoires.
En bref, nous croyons que l'on ne peut invoquer la portée du règlement cité par
le requérant afin d'essayer de modifier la divulgation concernant l'utilité
améliorée de la substance, comme il est indiqué, pour donner au mémoire descriptif
une interprétation différente de celle qu'il aurait si on le considérait dans
son ensemble (se reporter à l'affaire Gilbert c. Sandoz (déjà cité plus haut).
Nous recommandons de renverser la décision de l'examinateur visant à refuser la
demande et d'accepter la modification proposée.
Le président intérimaire
Commission d'appel des brevets Canada
J.F. Hughes
J'ai étudié la procédure de la présente demande et j'ai examiné attentivement
les recommandations de la Commission d'appel des brevets. Etant donné les
circonstances, je renverse la décision de l'examinateur et j'accepte que l'on
modifie la divulgation. La présente demande est donc retournée à l'examinateur
pour la reprise de la procédure d'examen.
Le Commissaire des brevets
J.H.A. Gariépy
Fait à Hull (Québec)
le 20ième jour de juin 1977
Mandataire du requérant
Alan Swabey & Co.
625, avenue du Président Kennedy
Montréal 111 (Québec)