DECISION DU COMMISSAIRE
DEMANDE DIVISIONNAIRE: Appareil et procédé pour la fabrication de boyau.
La présente est une demande divisionnaire de la demande 072,053. Il s'agissait
de déterminer si l'appareil susmentionné était revendiqué dans une demande
antérieure qui ne revendiquait que la manière de s'en servir. La Commission
a conclu que l'objet en question avait déjà, dans ce cas particulier, été
revendiqué dans la demande principale et que l'instruction de la demande pouvait
se poursuivre, à la condition que certaines modifications soient faites.
Rejet annulé
La présente décision concerne une demande de révision par le Commissaire des
brevets de la décision finale de l'examinateur du 10 avril 1975 au sujet de la
demande 167,447 (Catégorie 271-9). Celle-ci a été déposée le 29 mars 1973 au
nom de Algimantas P. Urbutis et coll. et porte la mention "Boyau plissé, procédé
et appareil pour la fabrication". La Commission d'appel des brevets a tenu une
audience le 8 septembre 1976 à laquelle le demandeur était représenté par M.
A.P. Bull.
L'invention porte sur un appareil et un procédé pour la fabrication d'un boyau
plissé et comprimé en forme de tube qui peut servir de boyau à saucisse. Il
s'agit d'une demande divisionnaire à la demande 072,053 et elle a fait l'objet du
brevet 927,417 concédé le 29 mai 1973; la demande ne revendiquait que l'appareil.
Il est également souligné que la demande 072,053, supra, est elle-même division-
naire de la demande 933,456 qui a fait l'objet du brevet 884,816 concédé le 2
novembre 1971. Les revendications de ce brevet concernent un appareil et un
procédé pour la fabrication de boyau plissé.
Dans sa décision, l'examinateur a rejeté la qualité de "demande divisionnaire"
pour la demande, du fait que l'objet dont il est question dans les revendications
4 à 10 sur le procédé n'avait pas été revendiqué dans la demande principale
072,053. Il faut remarquer que l'appareil décrit dans la première revendication
"n'est pas spécialement propre" à l'application du procédé décrit dans les
revendications 4, 9 ou 10. Il a également déclaré (notamment):
Tout au long de l'instruction de la demande, le Bureau
a soutenu que la présente demande ne pouvait être qualifiée
de "demande divisionnaire" étant donné qu'elle contient des
revendications qui ne sont pas comprises dans la demande
principale no 072053.
Dans sa première réponse, datée du 21 août 1973, le deman-
deur s'est conformé à l'exigence du Bureau et a supprimé
les revendications litigieuses pour obtenir la qualité de
"demande divisionnaire" mais, par la suite, il les a
présentées à nouveau en arguant (dans ses réponses du 2 mai
1974 et du 19 septembre 1974) qu'elles ne constituent qu'un
autre aspect de l'invention décrite dans les revendications
sur l'appareil et que, comme telles, elles méritent la
qualité de "demande divisionnaire" malgré que leur objet ne
soit pas revendiqué à proprement parler dans la demande
principale.
Le demandeur lui-même a admis que les revendications 4 à 10
ne figuraient pas dans la demande principale no 072053 bien
qu'elles aient été présentées dans la demande no 935456, en
disant qu'il pensait, au moment où les deux demandes étaient
co-instance (la présente demande et la demande no 072053)
qu'il n'était pas nécessaire que ces revendications soient
comprises dans la demande principale no 072053).
Il ressort des remarques du demandeur que l'objet des
revendications 4 à 10 n'apparaît pas dans la demande prin-
cipale no 072053; bien entendu, le fait que le demandeur ait
mal interprété l'exigence en question n'a rien à voir ici.
De plus, la déclaration du demandeur selon laquelle les
revendicatons 4 à 10 sur le procédé ne révèlent qu'un autre
aspect de la même invention ne saurait être admise.
La question de l'unité d'une invention qui comprend un
procédé et un appareil tombe sous le coup des articles 59 et
60 du Règlement. Le premier stipule que l'appareil doit être
adapté spécialement à la mise en oeuvre du procédé revendiqué
pour que, en vertu du même article, les deux revendications
ne soient pas considérées comme visant plus d'une invention.
En réponse à cette décision, le demandeur a fait parvenir deux réponses, les 7
juillet 1975 et 27 avril 1976. La citation suivante est tirée de la seconde:
Bien que les demandeurs admettent que les revendications
4 à 10 (qui correspondent aux revendications 7 à 10 sur le
procédé dans la présente demande) ne figurent pas comme
telles dans la demande principale no 072,053, ils se
disent d'avis que cela n'est pas nécessaire pour satisfaire
aux exigences de l'article 28(2) de la Loi sur les brevets.
L'examinateur prétend que les revendications sur le
procédé 4 à 10 ou leur équivalent auraient dû être comprises
dans la demande no 072053 avant qu'elle n'ait été acceptée,
mais l'article 38(2) de la Loi sur les brevets ne justifie
rien de semblable. En effet, il se lit comme suit:
"Si une demande décrit et revendique plus d'une
invention, le demandeur peut et, selon les instructions
du commissaire à cet égard, doit restreindre ses
revendications à une invention seulement et l'invention
ou les inventions définies dans les autres revendications
peuvent faire le sujet d'une ou de plusieurs demandes
divisionnaires si ces demandes divisionnaires sont
déposées avant la délivrance d'un brevet sur la demande
originale; mais si la demande originale a été abandonnée
ou si elle est déchue, le délai pour le dépôt des
demandes divisionnaires se termine à l'expiration du
délai fixé pour le rétablissement ou la restauration et
remise en vigueur de la demande originale aux termes de
la présente loi ou des règles établies sous son autorité."
(nous soulignons)
Si l'on prend la section soulignée seulement, il apparaît
clairement que les exigences de cet article sont satisfaites si
la présente demande divisionnaire ne vise qu'une seule invention
déjà exposée dans d'autres revendications. C'est là le point
de vue que les demandeurs ont toujours soutenu depuis qu'on a
refusé d'accorder à leur demande la qualité de demande division-
naire en raison de la présence des revendications sur le
procédé. Par conséquent, le critère essentiel serait donc que
les revendications présentées dans une demande divisionnaire
ne portent que sur une seule invention. Si tel est le cas,
alors la demande satisfait automatiquement aux exigences de
l'article 38(2) de la Loi étant donné que toutes les revendi-
cations portent sur une invention déjà exposée dans les reven-
dications de la demande principale. Les demandeurs considèrent
qu'il est des plus opportun de prouver d'abord à la Commission
d'appel des brevets que toutes les revendications de la présente
demande ne visent qu'une seule invention, qui a déjà été décrite
dans une ou plusieurs revendications figurant déjà dans la de-
mande no 072053, comme le stipule l'article 38(2) de la Loi sur
les brevets et que, par conséquent, il n'est que justifié
d'accorder la qualité de "demande divisionniare" à la présente
demande. Si l'on peut établir ce fait, alors la question de
savoir si les revendications 4 à 10 figuraient comme telles dans
la demande no 072053 ne se pose pas car, s'il est vrai que
l'appareil dont il est question dans les revendications 1 à 3
est spécialement adapté à l'application du procédé décrit dans
les revendications 4 à 10, alors la revendication 1 a une portée
plus grande que toutes les autres, comme l'exige l'article 60 du
Règlement régissant les brevets, et la présente demande "décrit
et revendique un appareil adapté spécialement à la mise en oeuvre
du procédé", comme le stipule l'article 50. Dans le cas qui nous
occupe, les revendications sur l'appareil et le procédé représen-
tent différents aspects d'une même invention que les demandeurs
ont parfaitement le droit de revendiquer par une demande unique,
comme il ressort de la décision de la Cour suprême du Canada,
Baldwin International c. Western Electric 1934 R.C.S. 94.
Le demandeur se reporte également à la décision, Libby-Owens -Ford, c. Ford
(C. S.) que nous étudierons plus loin.
Nous avons examiné avec soin les arguments habiles que M. Bill a exposés
au cours de l'audience.
Il nous faut donc déterminer si l'invention dont il est question dans les
revendications 1 à 4 était comprise ou non dans la demande principale. Pour
ce faire, nous nous reporterons d'abord à l'article 38(2) de la Loi sur les
brevets qui se lit comme suit: (extrait):
Si une demande décrit et revendique plus d'une invention,
le demandeur peut et, selon les instructions du commis-
saire à cet égard, doit restreindre ses revendications
à une invention seulement, et l'invention ou les inventions
définies dans les autres revendications peuvent faire le
sujet d'une ou de plusieurs demandes divisionnaires, si
ces demandes divisionnaires sont déposées avant la déli-
vrance d'un brevet sur la demande originale... (nous
soulignons)
Il ressort clairement de cette disposition que toutes les revendications d'une
demande divisionnaire doivent porter sur "l'invention ... définie dans les
autres revendications" de la demande principale. Il est également clair que
"l'invention" doit avoir été revendiquée dans la demande principale.
Le jugement rendu en Cour suprême dans l'affaire Libby-Owens-Ford c. Ford Motor
Co. (1970) R.C.S. 833, s'applique au cas qui nous occupe: le juge Hall se
réfère à l'article 38 pour préciser le sens du mot "invention" qui est utilisé
à l'article 58 de la Loi sur les brevets. En page 841, il faut remarquer:
La pratique du Bureau des brevets d'accepter, dans
un seul brevet, les revendications qui portent sur un
appareil et un procédé ou sur un procédé et une substance
démontre que les revendications sur un procédé peuvent,
dans un cas particulier, n'être considérée que comme des
aspects différents d'une même invention, qu'il s"agisse
d'un appareil ou d'une substance. Bien que la contre-
façon du contenu de l'une quelconque des revendications
puisse donner lieu à une action, cela ne signifie pas que
le brevet porte sur deux inventions. Bien que la Loi
stipule expressément qu'un brevet ne saurait être invali-
dité pour la seule raison qu'il recouvre plus d'une inven-
tion, cela ne peut certes pas être présumé. Dans le cas
présent, l'appelant n'a en aucune façon prouvé que les
revendications sur le procédé portent sur une invention
distincte de celle, qui est décrite dans les revendications
sur l'appareil. (nous soulignons)
Fait à noter, le juge Hall précise que ses commentaires ne sont valides que
pour un "cas particulier". Il nous faut donc déterminer s'il s'agit ici d'un
cas où l'on peut soutenir que les revendications sur le procédé portent sur
la même invention que les revendications sur l'appareil, lesquelles figurent
dans la demande principale.
Nous voyons, par exemple, que la revendication 4 ne contient rien qui ne figure
déjà dans la revendicaion 1; le boyau, le mandrin, le procédé de plissage, le
mécanisme d'étranglement annulaire, tout y est. En fait, il ne s'agit que d'une
reformulation de ce qui figure déjà dans la revendication sur l'appareil.
Elle décrit la manière de faire fonctionner l'appareil, laquelle est fort
probablement unique.
Il nous apparaît donc qu'il s'agit bien d'un de ces "cas particuliers" où l'on
peut soutenir que l'invention visée dans la revendication sur le procédé a
déjà été revendiquée dans la demande principale.
Le demandeur a proposé de modifier la revendication 1 comme suit: "un mandrin;
un mécanisme pour faire progresser le boyau sur ledit mandrin jusque dans un
mécanisme pour le plissage..." Nous recommandons que cette modification soit
acceptée parce qu'elle rend la revendication plus conforme à l'article 36(2)
de la Loi sur les brevets. La revendication 1 se lirait alors:
Un appareil pour fabriquer un boyau plissé qui se tient,
composé d'un mandrin, d'un mécanisme pour faire progresser
le boyau sur ledit mandrin jusque dans un mécanisme pour
le plissage, d'un mécanisme qui plisse le boyau sur le
mandrin et d'un mécanisme contigu au précédent qui sert à
comprimer le boyau sur le mandrin."
Il a également été convenu à l'audience que le passage de la revendication 4
qui se lit comme suit: "où des plis se forment de façon déterminée sur le
boyau" devrait être supprimé parce qu'il n'était pas assez étayé dans la
divulgation. La revendication 4 se lirait alors:
"Procédé pour plisser un boyau en un cordon qui se tient,
ce qui comprend la progression d'un boyau sur un mandrin
jusqu'à un mécanisme de plissage; de là le boyau plissé
est introduit dans un mécanisme d'étranglement annulaire
qui comprime la surface extérieure du boyau sur le mandrin."
Il nous faut également déterminer si la revendication 4, telle que modifiée,
ne constitue qu'un autre aspect de l'invention visée dans la revendication 1.
Nous sommes d'avis que les modifications apportées aux revendications 1 et 4
annulent l'objection de l'examinateur selon laquelle l'appareil visé dans la
revendication 1 ne serait pas adapté au procédé visé dans la revendication 4,
car les deux revendications ont maintenant à peu près la même portée. Ces
revendications ne visent plus que deux aspects de la même invention.
Les revendications 5, 6, 7 et 8 qui découlent de la revendication 4, décrivent
d'autres variantes du procédé que l'appareil visé dans la revendication 1 peut
également effectuer. Lesdites revendications sont donc acceptables dans la
présente demande.
En ce qui concerne les revendications 9 et 10, les demandeurs déclarent qu"'ils
sont disposés à les supprimer de la demande si cela peut aider à la faire accepter".
Nous sommes d'avis que l'appareil visé dans la revendication 1 n'est pas spéciale-
ment propre à mettre en oeuvre le procédé décrit dans les revendications 9 et 10,
parce que celles-ci ont une portée plus vaste que celle de la revendication 1.
Par conséquent, les revendications 9 et 10 doivent être rejetées.
Le demandeur a également proposé une revendication 10 modifiée. Nous pensons
qu'elle doit également être rejetée pour les raisons exposées plus haut.
En résumé, nous recommandons d'accepter les modifications aux revendications 1
et 4, et que la revendication 4 modifiée de même que les revendications 5, 6, 7
et 8 soient conservées dans la présente demande. Nous recommandons également
que les actuelles revendications 9 et 10 de même que la revendication 10 proposée
soient rejetées.
Le président adjoint
Commission d'appel des brevets
J.F. Hughes
J'ai examiné l'instruction du cas et les conclusions de la Commission d'appel
des brevets et décidé que les nouvelles revendications 1 et 4, et les revendi-
cations 5, 6, 7 et 8 devaient être acceptées. Je rejette néanmoins les revendi-
cations 9 et 10 de même que la revendication 10 proposée. Le demandeur a six
mois pour apporter les modifications proposées et pour supprimer les revendications
9 et 10 ou pour faire appel de cette décision conformément à l'article 44 de la Loi
sur les brevets.
Le Commissaire des brevets
J.H.A. Gariépy
Fait à Hull (Québec)
ce 22 décembre 1976
Agent du demandeur
Smart & Biggar
Case postale 2999, succursale D
Ottawa, Ontario