DECISION DU COMMISSAIRE
DIVULGATION SUFFISANTE: ARTICLE 36 - Diazacycloalcènes
Le requérant a revendiqué plusieurs méthodes de fabrication de nouveaux composés
chimiques qui ont une application médicale. L'examinateur désirait restreindre
le requérant à une seule méthode, arguant que les autres méthodes n'avaient pas
fait l'objet d'une divulgation suffisante. En raison des circonstances particu-
lières, à l'affaire, il a été décidé que les preuves à l'appui de la demande
étaient suffisantes.
Rejet: Renversé.
Le rejet final de la demande de brevet 090785, classe 260-263 déposée le 14 août
1970 par Farbwerke Aktiengesellschaft, qui agissait à titre de cessionnaire de
Robert Rippel et autres, a été soumis à la Commission d'appel des brevets pour
qu'elle l'étudie. L'invention s'intitule "2-(thyényl-3/-amino)-1, 3 diazacycloalcènes
et leur procédé de fabrication". A la demande du requérant, on a tenu une audience
à laquelle Mad. M. Morency et M. David M. Rogers, C.R. représentaient le requérant.
Dans sa décision, l'examinateur a rejeté la revendication 1 en raison de l'article
36 de la Loi sur les brevets, parce que la divulgation était insuffisante pour
appuyer tout l'objet de ladite revendication. L'examinateur a également invoqué
l'article 41(1) car quelques-uns des procédés revendiqués n'étaient pas "décrits
en détails" dans la demande. Les procédés sont ceux des parties c, d et e de la
revendication 1 qui se lit comme suit.
Procédé de préparation de 2-(thienyl-3/-amino)-1, 3-diazacycloalcènes
de formule générale
<IMG>
où R1, R2 et R3 représentent de l'hydrogène, un alcoyle de faible
poids moléculaire, un halogène, un radical cyanure ou un radical
phényle, R2 et R3 pouvant également constituer ensemble une
chaîne triméthylene ou tétraméthylène, et où Z représente un
radical alcoylidène à chaîne linéaire ou ramifiée, comportant de
2 à 4 atomes de carbone, dont 2 à 3 font partie d'un cycle,
où
(a) un sel de thienyl-3-isothiuronium, thiourée, guanidine,
nitroguanidine, ou cyanamide de formule II
<IMG>
où R1, R2 et R3 ont la signification donnée ci-devant et
où R représente le groupe
<IMG>
-CN (e)
où R5 représente un alcoyle de faible poids moléculaire
et X un anion acide - réagit avec un alcoylidène-diamine
de formule III
H2N-Z-NH2, III
où Z a la signification donnée ci-devant - ou un monosel
de ce produit,
(b) un N-(3'-thienyl)-N' -aminoalkyl-thiourée
<IMG>
où R1, R2 et R3 ont la signification donnée ci-devant et
A représente de l'oxygène ou du soufre - subit une
cyclisation,
(c) un aminothiophène de formule V
<IMG>
où R1, R2 et R3 ont la signification donnée ci-devant
- réagit avec du 2-alkylmercapto-1, 3-diazacycloalcène
de formule VI
<IMG>
où R5 et Z ont la signification donnée ci-devant - ou
un sel de ce produit.
(d) on fait réagir un aminothiophène de formule V avec un
chlorure de bis-(2-oxo-1, 3-diaza-cycloalkyl)-phosphrine
de formule VII
<IMG>
où Z a la signification donnée ci-devant, ou
(e) un thiophène-3-isocyanure-dihalogénure de formule VIII
<IMG>
où R1, R2 et R3 ont la signification donnée ci-devant
et où HaI représente du chlore ou du brome - réagit avec
un alcoyliolène-diamine de formule III.
Bien que l'introduction de la revendication 1 implique qu'un seul procédé est
revendiqué, il existe un grand nombre de procédés différents pour fabriquer
certains diazacycloalcènes. Lesdits alcènes possèdent des propriétés hypotensives
qui ont une application médicale.Il est donc possible d'invoquer l'article 41.
Dans la divulgation de l'invention, le requérant donne quelques exemples des
procédés (a) et (b), mais aucun pour les procédés (c), (d) et (e).
Dans sa décision, l'examinateur exprimait son opposition en affirmant notamment:
"Je maintiens le rejet des variations c, d et e de la revendica-
tion 1 parce que la divulgation n'est pas suffisante. Elle ne
respecte pas les exigences de l'article 36(1) concernant les
variations c, d et e et n'appuie donc pas suffisamment les reven-
dications, particulièrement aux termes de l'article 41(1) qui vise
à limiter le monopole des médicaments aux seuls procédés "décrits
en détails".
La divulgation de l'invention ne contient la description d'aucun
composé particulier fabriqué selon l'une des méthodes rejetées.
Si je me reporte à un paragraphe de la dernière décision qui ne
semble pas avoir été bien interprété je constate que: "Contraire-
ment à l'opinion du requérant, la divulgation ne fournit pas "la
description nécessaire pour permettre à un homme de métier d'arriver
auxdites variations". Les procédés ne sont pas à proprement parler
décrits. "
La divulgation n'indique pas la manière dont les variations rejetées
devraient être modifiées afin d'obtenir le résultat désiré et par
conséquent ne démontre pas l'utilité de la préparation des composés
revendiqués ni même la possibilité de réalisation d'une telle prépa-
ration. Les grands écarts de température et les multiples solvants
mentionnés ne constituent pas des informations mais plutôt une
absence d'information précise et; on ne communique donc au public
rien qu'il ne sache déjà.
Un brevet ne constitue pas une invitation à expérimenter et la
divulgation, relativement aux variations rejetées, ne suffit à
empêcher les personnes intéressées à se livrer à des expériences
afin de déterminer les manières d'aporter les méthodes et ce, sans
aucune garantie de succès.
Le concept selon lequel un procédé tire sa brevetabilité de celle
du produit ne constitue pas une exemption à l'article 36(1). La
décision d'accorder tous les procédés suggérés, rendrait totalement
inefficace l'article 41(1) car il suffirait d'incorporer une liste
complète des méthodes connue, comme substitut à la méthode employée
dans la synthèse originale: l'article 41(1) perd toute valeur si
une revendication concernant un composé couvre toutes les méthodes.
Dans sa réponse du 28 novembre 1974, le requérant présentait notamment le point
de vue suivant:
"Tous les procédés sont des réactions chimiques traditionnelles qui
tirent leur caractère brevetable de l'utilité nouvelle et non
évidente des produits de la formule mentionnée ci-dessus. Ce prin-
cipe est tout-à-fait conforme à la décision que la Cour suprême a
rendu dans l'affaire Ciba c. le Commissaire des brevets (1959) SCR 378.
Comme on le mentionnait précédemment, lesdites réactions étaient
considérées comme des réactions chimiques traditionnelles avant le
dépôt de la demande de brevet. Il est évident que ces réactifs n'a-
vaient jamais été auparavant mis en réaction ensemble puisque cela
viendrait à l'encontre de la nouveauté des procédés, mais des
réactifs semblables l'avaient effectivement été.
La variation c concerne la mise en réaction d'un composé de la
formule V avec un composé de la formule VI. Cette réaction est
mentionnée à la page 6 de la divulgation à partir de l'avant-
dernière ligne de la page 6 jusqu'à la ligne 15 de la page 7.
On y donne des instructions portant sur divers paramètres du
procédé. En outre, la page 7 contient le procédé de préparation
du produit de base de la formule VI.
Le requérant cite alors plusieurs publications selon lesquelles on avait déjà
utilisé des réactions semblables aux procédés c et d afin de fabriquer des
composés différents de ceux qui sont revendiqués. Lorsque le requérant commente
l'article 36(1), il déclare notamment:
Le requérant vous prie de croire que les exigences de l'article
36(1) ont été respectées dans la demande. L'invention concerne
des nouveaux procédés et leur utilité imprévue dans la fabrica-
tion de préparations pharmaceutiques. La demande décrit correcte-
ment et entièrement l'invention et l'usage prévu. Aux termes de
l'article 36, lorsqu'il s'agit d'un procédé, il est essentiel
d'exposer clairement les diverses phases du procédé et nous
l'avons fait pour chaque variation qui peut être utilisée pour
la préparation des nouveaux composés de l'invention. Nous avons
employé des termes complets, clairs, concis et exacts afin de
permettre à tout homme de métier qui connaît cette technique ou
cette science d'appliquer l'invention. Afin d'appuyer son
énoncé, le requérant avait joint une déclaration sous serment du
Dr. Leopold, professeur de chimie à l'université de Mainz d'Alle-
magne.
En se reportant à ladite déclaration sous serment, on remarqua
que le Dr. Horner a lu la divulgation de cette demande et qu'il
a utilisé les variations c, d et e du procédé pour préparer le
composé de l'exemple 1b, nommément 2-(4'-méthylthiényl-3'-amino)-1,
3-diazacycloalcènes-(2). Le bloc-note du Dr. Horner fait partie de
la déclaration sous serment. Il est à noter que le Dr. Horner croit
que la divulgation est suffisante pour permettre à un chimiste
expérimenté d'utiliser les variations c, d et e pour produire les
nouveaux composés.
Le requérant ne connaissait sans doute pas l'obligation d'inclure
des exemples pour appuyer une revendication de procédé. Dans
l'affaire Gilbert c. Sandoz; 64 CPR 14, la Cour de l'Échiquier a
frappé de nullité une revendication car aucun exemple spécifique
relatif au procédé revendiqué n'était donné dans la divulgation.
Cependant, en renversant cette décision, la Cour suprême affirmait
notamment:
"Selon moi, ceci n'est pas très important, étant
donné que le "procédé de condensation" n'est pas
revendiqué comme étant nouveau, et on ne peut nier
qu'un chimiste compétent aurait pu appliquer avec
succès ledit procédé sans disposer de plus d'infor-
mations que la description générale en contient
elle-même". (Sandoz c. Gilcross 8 CPR (2) 216).
Il est à noter que M. le juge Pigeon qui a rendu la sentence de la
Cour suprême considérait le procédé comme étant "décrit" même s'il
n'était pas appuyé par des exemples".
Ce dernier point est extrêmement important parce que l'examinateur
a soutenu que la divulgation de la demande n'était pas suffisante
pour appuyer les revendications, spécialement à cause de l'article
41(1) qui vise à limiter le monopole des médicaments aux seuls
procédés "décrits en détails". Le requérant soutient respec-
tueusement que chacune des variations c, d et e du procédé a
été décrite en détails et considère que la décision de la Cour
suprême dans l'affaire Sandoz c. Gilcross vient appuyer sa
présentation.
Lorsqu'il refute les objections de l'examinateur, le requérant déclare:
"Le requérant soutient que la divulgation indique certainement
le mode d'adaptation particulier des variations c, d et e qui
est nécessaire pour obtenir le résultat désiré. Cette position
est appuyée par la déclaration du Dr. Horner, "l'homme de métier"
à qui est destiné le mémoire descriptif du brevet. Un exemple
n'est pas nécessaire pour démontrer l'utilité de ces procédés
ou leur possibilité de réalisation et il n'y a aucun règlement
ou décision judiciaire qui oblige de citer des exemples.
L'examinateur a également soutenu que les très grands écarts
de température de même que les très nombreux solvants ne
constituaient pas en soi des informations mais plutôt une absence
d'informations précises. Le public n'en connaissait donc pas
plus qu'auparavant. Le requérant n'a jamais prétendu que les
procédés des variations c, d et e étaient des nouveaux procédés
chimiques mais simplement des procédés qui étaient classifiés
au moment du dépôt de la demande de brevet. Cependant, on n'avait
jamais mis ces procédés en réaction avec les divers réactifs pour
préparer les nouveaux composés de l'invention, lesquels ont une
utilité imprévue comme préparations pharmaceutiques. Si on con-
sidère l'ensemble de la divulgation, le public connaît des
éléments qui lui étaient inconnus auparavant, c'est-à-dire les
composés et leur utilisation.
et
L'examinateur a soutenu qu'un brevet ne constituait pas une
invitation à expérimenter et que la partie de la divulgation qui
traitait des variations rejetées n'était pas suffisante pour
empêcher les personnes intéressées de se livrer à des expériences
pour déterminer les véritables modes d'adaptation de la méthode
et ce, sans véritable garantie de réussite. Le requérant prétend
que la divulgation est suffisante pour permettre à un homme de
métier d'appliquer l'invention et ce ne sont uniquement que ces
éléments et c'est là tout ce qui est nécessaire.
M, le juge MacLean dans l'affaire BVD c. Canadian Celanese 1936, Cour de
l'Échiquier 140, soutenait notamment:
"Dans tous les cas où le mémoire descriptif d'un brevet explique
suffisamment en détails une invention pour permettre à un
"homme de métier" d'utiliser l'invention, même s'il est nécessaire
de se livrer à quelques expériences, le brevet sera valide aussi
longtemps que lesdites expériences ne feront pas appel à la
faculté inventive".
et
L'examinateur a également mentionné que si l'on devait
accepter tous les procédés suggérés, l'article 41(1) pourrait
devenir totalement inefficace car il suffirait d'ajouter une
liste complète des méthodes connues comme substituts de la
méthode employée dans la synthèse originale. Le requérant
n'a pas seulement évoqué des procédés il les a décrits. Les
revendications de la demande ne décrivent pas toutes les
méthodes mais seulement cinq méthodes qui ont été mentionnées
dans la divulgation afin de permettre à un homme de métier
d'appliquer l'invention.
Il s'agit maintenant de déterminer si la divulgation est suffisante et permet
la revendication de certains procédés. Dans le cas présent, l'élément principal
de l'invention est le produit et c'est en fonction de celui-ci que les revend
dications de procédé doivent acquérir leur ingéniosité inventive. Comme le
requérant l'a déjà mentionné: "tous les procédés constituent des réactions
chimiques classiques et tirent leur caractère brevetable de l'utilité nouvelle
et imprévue des produits..." Il mentionne à l'appui l'affaire Ciba c. le
Commissaire des brevets (1959) S.C.R. 378. Le requérant a affirmé qu'il existait
d'autres méthodes de fabrication des produits (réponse du 28 novembre 1974, p. 7),
mais la revendication 1 concerne les méthodes pratiques que l'on emploierait
généralement pour les fabriquer. C'est donc une revendication qui concerne toutes
les méthodes connues pour fabriquer ces produits et elle est presque une reven-
dication pour un procédé de fabrication des nouveaux composés selon toutes les
méthodes connues qui pourraient être employées pour leur fabrication. Elle
n'empêcherait pas les autres personnes de fabriquer les produits si elles avaient
l'intention d'élaborer de nouvelles méthodes inventives pour les préparer mais
contrôlerait toutes les méthodes utiles de fabrication des composés. Nous devons
aussi déterminer si l'article 41 permet à un requérant de déposer des revendi-
cations aussi larges.
Lorsque la Cour de l'Echiquier a statué sur l'article 36 (qui était alors
l'article 35) dans l'affaire RCA contre Raytheon (1956-1960) EX. C.R. 98 à 109,
elle a indiqué que la divulgation qu'imposait l'article à l'inventeur est une
lourde tâche.
On soulignait notamment, à la page 108:
L'un des principes essentiels de la législation sur les brevets
est qu'un inventeur ne peut revendiquer valablement un élément
qu'il n'a pas décrit. Selon la terminologie employée, la
divulgation du mémoire descriptif doit appuyer les revendications.
Sinon, les revendications sont nulles. En outre, il doit y avoir
divulgation et description, si l'on veut que la revendication
d'une invention soit valide....
Les juges indiquent également:
"L'objet de cette exigence est qu'une fois la période du monopole
expirée, le public devra être en mesure, ne disposant que du
mémoire descriptif, d'utiliser avec succès l'invention de la même
façon que l'inventeur peut le faire au moment de sa demande."
Le même principe se retrouve dans les affaires suivantes: Noranda Mines c. Minerals
Separation (1947) Ex. C.R. 306 à 316; French's Complex Ore c. Electrolytic Zinc
1930 S.C.R. 462 à 470, B.V,D. c. Canadian Celanese 1936 Ex. C.R. 139 et 138 S.C.R.
22, Smith Incubator c. Sealing 1937 S.C.R. 251, Gilbert c. Sandoz (1971) 64
C.P.R. 7 à 42-45 et Rhône-Poulenc D. Ciba c. Gilbert 1966 Ex. C.R. 59 et 1967
S.C.R. 45.
Nous avons déjà examiné le problème de la suffisance de la divulgation lorsque
la demande 028123 a été présentée à l'attention de la Commission. Nos conclusions
avaient été publiées dans la Gazette des brevets du 11 novembre 1975 à partir de
la page 11. Nous estimons qu'il serait utile d'examiner de nouveau l'un des cas
mentionnés.
Dans l'affaire Gilbert c. Sandoz (citée plus haut) à la page 52, la Cour de
l'Échiquier avait déclaré qu'une revendication de procédé était nulle pour les
motifs suivants:
... l'article 36(1) stipule que le requérant doit décrire
l'invention et son application ou utilisation éventuelle.
Le public et le lecteur son t censés être capables de
consulter une description de l'invention qui a été faite
par l'inventeur lui-même. Si l'inventeur affirme qu'un
groupe de prénothiazines substitués peut être fabriqué par
un type connu de réactions chimiques, et ne fait qu'indiquer,
selon moi, ce qui est déjà connu, dans une affirmation générale,
et il ne dit pas qu'elle a été appliquée d'une façon particu-
lière en utilisant des matériaux particuliers et qu'il a
constaté que c'était là une méthode pratique de produire une
nouvelle substance utile connue sous le nom de thioridazine.
La Cour Suprême du Canada a cependant renversé la décision du tribunal inférieur
en se basant sur le point suivant (1974 S.C.R. 1336 à 1344):
... A mon avis, ceci n'est pas très important étant donné que
le procédé de "condensation" n'est pas revendiqué comme étant
nouveau et il n'est pas exclu qu'un chimiste compétent qui
utiliserait seulement les connaissances générales disponibles,
pourrait appliquer avec succès l'invention sans disposer de
plus d'information que celles de la description générale. On
ne peut nier en outre que le procédé bromo-éthane peut être
utilisé avec succès en fonction des directives et des réactifs
décrits à l'exemple 1 qui illustre l'application du procédé
relativement aux composés du chloro-éthane. Ainsi, la seule
objection qui peut être soulevée contre l'insuffisance de la
description des moyens de réaliser l'invention par le procédé
de chloro-éthane, bien que tout chimiste compétent saurait
qu'il doit s'y attendre; étant donné qu'aucune anomalie dans
le comportement du composé bromo-éthane au cours de la
réaction n'a été mentionnée."
Nous citerons aussi le passage suivant de notre décision antérieure:
"Comme il a été soutenu dans l'affaire Riddel c. Patrick
Harrison (1956-1960) Ex. C.R. 213 à 253, il n'est pas nécessaire
qu'un inventeur limite ses revendications "aux éléments décrits
en détails dans le mémoire descriptif et illustrés dans les
dessins annexés" mais l'inventeur peut déposer des revendications
aussi larges que des hommes de métier le feraient normalement.
Nous ne pensons pas que l'article 36 permette de refuser les
revendications 20 à 30 pour les raisons susmentionnées.
Dans l'affaire qui nous préoccupe, le requérant a déposé une déclaration
sous serment du Dr. Leopold Homer selon laquelle la divulgation est suffisante
pour permettre à un chimiste expérimenté d'utiliser les variations (c),(d) et
(e) ainsi que des copies d'articles, dont la date est antérieure au dépôt de la
demande de brevet, qui démontrent qu'on a utilisé des méthodes pour fabriquer
d'autres composés. Cette question ressemble sous certains aspects à l'affaire
Gilbert c. Sandoz. Par conséquent, nous sommes d'avis que la divulgation des
méthodes (c), (d) et (e) est adéquate et que le rejet basé sur l'article 36 ne
devrait pas être maintenu. Nous sommes d'accord pour affirmer que des "hommes
de métier" pourraient fabriquer facilement les composés désirés en utilisant n'im-
porte laquelle des trois méthodes mentionnées.
Examinons maintenant le deuxième élément de l'objection de l'examinateur. Pour
ce faire, nous devons nous reporter au paragraphe 1 de l'article 41 de la Loi
sur les brevets:
Lorsqu'il s'agit d'invention couvrant des substances préparées
ou produites par des procédés chimiques et destinées à l'ali-
mentation ou à la médication, le mémoire descriptif ne doit pas
comprendre les revendications pour la substance même, excepté
lorsque la substance est préparée ou produite par les modes ou
procédés de fabrication décrits en détails et revendiqués ou
par leurs équivalents chimiques manifestes. (nous soulignons)
L'examinateur estime qu'il suffirait, pour rendre cet article totalement
inefficace, d'ajouter une liste complète des méthodes connues comme substituts
de la méthode employée dans la synthèse originale. Cette disposition serait
complètement inutile. Il perdrait toute raison d'être si une revendication
concernant le composé couvrait toutes les méthodes de fabrication dudit composé.
Nous avons déjà parlé de l'affaire Gilbert c. Sandoz où l'invention était égale-
ment régie par l'article 41. Lorsque la Cour suprême a jugé que le procédé de
fabrication des dérivés du bromine était valable elle a affirmé implicitement
que la revendication respectait l'article 41.
Dans l'affaire Hoechst Pharmaceuticals c. Gilbert (1965) 1 Ex. C.R. 710 et 1966
S.C.R. 189, la Cour de l'Echiquier et la Cour suprême ont examiné les revendica-
tions de plusieurs procédés de fabrication pour des nouveaux produits pharmaceuti-
ques. Le tribunal de juridiction inférieure a fait les observations suivantes:
(à la page 720)...
(à la page 720)...Nous avons par la suite plusieurs pages qui
contiennent une description générale des méthodes - toutes très
bien connues des chimistes - de même qu'une description de
divers produits de base dont il est dit que beaucoup d'entre
eux qui peuvent être utilisés dans le procédé présent ont fait
l'objet de communications. Jusqu'à la fin de cette partie de
la divulgation, il n'y a aucun élément pour indiquer l'existence
d'une invention brevetable. Car ce n'est pas faire preuve
d'esprit inventif que d'appliquer des méthodes connues à des
matériaux connus ou certains autres genres de matériaux, même
si personne n'a appliqué ces méthodes auparavant à ces matériaux
particuliers et même si l''on assiste à la création d'un nouveau
produit. Pour qu'il y ait invention brevetable, un produit
outre qu'il est nouveau, doit être utile aux termes de la ter-
minologie des brevets et ce n'est que si ces deux critères sont
respectés que les produits et leur procédé de fabrication peu-
vent faire l'objet d'un brevet. Se reporter aux commentaires
de J. Jenkins dans l'affaire Re May & Baker et autres (65 R.P.C.
255 à 281)
et à la page 726
... Dans le cas de chaque brevet, la méthode de fabrication des
urées mentionnée dans la revendication 1 n'était pas nouvelle
et le brevet mentionne que beaucoup des produits de base étaient
déjà connus. Lors du procès, on admit que tous les produits
de base étaient déjà connus. Face à une telle situation les
principes énumérés par J. Jenkins, dans l'affaire Re May & Baker
(cité plus haut) et repris par le Cour suprême du Canada dans la
cause Commissaire des brevets c. Ciba Ltd (1959 S.C.R. 378)
semblent s'appliquer.
Par la suite, le tribunal a déclaré que les revendications étaient nulles
"parce qu'excessivement générales"' et qu'on ne pouvait dire que tous ou
presque tous les membres de la catégorie des urées sulphonyles définies
possédaient un caractère utilitaire inconnu auparavant. (p. 731) Les conclusions
semblent impliquer dans le cas présent qu'en l'absence de revendications excessives
et si l'on peut affirmer que presque tous les membres de la catégorie possèdent
l'utilité requise, les revendications concernant les procédés seraient valides.
La Cour suprême l'a affirmé de cette manière: (p, 191)
"Il est admis que la tolbutamine, en elle-même, pourrait avoir
fait l'objet d'un brevet valide si on l'avait revendiquée ainsi
lorsqu'elle est préparée ou produite par les méthodes ou
procédés de fabrication décrits et revendiqués spécialement
dans le brevet ou par leur équivalent chimique manifeste." (nous
soulignons.)
Dans la demande que nous examinons présentement, on ne s'est pas opposé à l'étendue
de la catégorie de produits faits par les procédés et cette question n'est pas
pertinente. Il serait également utile de tenir compte des conclusions de
l'affaire Boehringer Sohn v Bell Craig 1962 Ex. C.R. 201 où l'on a examiné les
implications de l'expression "décrits et revendiqués en détails" à l'article 41,
paragraphe 1. Ainsi à la page 235 on soutient notamment:
Lorsque l'article 41(1) s'applique... il stipule que la revendi-
cation concernant la substance doit être limitée à cette même
substance lrosque cette dernière est préparée ou produite par
les méthodes ou procédés (a) qui ont été décrits en détail et
(b) revendiqués en détails ou (c) par les équivalents chimiques
manifestes des méthodes ou procédés qui ont été décrits et
revendiqués en détail.
Nous constatons donc que la seule restriction de la revendication
8 se retrouve dans les mots suivants "lorsque produite par les
procédés de revendication 1, 2 et 3 ou un équivalent chimique
manifeste". Lorsque nous examinons la revendication 1 pour
découvrir quel procédé de fabrication ou de production du 2-phényl-
3-méthylmorpholine est revendiqué, nous constatons qu'il ne s'agit
pas d'une revendication pour un procédé de préparation de ladite
substance mais plutôt d'une revendication pour un procédé de
préparation d'une large catégorie de substances. Et la substance
étudiée ne fait que partie de cette catégorie. A mon avis, la
revendication 1 ne concerne pas un procédé de production du
2-phényl-3-méthylmorpholine même si cette dernière substance fait
partie de la catégorie parce qu'il est évident qu'on ne peut
utiliser toutes les substances de la catégorie des produits de
base pour fabriquer 2-phényl-3-méthylmorpholine. La revendication
n'indique pas quel produit de base peut être utilisé pour fabriquer
du 2-phényl-3-méthylmorpholine. Donc, ladite revendication
n'énumère pas distinctement ou explicitement un procédé de
production de cette substance et, nous revenons aux commentaires
formulés sur la revendication 1 selon lesquels, elle ne concerne
pas l'invention de 2-phényl-3-méthylmorpholine mais porte
seulement sur l'invention présumée du procédé de production de la
catégorie de substance. Dans l'affaire Winthrop Chemical Co. Inc.
c. Commissaire des brevets, le Cour suprême a soutenu que: "on ne
peut tenir compte d'une revendication pour une substance tombant sous
le coup du paragraphe 1 de l'article 41 à moins qu'une revendication
ne soit formulée à l'égard du procédé de production", selon le juge
Martland dans l'affaire Parke Davis Co. c. Fine Chemicals of Canada,
Ltd: "un procédé implique l'application d'une méthode à un produit
ou des produits" selon Martland dans l'affaire du Commissaire des
brevets c. Ciba Ltd.
On retrouve les commentaires suivants à la page 237:
Relativement à la même présentation, on a souligné qu'en vertu de
l'article 41(1), la revendication ayant trait au 2-phényl-3-méthylo-
morpholine doit être limitée non seulement à cette substance lorsque
cette dernière est préparée selon les méthodes ou procédés qui ont
été décrits en détails ou leurs équivalents chimiques mainifestes, et
que la revendication ayant trait à cette substance de la revendica-
tion 8 n' est pas limitée aux méthodes et procédés qui ont été
décrits en détails. A mon avis, ce principe soulève une objection
incontestable contre la validité de la revendication 8. Selon moi,
les seuls procédés de préparation du 2-phényl-méthylomorpholine de
qui l'on peut dire qu'ils sont décrits en détails dans le mémoire
descriptif sont ceux des exemples 2 et 9. L'exemple 2 décrit un
procédé de production de 2-phényl-3-méthylmorpholine grâce à la
dissolution de B-phényl-à-méthyl-B, hydrochlorure de B-dihydroxy-
diéthylamine dans une certaine quantité d'acide sulphurique concentré
en laissant le mélange à la température de la pièce pendant une nuit
entière, fabriquer ensuite l'alkaline et procéder à l'extraction.
L'exemple 9 décrit un procédé selon lequel le même hydrochlorure de
tiéthanol - amine est chauffé avec 10% d'acide hydrochlorique pendant
6 heures dans un bain d'eau et le produit est alors traité "de la
manière habituelle".
La revendication relative au 2-phényl-3-méthylmorpholine de la
revendication 8 n'est pas limitée à la substance qui est préparée
ou produite grâce à ces 2 procédés ou leurs équivalents chimiques
manifestes. Cette revendication n'est même pas restreinte à cette
substance qui est produite par les procédés décrits en termes
généraux, comme on le mentionnait auparavant dans le mémoire
descriptif, ou leurs équivalents chimiques manifestes, car les
procédés ainsi décrits consistent uniquement à: (a) introduire un
diéthanolamine de la catégorie, sans chauffer, dans une certaine
quantité d'acide sulphurique concentre (96%); ou (b) traiter le
mélange avec de l'acide dilué à une température modérée. Ainsi,
même si, contrairement à ce que je crois, la description générale de
ces procédés pouvait être considéré comme étant suffisamment précise
pour respecter les exigences de l'expression "décrits en détails"
aux termes de l'article 41(1), et même si la revendication 1 concer-
nait véritablement un procédé de préparation ou de production de
2-phényl-3-méthylmorphine, la revendication 8 ne respecterait
toujours pas les exigences du paragraphe de la loi
Chercher à limiter la partie de la revendication 8 qui traite de
la substance en mentionnant uniquement la substance lorsqu'elle est
préparée selon le procédé de la revendication ou un équivalent
chimique mainfeste équivaut à ne pas tenir compte de l'exigence de
l'article 41(1) en vertu de laquelle la revendication peut être
limitée aussi bien à la substance "lorsqu'elle est préparée ou
produite par les méthodes ou procédés de fabrication décrits en dé-
tails.., ou par leurs équivalents chimiques manifestes". Comme nous
l'avons fait remarquer précédemment, la revendication n'est pas
limitée, comme l'est la description à l'utilisation de l'acide
sulphurique concentré à la température de la pièce et l'utilisation
de l'acide dilué à des températures médérées ni à la cyclisation de
la morpholine par l'action de l'acide sur la diéthanolamine. Je ne
crois pas non plus que tout ce qui est compris dans la revendication
1 le soit nécessairement dans les procédés du mémoire descriptif ou
leurs équivalents chimiques manifestes". La revendication 8 est
donc plus large que ne le permet l'article 41(1) et par conséquent
nulle.
La Cour suprême a confirmé (1963 S.C.R. 410) l'une des raisons invoquées par le
tribunal de première instance, sans se prononcer toutefois sur les autres motifs,
en soutenant que la revendication concernant le procédé était trop large et donc
nulle et que la revendication concernant le produit l'était également parce qu'elle
découlait de la première revendication. A la lumière de ses conclusions dans
l'affaire Gilbert c. Sandoz (cité plus haut), nous croyons toutefois qu'il n'est
pas nécessaire d'illustrer en détails chaque méthode revendiquée. Toutefois, le
"procédé même" de fabrication d'un produit doit être revendiqué dans tous les cas
où l'article 41(1) s'applique avant de revendiquer le produit lui-même. Comme
la Cour suprême l'affirme dans l'affaire Boehringer (p. 414):
... Le paragraphe (1) de l'article 41 visait à imposer des
restrictions strictes sur les revendications concernant les
substances produites selon des procédés chimiques et destinées
à l'alimentation ou la médication. Une telle substance ne
peut être revendiquée en elle-même. Elle ne peut être reven-
diquée que lorsqu'elle est produite selon un procédé de
fabrication particulier. Le demandeur doit non seulement
revendiquer la substance mais le procédé même de fabrication...
(nous soulignons)
Dans l'affaire qui nous intéresse actuellement, chaque revendication de produit
dépend de la revendication de procédé de production. La question de la présenta-
tion de revendications excessives n'a pas été soulevée et ne semble pas se poser
dans le cas présent. Dans tous les cas, la revendication qui a été refusée
concernait le procédé et non le produit à l'égard duquel il serait plus approprié
de formuler des objections pour ne pas avoir été revendiqué en détails.
Dans l'affaire Société Rhône-Poulenc c. Gilbert, 1967 S.C.R. 5, la Cour suprême
n'a exprimé aucune réticence quant à la revendication des méthodes multiples
lorsque l'article 41 est en cause et que toutes les méthodes sont connues. La
Cour soutient notamment à la page 48:
L'article 41(1) vise toute substance produite par 3 méthodes
ou procédés. L'article 41(1) permet une telle situation et
n'oblige pas la présentation de 3 demandes distinctes pour la
même substance, c'est-à-dire une demande pour chaque procédé....
Par la suite, le brevet a été jugé nul (1967, 35 F.P.C. et 1968 S.C.R. 950) à
cause de revendications excessives et parce que la catégorie de substances
revendiquée était trop large pour l'invention en question et parce que beaucoup
des composés revendiqués n'étaient pas utiles sur le plan thérapeutique. Ce n'est
toutefois pas l'objection qui a été invoquée pour rejeter la demande. La Cour
de l'Echiquier a également jugé que la divulgation de l'utilisation thérapeutique
des substances revendiquées n'était pas suffisante, objection qui aurait pu
être avancée, mais nous devons l'écarter étant donné que les examinateurs ont
accepté implicitement les méthodes (a) et (b) et les revendications de produits
qui en dépendent.
Dans l'affaire Boehringer Sohn c. Bell-Craig (1962) Ex. C.R. 201 et (1963) S.C.R.
410 le juge Martland a formulé les commentaires suivants sur l'article 41 à la
page 414, en prononçant le jugement de la Cour suprême:
... le paragraphe visait à imposer des limites strictes aux
revendications concernant les substances produites grâce à des
procédés chimiques et destinées à l'alimentation ou à la
médication. Il est impossible de revendiquer une telle
substance en elle-même. Elle ne peut être revendiquée que
lorsqu'elle est produite selon un procédé spécial de fabliau-
timon. Le requérant doit non seulement revendiquer la substance
mais aussi le procédé de fabrication. Afin de respecter le
paragraphe en question, de la loi il doit donc déposer deux
revendications distinctes. A mon avis, le requérant doit donc
formuler des revendications valides à la fois pour le procédé
et la substance pour être en mesure de revendiquer avec succès
la dernière substance. Si on interprétait le paragraphe en
laissant sous-entendre qu'il suffit de déposer une revendais-
timon pour le procédé, qu'il soit valable ou non ce serait aller
à l'encontre de l'objectif du paragraphe. Une personne qui
revendique une substance aux termes du paragraphe, en s'appuyant
sur une revendication de procédé non valable ne se trouve pas
dans une meilleure position que le défendeur dans l'affaire
timon (Commissaire des brevets contre timon chemina 1948
8 C.R. 46). Le demandeur avait alors déposé des revendications
qui n'étaient pas assez larges. Dans le présent cas, le
demandeur a déposé des revendications trop larges...
Il est évident qu'il doit exister une revendication de procédé qui est valable.
Dans l'affaire Boehringer, le tribunal a jugé que la revendication de procédé
était nulle, non pas parce que le procédé n'était pas suffisamment décrit mais
parce qu'il était trop large car il englobait un grand nombre de composés qui
n'avaient pas le caractère utilitaire qu'on leur prêtait. Dans le cas qui nous
intéresse actuellement, l'examinateur n'a pas formulé ce genre d'objection. La
portée de la revendication sur les produits est beaucoup plus restreinte, et fait
plus important encore l'étendue des éléments revendiqués est appuyée par de
nombreux exemples de composés de cette catégorie qui possèdent l'utilité désirée
et qui sont assez nombreux dans l'affaire Boehringer. Dans ce cas, il est
probable qu'un "nombre important des substances imaginables faisant partie de la
catégorie définie" (Boehringer, p. 413) ont le caractère utilitaire mentionnée
dans le mémoire descriptif.
S'il est interdit au requérant de protéger son invention en revendiquant les modes
de fabrication mainfestes qui sont divulgués, il existe une certaine marge entre
l'invention divulguée et les éléments couverts par les revendications et le brevet
pourrait être aussi inutile que s'il n'était pas reçu. Tous auraient le droit
d'utiliser l'invention dans le domaine qui n'est pas protégé. (Burton Parson c.
Hewlett Packard, S.C.C., 17 C.P.R. (2) 97 à 106). Dans la même page, la Cour a
refusé d'approuver une objection selon laquelle les revendications couvraient
"toutes les réalisations pratiques", laissant à l'homme de métier la tâche de
définir les détails de l'invention.
Dans l'affaire Boehringer Sohn c. Bell Craig 1962 Ex. C.R. 201 à 235 (affd. 1963
S.C.R. 410) nous constatons également que l'article 41(1) stipule que les revendi-
cations concernant les substances soient limités à cette substance lorsqu'elle
est préparée ou produite par les méthodes ou procédés qui ont été (a) décrits en
détails et (b) revendiqués ou (c) par leurs équivalents chimiques manifestes des
méthodes ou procédés qui ont été décrits et revendiqués en détails." (nous souli-
gnons).
Voici les conclusions que nous pouvons tirer de ces différents cas par rapport à
la question que nous étudions présentement:
(1) Une revendication de procédé n'est pas valable si elle englobe
la production d'espèces non opérationnelles, ou si elle est si large
qu'il est fort improbable qu'un nombre important des substances
fabriquées à l'aide de ce procédé ne possèdent pas l'utilité requise
qui est revendiquée. La revendication ne peut être purement théorique
ni englober un grand nombre de composés qui n'ont jamais été préparés.
(2) Lorsque l'article 41 s'applique, le requérant peut seulement
revendiquer les méthodes qui sont décrites en détail ou celles qui, si
elles ne sont que mentionnées permettraient à un homme de métier de
les appliquer facilement.
(3) Un composé chimique régi par l'article 41 ne peut être revendiqué
que lorsqu'il dépend d'une revendication relative au procédé qui sert
à le préparer. Si le composé chimique dépend, d'une revendication de
procédé, trop large, cela est malheureux.
A notre avis, il est également très important que la divulgation originale indique
clairement que le procédé a été utilisé et fonctionne. Ne mentionner qu'un procédé
"possible" pour la préparation des produits relèverait de la théorie et par le fait
même ne respecterait pas toutes les exigences. Dans le cas de la présente divul-
gation, indiquer clairement que le procédé a été utilisé et fonctionne. Par
exemple, nous retrouvons dans la description détaillée du procédé (e) à la page 7
du mémoire descriptif, les solvants employés, les températures utilisées et des
renseignements sur la réaction.
Par conséquent, nous sommes d'avis que la revendication 1 ne devrait pas être
rejeté pour les motifs avancés et nous recommandons de renverser la décision de
refus. Cependant, cette décision ne doit pas être interprété comme signifiant
que les revendications larges sur les procédés seront toujours acceptées, ni
qu'elles sont acceptables lorsque la situation est différente ni qu'il n'existe
pas d'autres motifs de refus. Dans plusieurs cas, les revendications larges des
procédé qui tirent leur brevetabilité de l'utilité nouvelle et non évidente de
leur produit pourraient être contestables comme étant purement théoriques, si elles
englobent la production d'un si grand nombre de composés qu'il est douteux qu'ils
aient tous la même utilité, s'il est évident que bon nombre des composés n'ont
jamais été préparés ou s'il y a divulgation insuffisante de la façon dont les
composés ont été employés. Toutefois, ces objections n'ont pas été formulées
contre la revendication 1.
Le président de la
Commission d'appel
Gordon Asher
Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et ordonne que
la revendication 1 ne puisse être refusée pour les motifs énumérés dans la
décision de l'examinateur. La demande doit être retournée à l'examinateur qui
en reprendra l'examen.
Le Commissaire des brevets
J.H.A. Gariépy
Fait à Hull (Québec)
le 19ième jour d'août 1976
Mandataire du requérant
Rogers, Bereskin & Parr
Case postale 100
401, rue Bay
Toronto 1, (Ontario)