DECISION DU COMMISSAIRE
DIVULGATION INSUFFISANTE ART 36(1): Seuls les composés perdus lors du conflit
sont brevetables.
L'invention revendiquée n'est pas adéquatement divulguée. La divulgation ne
révèle pas de modes synergiques inattendus, ni ne détaille suffisamment les
modes d'action, pas plus qu'elle ne décrit l'emploi ou l'effet de l'invention,
tel que prescrit à l'art. 36(1)
DECISION FINALE: Confirmée
*****************************
La demande de brevet no (181,566, catégorie 167/213, a été déposée le 30 avril
1970 par la maison CIBA Ltée, portant sur une invention de George deStevens et
Lincoln Harvey Werner, intitulée "3:3-DIHYDRO-1:2:4-BENZOTHIADIAZINE-1:1-
DIOXIDES et un procédé de fabrication". L'examinateur a définitivement rejeté
la demande le 8 janvier 1973 sous prétexte que le demandeur possédait déjà un
brevet canadien pour la même invention. Le demandeur a demandé, aux termes de
la Règle 46(5), une révision du rejet ainsi qu'à être entendu par la Commission
d'appel des brevets. L'audition a eu lieu le 8 mai 1974 et M. George Seaby y
représentait le demandeur.
Les revendications 1 et 9 illustrent la nature de l'invention revendiquée:
Rev.1 Une composition pharmaceutique contenant du 6-chloro-
3-chloromethyl-2-methyl-7-sulfamyl-3, 4-dihydro-1,2,4-
benzothiadiazine-1, 1-dioxide ou un sel pharmaceutiquement
acceptable allié à un agent hypotensif.
Rev. 9 Une composition pharmaceutique telle que décrite aux
revendications 1, 2 et 6, et comprenant également un
véhicule acceptable au point de vue pharmaceutique.
On peut donc voir que le demandeur revendique une composition consistant en une
benzothiadiazine particulière (et nouvelle) et un agent hypotensif, et dans
certains cas, la même composition alliée à un véhicule. La structure chimique
précise de la benzothiadiazine n'a aucune importance pour nous, et nous la men-
tionnerons donc ci-après sous le nom de "benzothiadiazine". Cette substance
possède des propriétés diurétiques , ce qui fait d'elle un médicament utile .
La demande porte sur une division de la demande no 789,817, devenue maintenant
le brevet no 851,197, qui a été accordé le 8 septembre 1970 au même demandeur.
Dans ce dernier brevet, on revendiquait le même produit, soit la benzothiadiazine.
Étant donné que l'article 41 s'appliquait, la revendication de la benzothiadiazine
dans le brevet se limitait à son procédé de préparation. Dans la présente demande,
le mélange diurétique ne se limite à aucun procédé de fabrication en particulier.
Il a été exposé, dans le brevet et dans la présente demande, que la benzothiadia-
zine pouvait être administrée à titre de médicament avec diverses substances
pharmaceutiques inertes (par exemple l'eau, les amidons, les alcools et le talc)
ou avec d'autres substances thérapeutiquement utiles, notamment les agents hypo-
tensifs (qui font diminuer l'hypertension). Les agents hypotensifs les plus
utilisés sont le rauwolfia, la réserpine et l'hydralazine.
Lorsqu'il a rejeté la demande, l'examinateur a précisé qu'il n'y avait aucune
invention dévoilée qui se rapporte au mélange de la genzothiadiazine à des agents
hypertensifs, si ce n'est l'invention portant sur la benzothiadiazine en elle-
même; il s'est de plus fondé sur l'audition tenue devant les tribunaux dans le
cas Commissaire des brevets c. Farbwerke Hoechst (1964) S.C.R. 49 pour appuyer
sa décision voulant que, dans un tel cas, on ne doit pas accorder un second
brevet. Il a également appliqué l'article 41 de la Loi sur les brevets. Il a
fait part de ses arguments dans les termes suivants:
Lorsqu'un demandeur a déjà reçu un brevet pour un nouvel
ingrédient actif (comme c'est le cas pour le brevet no
851,197 ci-dessus), il n'a pas droit à un second brevet pro-
tégeant le nouvel ingrédient combiné à un additif traditionnel,
quand rien n'indique, dans la divulgation, que cette combinaison
mène à une seconde invention ou à une invention distincte (comme
il est allégué dans la présente demande).
...
La demande est régie par l'article 41. Le composé est nouveau.
Dans de telles circonstances, le demandeur ne peut obtenir le
genre de protection qu'il recherche ici, alors qu'il jouit
déjà d'une protection par la revendication de procédé et les
revendications de produits limitées au procédé de fabrication.
En outre bien entendu, le composé est un médicament et a été
fabriqué grâce à un procédé chimique. La seule protection a
laquelle le demandeur a droit est celle accordée par le brevet
canadien no 851,147. Il a été décidé dans Hoechst que
lorsqu'un obstacle légal s'oppose à un nouveau composé, on
ne peut alors éviter cet obstacle en revendiquant simple-
ment le mélange du nouveau composé à un additif traditionnel.
Le rapport comprenait également une analyse détaillée des situations de fait
présentes tant ici que dans l'appel Farbwerke Hoechst, et démontre que les compo-
sitions revendiquées ici sont analogues à celles refusées dans le cas Farbwerke
Hoechst.
Le demandeur a soutenu que son invention est différente de celle de Farbwerke
Hoechst parce que la benzothiadiazine est combinée à un ingrédient actif au lieu
d'un véhicule inactif. Dans sa réponse à la décision finale et dans son mémoire
d'appel il a soumis les arguments suivants (inter alia).
Rien que les demandeurs acceptent l'interprétation donnée
par l'examinateur à la décision dans l'affaire Hoechst, ils
ne sont pas d'avis qu'elle s'applique au cas présent. La
décision s'appliquerait certainement si les demandeurs avaient
revendiqué le nouveau diurétique et natriurétique 6-chloro-3-
chlorométyl-2-méthyl-7-sulfamyl-3,4-benzothiadiazine-1, 1-
dioxide et un véhicule pharmaceutiquement acceptable et ingéré,
soit des revendications de même nature que celles présentées
dans la demande Hoechst sur laquelle il y a eu jugement.
Il est évident que les demandeurs n'ont pas présenté de telles
revendications; les leurs portent sur une composition pharma-
ceutique comprenant du 6-chloro-3-chlorométyl-2-méthyl-7-
sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine-1, 1-dioxide et un
agent hypotensif, c'est-à-dire deux composés ayant des activités
différentes sur le plan pharmacologique, et non seulement un
"additif traditionnel"; auquel l'examinateur accorde un sens
beaucoup plus étendu que dans la décision de la Cour suprême
dans la cause Le Commissaire c. Hoechst. L'examinateur élargit
manifestement le sens de cette décision de façon à y inclure
la combinaison de deux composés pharmacologiquement différents.
Rien dans le droit canadien ne permettrait d'appuyer la posi-
tion de l'examinateur et les demandeurs estiment donc qu'un
retrait du rejet s'impose.
...
Bien que cette question n'ait pas été soulevée par l'examina-
teur, du moins par explicitement, les demandeurs aimeraient faire
remarquer que la divulgation de la page 2, ligne 25 à la ligne 2
de la page 3 appuie clairement les revendications présentées;
autrement dit, les revendications ne sont pas plus large que la
divulgation. De plus, les mêmes revendications ont été incluses
dans la demande de brevet originale 3$80, numéro de série 789,817
(maintenant le brevet no 851,197) avant 1e dépôt de la demande
divisionnaire actuelle. On a donc assuré la continuité; l'actuelle
demande remonte à la date de dépôt de la demande originale,
no de série 784,817, et, par conséquent, au dépôt des
demandes américaines no 786,062, déposée le 12 janvier 1959
et no 846,779, déposée le 16 octobre 1959.
...
L'avant-dernier paragraphe de la décision finale semble intro-
duire de nouveaux motifs justifiant le rejet de cette demande,
notamment que cette demande est régie par l'article 41, et que
les demandeurs ne peuvent donc pas obtenir le genre de protection
qu'ils recherchent ici. Une décision finale ne devrait pas
apporter de nouveaux motifs de rejet d'une demande.
Il est significatif que la demande originale était en conflit avec la demande
no 798,497, maintenant brevet no 795,340, déposée par un nommé Leo R. Swett,
cédée aux Laboratoires Abbot. M. Swett est sorti vainqueur des procédures de
conflit et s'est accordée les revendications relatives à la benzothiadiazine
lorsqu'elle est préparée par la réaction du 4-amino-6-chloro-3-(methylsulfamyl)-
benzene-sulfonamide avec du chloroacétal-déhyde. La délivrance maintenant d'un
brevet à deStevens et autres pour la benzothiadiazine lorsque mélangée à des
agents hypotensifs (et non limité à un procédé de fabrication) empêcherait Swett,
en l'absence d'une licence, d'utiliser son invention dans de tels mélanges. Il
importe donc de savoir si deStevens et autres avaient réellement fait et divulgué
une autre invention et ont droit à un brevet qui empêcherait le premier inventeur,
Swett, d'utiliser son invention lorsque mélangée à des agents hypotensifs. Ainsi
qu'il a été déclaré dans le cas Farbwerke Hoechst (ci-dessus), page 54:
La revendication d'une composition pharmaceutique qui
fait l'objet du présent appel n'est pas assujettie aux
restrictions imposées par l'article 41(1) et une personne
ayant ainsi obtenu un brevet pourrait faire valoir de telles
revendications contre quiconque utiliserait l'ingrédient
pharmaceutique actif qui constitue l'essentiel de l'inven-
tion, sans tenir aucunement compte du procédé de fabrication.
Etant donné le rôle joué par la cause Farbwerke Hoechst dans la poursuite anté-
rieure, il sera utile de citer la partie la plus pertinente des observations du
juge Judson:
Une personne a le droit de se voir délivrer un brevet pour
une substance médicinale nouvelle et utile, mais le fait
de diluer cette substance une fois que ses applications
médicales ont été établies ne constitue pas une nouvelle
invention. Les formes diluées et pure de la substance ne
représentent en fait due deux aspects de la même invention.
Dans ce cas, l'addition d'un véhicule passif, une solution
pratique à laquelle on a souvent recours pour augmenter le
poids, et faciliter ainsi le dosage et l'administration, n'est
rien de plus que de la dilution et ne constitue
aucunement une nouvelle invention par rapport à
l'invention médicinale elle-même. Si un brevet protège
la nouvelle substance médicinale, il ne peut y avoir un
autre brevet pour la même substance diluée. S'il existe
une barrière légale contre une revendication de brevet
pour la nouvelle substance, à savoir l'article 41(1) de
la Loi sur les brevets, cet obstacle s'applique également.
à la substance diluée. Cette dernière n'en reste pas moins
un médicament, et l'opération essentielle à la fabrication
du médicament dilué est purement chimique. L'article 41(1)
de la Loi sur les brevets s'applique donc dans un tel cas.
De plus, l'intimé bénéficie déjà de toute la protection
accordée par la loi. L'invention peut résider dans un
procédé nouveau, tuile et inventif permettant de fabriquer
une substance médicinale inédite, et l'intimé a déjà obtenu
des brevets pour de tels procédés et pour le nouveau produit
découlant de l'utilisation de ces procédés. Les revendica-
tions touchant. le procédé et celles touchant le produit
dérivé de ce procédé dans les presents brevets, représentent
le niveau maximal de la protection à laquelle l'intimé a
droit.
Le demandeur a soutenu que ses revendications sont différentes de la question
portée devant le tribunal dans l'affaire Farbwerke Hoechst parce que les additifs
(agents hypotensifs) ne sont pas des véhicules inertes. Il a soutenu que son
procédé constitue une nouvelle invention du fait que la nouvelle combinaison de
benzothiadiazine et d'agents hypotensifs a un nouvel effet pharmacologique
accru par rapport à l'effet d'additif de ses composés. Un tel effet synergistique
pourrait bien justifier la délivrance d'un second brevet si les effets étaient.
inattendus. (voir In re Huellmantel, 139 U.S.P.Q. 496, 1963). Pour appuyer ses
déclarations, le demandeur a fourni des exemplaires de publications scientifiques
exposant les propriétés du mélange. Néanmoins, toutes ont été publiées bien après
la date à laquelle la demande a effectivement été déposée.
Pour sa part, l'examinateur a admis la possibilité qu'un mélange représente une
invention lorsqu'il n'est pas évident. Le fondement de son point de vue, d'après
nous, est que cette divulgation ne comportait rien de non évident, et comme le
mélange doit, à la lumière de la divulgation, être considéré comme traditionnel,
les revendications relèvent de la cause Farbwerke Hoechst. Incidemment, cette
position avait déjà été prise lorsque les mêmes revendications ont été rejetées
pour la demande originale déposée le 9 décembre 1969, aux termes de la Règle 25.
Il devient donc important d'examiner cette divulgation de plus près. Elle est
identique à celle de la demande originale (devenue maintenant le brevet numéro
851197) d'où découle le statut divisionnaire. Le texte de sept pages traite prin-
cipalement du composé de benzothiadiazine et de son mode de fabrication. L'unique
exemple est axé sur une telle fabrication. On y retrouve également le paragraphe
suivant (c'est nous qui soulignons).
Les nouveaux composés doivent être utilisés comme médicaments,
sous forme de préparations pharmaceutiques contenant ces compo-
sés mélangés à un excipient pharmaceutique organique ou inor-
ganique, solide ou liquide qui se prêtera à une administration
entérale, par voie buccale, par exemple, ou parentérale. Peuvent
entrer dans la préparation, des substances qui ne réagissent pas
aux nouveaux composés, comme par exemple l'eau, la gélatine, le
lactose, les amidons, l'alcool stéaryl, l'atérate de magnésium,
le talc, les huiles végétales, les alcools benzyliques, les
gommes, le glycol propylique, les glycols de polyalkylène ou
tout autre excipient connu. Les préparations pharmaceutiques
peuvent être présentées sous forme de comprimés, de dragées ou
de capsules, ou de liquides, soit des solutions, en suspension
ou des émulsions. Elles peuvent être stériliséès et/ou contenir
des substances auxiliaires, comme des agents de conservation,
de stabilisation, hydratants ou émulsifiants, des sels destinés
à varier la pression osmotique ou des tampons. Elles peuvent
également contenir d'autres substances utiles en thérapeutique,
par exemple des agents hypotensifs comme des alcaloides de
ranwolfia ou de vératrine, par exemple la réserpine, le rescinna-
mine, la déserpine, les équivalents semi-synthétiques du ran-
wolfia comme syringopine, la germine ou la protovératrine, des
agents hypotensifs synthétiques, tels l'h hydralazine, la di-hy-
dralazine ou les ganglioplégiques comme la chlorisoldamine.
La seule mention faite à la prétendue invention revendiquée se trouve à la dernière
phrase de ce paragraphe.
Bien qu'il soit possible de divulguer suffisamment une invention en une seule
phrase, pour justifier la revendication de certaines inventions, nous ne croyons
pas que ce soit le cas ici. Il n'est aucunement question de modes synergiques
inattendus et il n'y a pas suffisamment de détails quant aux modes d'emploi et aux
effets de l'invention. L'article 36(1) n'est manifestement pas respecté. Dans
Radio Corporation of America c. Raytheon Manufacturing (1956-1960) Ex. C.R. 98 à 108,
il fut déclaré notamment:
Le fait qu'un inventeur ne peut revendiquer avec succès ce
qu'il n'a pas décrit constitue un des principes fondamentaux du
droit des brevets. Dans le jargon du droit des brevets, il est
dit que les éléments du mémoire descriptif doivent justifier
les revendications. Sinon, les revendications sont nulles.
En outre, pour qu'une invention soit reconnue comme telle, il
faut qu'il y ait divulgation et description se conformant à
certaines dispositions légales. L'article 35 de laLoi sur les
brevets, 1935, déclare notamment:
"35. (1) Dans le mémoire descriptif, le demandeur doit décrire
d'une façon exacte et complète l'invention et son application
ou exploitation, telles que les a conçues l'inventeur, et exposer
clairement les diverses phases d'un procédé, ou le mode de cons-
truction, de confection, de composition ou d'utilisation d'une
machine, d'un objet manufacturé ou d'un composé de matière, dans
des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à
toute personne versée dans l'art ou la science dont relève
l'invention, ou dans l'art ou la science qui s'en rapproche le
plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l'objet
de l'invention. S'il s'agit d'une machione, le demandeur doit en
expliquer le principe et la meilleure manière dont il a conçu
l'application de ce principe. S'il s'agit d'un procédé, il doit
expliquer la suite nécessaire, s'il en est, des diverses phases
du procédé, de façon à distinguer l'invention d'autres inventions.
Il doit particulièrement indiquer et distinctement revendiquer
la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il réclame
comme son invention.
(2) Le mémoire descriptif doit se terminer par une ou
plusieurs revendications exposent distinctement et en termes
explicites les choses ou combinaisons que le demandeur considère
comme nouvelles et dont il revendique la propriété ou le privilège
exclusif."
Dans la cause Minerals Separation North American Corporation
contre Noranda Mines Limited, j'ai pu analyser les responsabili-
tés en matière de divulgation qui incombent au demandeur d'un
brevet avant la délivrance, afin qu'il puisse détenir un monopole
valide à l'égard de son invention. A la page 316, j'ai déclaré:
(1947) Ex. C.R. 306:
"Deux choses doivent être décrites dans les divulgations
d'un mémoire descriptif, la première étant l'invention et l'autre
étant son application ou exploitation, telles que les a conçues
l'inventeur, le tout au moyen de termes exacts et complets.
L'objet de cette disposition est que lorsque la période de validité
du monopole aura expiré, le public pourra, à l'aide de ce simple
mémoire descriptif, profiter de l'invention de la même façon que
le pouvait l'inventeur au moment de sa demande. La description
doit être exacte, ce qui signifie qu'elle doit être claire et
précise. Elle ne doit comporter aucune obscurité ou ambiguité
évitable et doit être aussi simple et distincte que le permet
la difficulté de description. Elle ne doit pas contenir des
énoncés erronés ou trompeurs ayant pour objet d'induire en erreur
ou de tromper les personnes auxquelles s'adresse le mémoire des-
criptif et d'en rendre l'exploitation difficile sans mise à
l'essai. Par exemple, l'inventeur ne doit pas mentionner l'emploi
d'autres procédés du mise en pratique, si un seul s'applique,
même si les hommes du métier auraient tendance à choisir le
procédé pratique.
La description de l'invention doit également être complétée,
ce qui signifie que sa portée doit être définie, car on ne
peut rien revendiquer qui n'a pas été décrit dans la demande.
La description doit également donner tous les renseignements
qui sont nécessaires à l'application et à l'exploitation de
l'invention, et si des avertissements doivent être donnés pour
assurer le succès de l'entreprise, ils doivent être formulés:
En outre, l'inventeur doit agir en toute bonne foi et communi-
quer la meilleure application possible de l'invention telle
qu'il l'a conçue".
Et j'ai cité les causes sur lesquelles je m'étais fondé pour
élaborer cette déclaration. Les dispositions légales alors en
vigueur relevaient de l'article 14 de la Loi sur les brevets,
Statuts revisés du Canada, 1923, chapitre 23, et j'ai affirmé
que cette déclaration traduisait les exigences de la loi,
telles que dans les causes, sous une forme qui explicitait
cette dernière. Bien que mon jugement dans la cause Minerals
Separation (supra) ait été réformé, la déclaration précitée
n'a jamais été contestée. Et elle est pertinente dans une cause
où l'article 35 de la Loi sur les brevets, 1936, s'applique:
vide Di Fiore contre Tardi (1952) Ex. C.R. 149 à 154. La charge
de la divulgation que l'article impose à l'inventeur est très
lourde et astreignante (c'est nous qui avons souligne une
partie du texte).
Le même thème a été développé dans French's Complex Ore contre Electrolytic Zinc
1930 S.C.R. 462, Smith Incubator contre Sealing 1937 S.C.R. 251; Minerals
Separation contre Noranda Mines 1947 Ex. C.R. 306 et 216 et dans Gilbert contre
Sandoz (1971) 64 C.P.R. 7 à 42-45.
En ce qui concerne le cas présent et la preuve de capacité inventive, nous tenons
à faire état de la décision du président de la Cour de l'Echiquier dans Riddell
c. Patrick Harrison 1956-60 Ex.C.R. 213 à 225:
... ce qui importe lors de l'étude d'un brevet est l'invention
telle que décrite dans le mémoire descriptif et telle que
présentée dans les revendications, et non ce qui est déposé à
titre de preuve."
Nous estimons que la question peut très bien être abandonnée pour cause
d'insuffisance, conformément à l'article 36 de la Loi sur les brevets. L'examina-
teur est allé plus loin, du fait qu'il n'y avait pas d'autre invention divulguée,
en disant que l'objet revendiqué ne constitue qu'un autre aspect de l'invention
divulguée pour laquelle un autre brevet ne saurait être accordé. Dans ce sens,
les conclusions dans Farbwerke Hoeschst peuvent fort bien s'appliquer, mais nous
ne voyons pas l'utilité d'étudier cette question dans le détail.
Le demandeur s'est objecté à la référence faite dans la décision finale à l'arti-
cle 41, sous prétexte que de nouveaux motifs de rejet ne devraient pas être
introduits au stade du rejet final. Toutefois, l'article 41 avait été mentionné
dans le précédent rapport de l'examinateur. Il a été appliqué contre exactement
les mêmes revendications quand elles étaient présentes dans la demande originale,
devenue le brevet no 851,197, le 21 juin 1968. De plus, la nature de l'invention
est telle que l'article 41 doit évidemment entrer en ligne de compte. Néanmoins,
puisque nous en sommes arrivés à la conclusion que les premiers motifs de rejet
exposés par l'examinateur étaient suffisants, nous ne voyons pas la nécessité
d'aller plus loin.
Pour les raisons indiquées, la Commission est d'avis que le rejet de l'examinateur
doit être confirmé.
Le président de la
Commission d'appel des brevets
G.A. Asher
Je suis d'accord avec les conclusions de la Commission d'appel des brevets. La
demande est rejetée. En vertu de l'article 44 de la Loi sur les brevets, le
demandeur pourra interjeter appel de la présente décison dans les six mois.
Le Commissaire des brevets,
A.M. Laidlaw
Fait à Hull, Québec
le 2 août 1974
Agent du demandeur
Marks & Clerk
Ottawa, Canada