DECISION DU COMMISSAIRE
ARTICLE 41(1): Inclut les substances intermédiaires "destinées à la médication".
L'article 41(1) s'applique aux substances chimiques qui ne sont pas actives sur
le plan médicinal ou nutritif, quand leur usage probable est la conversion en
médicament ou en aliment mais non pas si elles sont destinées à un autre usage.
Le fait que le paragraphe mentionne les substances "destinées à la médication "
et veut dire plus que s'il mentionnait uniquement les "médicaments".
DECISION FINALE: Maintenue
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En vertu de l'article 46(5) du Règlement sur les brevets, le demandeur sollicite
la révision de la décision de l'examinateur datée du 30 août 1973 et rejetant
certaines revendications de la demande de brevet no 946,848, maintenant brevet
no 979,888, (classe 260/235.2). La demande, intitulée "Préparation des esters
de l'acide aminopénicillinique" a été déposée le 2 décembre 1965 et nomme Arthur
A. Patchett et autres comme inventeurs, La Commission d!appel des brevets a tenu,
le premier mai 1974, une audience au sujet du rejet. La requérante, la société
Merck & Co., Inc., y était représentée par M, Roger Goudreau.
L'examinateur a rejeté les revendications 1 à 6 parce qu'elles n'étaient pas con-
formes aux dispositions de l'article 41 de la Loi sur les brevets, Ces revendica-
tions portent sur certains nouveaux esters de l'acide aminopénicillinique dont la
formule générale est:
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où R représente divers produits de substitution. La structure chimique exacte
de ces composés est sans rapport avec les questions en cause. Il suffit de
dire que ces nouveaux composés sont des intermédiaires qui peuvent être convertis
en composés de pénicilline qui ont une action anti-bactériologique contre les
micro-organismes. Le requérant soutient que les intermédiaires ne sont pas des
médicaments.
Conformément aux directives du Bureau des brevets à ses examinateurs (Gazette
du Bureau des brevets, 29 août 1972, p, vii et Article 9.02.03 du Guide de la
pratique du Bureau des brevets), l'examinateur a rejeté les revendications
relatives au produit car elles ne comprennent aucune restriction du procédé de
fabrication, restriction qui est nécessaire si les composés relèvent de l'article
41(1) de la Loi sur les brevets. La commission doit donc décider si l'article
41(1) s'applique dans le cas présent. Aux fins de cet appel du moins on a
convenu que les intermédiaires ne sont pas des médicaments et qu'ils sont
fabriqués par procédés chimiques. Nous devons déterminer cependant si les
intermédiaires sont des "substances destinées à la médication" ou non.
La décision soulevait, entre autres, les points suivants:
... tout procédé même s'il comporte plusieurs étapes forme
un tout. Peu importe le nombre d'opérations. Ce prin-
cipe est conforme avec le déroulement de la plupart des
programmes de recherches; quand un chercheur entreprend
la synthèse d'une drogue, il sait dès le départ que son
invention aura une application médicale. Plus tard, si on
dépose une demande de brevet, le caractère brevetable des
produits sera fondé sur l'utilisation envisagée qui est
divulguée. L'intention est donc une condition sine qua non
et, dans ce cas-ci, elle concerne uniquement la médecine.
Appliquer les restrictions du procédé avec intermédiaires
est donc conforme à la terminologie de l'article 41(1).
C'est également conforme à l'esprit de l'article 41, qui
veut, entre autres choses, desserrer le lien créé par
l'existence d'un brevet puisque l'octroi d'un monopole
absolu pour l'un des stades du procédé de fabrication peut
faire obstacle au procédé complet.
Les requérants ont soutenu que les paragraphes 1 et 4 de
l'article 41 utilisent une terminologie différente et ils
semblent croire que l'expression "substances susceptibles
d'être utilisées dans la préparation de médicaments" du
paragraphe 4 s'applique aux intermédiaires, alors que le
fait de ne pas utiliser cette expression dans le paragraphe
1 exclurait les intermédiaires. Je crois que ce n'est pas
nécessairement le cas. Il est également logique d'affirmer
que l'expression "substances destinées à la médication"
inclut les intermédiaires dans les deux paragraphes et les
inventions "susceptibles d'être utilisées dans la prépara-
tion de médicaments" du paragraphe 4 sont des procédés,
étant donné qu'il ne fait aucun doute que les procédés
doivent pouvoir faire l'objet d'une licence.
Dans sa réponse du 12 février 1973, le requérant a soulevé les points suivants:
... Je crois qu'il est illogique et injustifié d'affirmer que
l'expression "substances destinées à la médication" inclut
les intermédiaires. Je soutiens que les intermédiaires ne
sont pas destinés à la médication mais sont plutôt des
inventions susceptibles d'être utilisées dans la préparation
de médicaments. Enfin, je crois que l'expression "destinées
à la médication" et l'expression "utiles à de telles fins"
sont équivalentes.
et Les tribunaux ont prouvé que la portée du paragraphe 1 différait
de celle du paragraphe 4. Le paragraphe 1 vise principalement
une classe d'inventions, c'est-à-dire les substances fabriquées
par procédé chimique et destinées à l'alimentation ou à la
médication. Le paragraphe 4 inclut trois autres classes d'inven-
tions et exclut la restriction qui a trait à la fabrication par
un procédé chimique. Les divers groupes d'invention régis par le
paragraphe 4 sont les suivants:
a) inventions destinées à la médication
b) inventions susceptibles d'être utilisées comme
médicament
c) inventions destinées à la préparation de médicaments
d) inventions susceptibles d'être utilisées dans la
préparation des médicaments
Afin d'illustrer le type d'invention régi par le paragraphe 4 de
l'article 41, le requérant cite les exemples suivants:
Inventions destinées à la médication:
Le requérant soutient que deux types d'invention font partie
de ce groupe. Il y a d'abord les médicaments qui ne sont pas
fabriqués par un procédé chimique. Par exemple, une invention
concernant un mélange de produits pharmaceutiques. Il y a en-
suite les inventions produites par un procédé chimique et donnant
un médicament comme les antibiotiques, les diurétiques, etc. Le
requérant soutient que seule cette catégorie d'invention est
destinée à la médication.
Inventions susceptibles d'être utilises comme médicament:
Un composé possédant déjà une application industrielle et qui
serait également susceptible d'être utilisé pour la médication
ferait partie de ce type d'invention. Par exemple, un colorant
à l'origine utilisé comme agent de blanchiment peut devenir une
invention susceptible d'être utilisée comme agent anti-bacté-
riologique.
Inventions destinées à être utilisées dans la préparation de
médicaments:
Dans cette catégorie d'invention, on retrouve des inventions
concernant d'autres procédés de fabrication de drogues connues
et des inventions concernant des intermédiaires dont le seul
usage connu est la préparation de médicaments.
Inventions susceptibles d'être utilisées dans la préparation
de médicaments
Avant qu'une invention soit désignée comme susceptible d'être
utilisée dans la préparation de médicaments, le requérant soutient
qu'elle doit être susceptible d'être utilisée à d'autres fins.
Dans le cas contraire cette invention ne sera pas susceptible
d'être utilisée dans la préparation de médicaments mais seulement
destinée à la préparation de médicaments. Par exemple, une telle
invention inclurait un procédé breveté utilisé dans la chimie
générale mais qui pourrait, à certaines conditions, être utilisé
dans la préparation de médicaments. Il pourrait également s'agir
d'un produit ayant déjà une application industrielle mais qui
pourrait servir d'intermédiaire utile dans la préparation de
médicaments. Enfin, le requérant soutient que l'invention
pourrait être une machine ayant déjà d'autres applications in-
dustrielles mais qu'on pourrait également utiliser dans la
préparation de médicaments.
Le requérant affirme de nouveau que l'expression "destinée à
la médication" utilisée dans les paragraphes 1 et 4 de
l'article 41 est la même. Mais il affirme qu'on ne peut les
interpréter comme incluant d'autres expressions comme "destinée
à la préparation de médicaments". Dans le cas contraire,
affirmer que ces deux expressions sont équivalentes signifie-
irait que le Parlement a utilisé deux expressions différentes pour
atteindre le même but. A titre d'exemple, ce point fut claire-
ment démontré dans l'affaire Charles E. Frosst & Co. Carter
Products, 18 Fox Patent Cases, p. 60, où le commissaire soule-
vait les points suivants:
"En outre, si l'article 41(3) ne s'appliquait
qu'aux brevets réglementés par l'article 41(1), on
n'aurait pas eu besoin d'utiliser une terminologie
différente ni d'ajouter le mot "tout" devant le mot
"brevet". Le Parlement n'utilise généralement pas
une terminologie différente pour atteindre le même
but".
Les tribunaux ou le Bureau des brevets ont rendu beaucoup
d'autres décisions où l'on a soutenu que la portée du paragra-
phe 1 différait de celle du paragraphe 3 de l'article 41. A
titre d'exemple, dans l'affaire Parke Davis c. Fine Chemical
of Canada, 18 Fox Patent Cases, p. 133, M. J. Martland soulevait
les points suivants:
"Je pense que l'article 41 doit être interprété dans
son ensemble. Le paragraphe 1 s'applique aux inven-
tions concernant des substances préparées ou produites
par procédé chimique et destinées à l'alimentation ou
à la médication. Le paragraphe 3 a une portée plus
large et s'applique également à tout brevet concernant
une invention susceptible d'être utilisée pour la pré-
paration d'aliment ou de médicament (nous soulignons).
Comme on peut le constater, différence très nette a été établie entre
l'expression "destinée à la médication" et l'expression "susceptible
d'être utilisée dans la préparation de médicaments". Le requérant
soutient de nouveau qu'un intermédiaire n'est pas destiné à la
médication mais que, tout au plus, il est seulement susceptible d'être
utilisé dans la préparation de médicaments.
En d'autres termes, c'est la conversion d'un intermédiaire en
médicament qui constitue une invention destinée à la médication
tansiq que la conversion de matériaux de basé en nouvel intermé-
diaire utile à la préparation de médicaments ne peut être qu'une
invention destinée à la préparation de médicaments.
et
La portée du paragraphe 1 de l'article 41 diffère de celle du paragraphe
4 même si on ne se fie à la version française de ces deux paragraphes.
L'attention du Bureau des brevets est attirée plus particulièrement
sur le paragraphe 1, dans lequel les revendications de l'invention
sont définies comme "destinées à la médication" tandis que le pa-
ragraphe concerne:
"une invention destinée à des médicaments"
ou
"une invention destinée à la préparation de
médicaments"
ou
"une invention susceptible d'être utilisée à
de telles fins", (c.a.d. à des médicaments ou
à la préparation de médicaments)".
Le requérant soutient qu'on ne peut interpréter l'expression
"destinée à la médication" pour y inclure l'expression "une
invention destinée à la préparation de médicaments", comme
c'est le cas pour un intermédiaire. En français, l'une des
acceptions du verbe "destiner" est (fixer d'avance pour être
employé à un usage). Le terme "médication" signifie en français
"employ systématique d'agents médicaux dans une intention
précise".
L'article 41(1) stipule que "lorsqu'il s'agit d'inventions couvrant des
substances préparées ou produites par des procédés chimiques et destinées à
l'alimentation ou à la médication, le mémoire descriptif ne doit pas comprendre
les revendications pour la substance même, excepté lorsque la substance est
préparée ou produite par les modes ou procédés de fabrication décrits en détail
et revendiqués, ou pax leurs équivalents chimiques manifestes. Etant donné que
l'invention a trait à une substance produite par un procédé chimique, ce qu'il
nous faut établir, c'est si ces intermédiaires sont destinés à l'alimentation ou
à la médication". L'article 41 est tiré de l'article 38A des British Patents
and Design de 1919. I1 y a certaines différences entre les deux articles, et
tout rapprochement doit se faire avec soin. (Voir Commissaire des brevets c.
Winthxop Chemical Co., 148 D.C.S. 46). Néamoins, pour ce qui est des articles
qui se ressemblent, il peut âtre utile d'étudier la jurisprudence britannique.
Dans l'affaire de la de~ian~le de brevet présentée Par W et autres, 39 R.P.C. 2t~3,
(1922), il a été décidé que l'expression "destinêe â l'alimentation" n'est pas
restreinte aux produits alimentaires de façon â exclure les inventions qui
doivent devenir des aliments ou des substances utilisées dans la préparation et
la production des aliments. (La question qui~nous préoccupe concerne les mêdi-
caments, mais le principe est le méme.) Voici un extrait de la décision:
Pour revenir au naragxaphe (1), je ne peux accepter l'argu-
ment selon lequel il ne porte que sur les pxoduits alimentaires
et non sur les inventions qui doivent devenir des aliments
ou les substances qui ne sont utilisêes que dans la prépara-
tion ou la production d'aliments. L'expression employée,
"destinée a l'alimentation", a, selon moi, upe três grande
portée. Três peu de substances qui relêvent de l'article
Peuvent se passer d'une préparation ultérieure avant de
pouvoir âtre consommées comme aliments, En effet, je crois
que l'on a reconnu que la simple cuisson n'empêcherait pas une
substance d'être un aliment aux termes du paragraphe (1);
toutefois, si un mode est permis, pourquoi pas les autres?
Selon moi, toutes les substances relévent par consêquent du
paragraphe (1) et son "destinêes â l'alimentation ou â 1a
médication", qu'elles soient déjà prêtes à être consommées
ou qu'elles puissent le devenir à la suite d'opérations
diverses, ou qu'elles soient utilisées dans la préparation
ou la production de l'article de façon à le rendre apte à la
consommation. "Destinées à l'alimentation ou à la médication "
signifie être utilisées, pas nécessairement de façon immédiate
et comme elles sont, mais aprés la préparation appropriée
(cuission, mélange ou toute autre étape préliminaire),en vue
d'atteindre leur vocation ultime, c'est-à-dire être employées
comme produit alimentaire.
Certaines phrases du passage ci-dessus laissent entendre qusil y a lieu d'in-
terpréter dans son sens le plus large l'expression "destinées à la médication",
mais les faits (la substance était une pâte qui devait être transformée en
pain) et d'autres phrases pourraient porter à croire que la décision ne s'appli-
que qu'aux substances qui, bien qu'elles exigent une préparation ultérieure pour
devenir des produits alimentaires ou des médicaments, sont quand même des
aliments sous leur forme élémentaire, de la même façon qu'on a jugé, dans Parke
Davis c. Fine Chemicals (1957) D.C.E. 300 à 307 et (1959) D.C.S. 219, que les
substances en vrac constituent néanmoins des médicaments bien qu'une nouvelle
opération simple soit nécessaire pour leur donner leur forme définitive. Cette
interprétation, toutefois, pourrait tendre à exclure les produits chimiques
intermédiaires où un changement moléculaire doit intervenir avant qu'ils puissent
être convertis en composés ayant des propriétés thérapeutiques, ces composés
étant ceux qui sont employés comme médicaments.
Dans l'affaire de la demande de brevet présentée par E.M.., 41 RPC 590 (1924), la
question a fait l'objet d'un examen plus poussé. On a jugé que les revendications
concernant la poudre à pâte servant à la fabrication du pain relevait de
l'article 38. Ce qui semble donc prouver que les substances "destinées à l'ali-
mentation" ne sont pas limitées aux formes élémentaires des produit alimentaires,
mais s'étendent à toutes les substances qui peuvent servir à la préparation ou
à la production d'une denrée alimentaire".
Les tribunaux canadiens ont également jugé qu'il y a lieu de donner une large
interprétation au mot "médication". A titre d'exemples, Tennessee Eastman c.
Commissaire des brevets, D.C.S. 22 décembre 1972, page 8: Imperial Chemical
Industries c. Commissaire des brevets 1961 D.C.E, 57; ou Parke Davis contre Fine
Chemicals (déjà cité), 226.
Le principal argument avancé par le demandeur repose sur les différences de
l'énoncé des paragraphes 41(1), 41(3) et 41(4) de la Loi.
41(1) - destinées à l'alimentation ou à la médication;
41(3) - destinée à la préparation ... d'aliments, ou
susceptible d'être utilisée à de telles fins;
41(4) - destinée à des médicaments ou à la préparation ou
à la production de médicaments ou susceptible d'être
utilisée à de telles fins.
Le demandeur prétend que l'addition des mots "ou susceptibles d'être utilisés
à de telles fins" dans les deux derniers paragraphes reflète une différence
entre les substances qui sont déjà des médicaments et les autres ou sont
susceptibles de servir à la préparation de médicaments. Voici un extrait de sa
réponse:
"... nous avons établi une différence entre les
expressions "destinés à la médication" et l'expression
"susceptibles d'être utilisés dans la préparation de
médicaments..."
Il faut toutefois se rappeler que les paragraphes (3) et (4) diffèrent du
paragraphe 41(1) sous un autre aspect important. Ils portent sur des "inventions"
en général, alors que le paragraphe 41(1) porte sur des inventions qui sont des
substances. Ce qui explique l'argument avancé dans Parke David c. Fine Chemicals
(327), selon lequel le paragraphe 41(3) va un peu plus loin que le paragraphe
41(1). Les paragraphes 41(3) et (4) pourraient par exemple viser un mélangeur
mécanique pouvant servir à la préparation des médicaments. Ils ne sont pas
restreints aux "substances" comme c'est le cas pour 41(1). Nous sommes parfai-
terrent d'accord avec le demandeur que les deux phrases ont une portée différente
mais nous ne croyons pas que la différence soit celle qu'il leur attribue.
Le demandeur fait longuement valoir que ces intermédiaires ne sont pas des
médicaments. Etant donné que l'examinateur n'a pas prétendu qu'ils l'étaient
et que nous nous préoccupons seulement de savoir si les intermédiaires sont
"destinés" à la médication (et non s'ils sont des médicaments), il n'est pas
nécessaire de nous attarder plus longtemps sur ce point.
Le requérant a invoqué un autre argument intéressant basé sur la version
française de la Loi sur les brevets qui naturellement fait autorité comme la
version anglaise. Il soutient qu'on ne peut pas interpréter l'expression
"destinée à la médication" de l'article 41(1), de façon à y inclure l'expression
"une invention destinée à la préparation de médicaments". Cependant, comme dans
le cas de la version anglaise de la Loi, nous devons admettre que l'article 41(1)
vise les "substances destinées à la médication" tandis que l'article 41(3) et (4)
porte sur "une invention destinée à la préparation de médicaments". Par consé-
quent, nous pouvons faire la même distinction entre ces deux paragraphes que la
distinction qui avait été déjà faite relativement à la version anglaise de la
Loi.
Les composés revendiqués dans la demande sont des précurseurs pour la préparation
de substances médicinales (par exemple, certaines nouvelles pénicillines). Ils
sont convertis en ces substances médicinales par conversion chimique. La déci-
sion des tribunaux, tant canadiens que britanniques, laisse entendre qu'il con-
vient de donner une large interprétation aux expressions "médication" et "destinées
à la médication", et c'est pourquoi nous concluons que les intermédiaires dont
la seule utilité est d'être convertis en médicaments doivent être considérés
comme "destinés à la médication". Il ne nous appartient pas ici de décider si
cela s'appliquerait aussi aux substances chimiques dont l'usage prévu est non
médicinale mais qui sont également susceptibles de servir pour la préparation de
médicaments, comme l'entend Parke Davis c. Fine Chemicals (déjà cité); 219 à 227.
S'il faut en croire la divulgation (page 1 et exemple 8), ces intermédiaires
fournissent une filière de fabrication de certaines nouvelles pénicillines actives
contre les micro-organismes résistant à l'action de certaines pénicillines déjà
connues. Accorder d'office une protection aux intermédiaires empêcherait les
autres fabricants de mettre au point d'autres procédés de fabrication des
intermédiaires et de fabriquer la pénicilline à moins d'obtenir une licence,
volontaire ou obligatoire, du demandeur. Dans cet esprit, une telle revendica-
tion pourrait effectivement faire obstacle à la fabrication de nouvelles péni-
cillines.
Si on avait voulu dire que l'article 41(1) ne s'appliquait qu'aux substances qui
sont elles-mêmes des médicaments, le paragraphe, croyons-nous, aurait été
rédigé comme suit: "substances préparées ou produites par des procédès chimiques,
qui sont des aliments ou des médicaments." Le fait qu'on ait plutôt employé
l'expression "destinées à l'alimentation ou à la médication " laisse clairement
entendre que tel n'est pas le cas.
La Commission d'appel des brevets recommande que soit confirmé le rejet formulé
aux termes de l'article 41.
Le président de la
Commission d'appel des brevets
G.A. Asher
Je suis d'accord avec les conclusions de la Commission. Les revendications 1 à
6, dans leur forme actuelle, sont refusées. Le requérant a six mois pour
modifier ses revendications dans le sens que le demande l'examinateur ou inter-
jeter appel de la présente décision conformément aux dispositions de l'article
44 de la Loi sur les brevets.
Le Commissaire des brevets
A.M. Laidlaw
Fait à Hull, (Québec)
le 5 juin 1974
Agent du demandeur
Goudreau, Gage & Associates