DECISION DU COMMISSAIRE
CONFORME AUX STATUTS: - Article 2: procédé concernant un test pathologique
Une méthode qui permet de déterminer les antigènes dans un fluide aqueux
provenant d'un animal viant (y compris l'homme), chose impossible par les
méthodes conventionnelles, n'est pas un traitement médical appliqué à ces
animaux vivants et satisfait au critère "d'utilité" d'un procédé ou d'une
technique défini à l'article 2(d), parce qu'elle relève de techniques manuelles
et industrielles, qu'elle est contrôlable, et qu'elle est d'une utilité pra-
tique; la délivrance d'un brevet pour une telle méthode n'est donc pas contraire
à l'intérêt public.
DECISION FINALE: Rejetée
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Cette décision porte sur une requête de révision, par le Commissaire des
brevets, de la décision finale de l'examinateur en date du 10 mai 1972, au
sujet de la demande 003,389. Cette demande a été déposée au nom de Antonius
H.W.M. Schuurs et a trait aux "Déterminations immunochimiques des antigènes et
des anticorps."
Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examinateur
a rejeté les revendications 1 à 8 parce qu'elles avaient trait à un objet
d'invention non brevetable aux termes de l'article 2(d) de la Loi sur les
brevets.
La revendication 1 se lit comme suit:
Une méthode permettant la détermination immunochimique, par
une réaction d'agglutination, des antigènes ou anticorps dans
une solution aqueuse où ils sont concentrés dans une proportion
trop faible pour qu'il soit possible de les déterminer de
façon sûre au moyen du procédé conventionnel de réaction d'ag-
glutination sans fractionnement ou concentration préalable ou
qui sont accompagnés de facteurs perturbant les réactions
conventionnelles d'agglutination en raison des contaminants
présents dans la solution aqueuse à analyser, méthode qui peut
se résumer ainsi:
(a) adsorber une des composantes de la réaction
immonochimique choisie parmi le groupe d'antigènes
et d'anticorps sur des particules porteuses adaptées
aux antigènes et aux anticorps;
(b) faire réagir ladite composante en l'incorporant à la
solution aqueuse à analyser contenant l'autre compo-
sante de la réaction à déterminer;
(e) séparer les particules porteuses du mélange réactif,
dès que la réaction a eu lieu;
(d) suspendre à nouveau les particules dans une petite
quantité de solution aqueuse appropriée; et
(e) déterminer visuellement le schéma de réaction des
particules porteuses.
Dans la décision finale, l'examinateur a déclaré notamment:
Dans son plaidoyer, le demandeur laisse entendre que
l'interprétation la plus large possible doit être donnée
au passage suivant: "Toute réalisation, tout procédé
présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité",
et que tout objet d'invention conforme à cette définition
est brevetable, à moins que la Loi sur les brevets l'inter-
dise formellement. Cependant, tel n'est pas le cas, puisque
le Bureau des brevets a toujours soutenu, depuis des années,
que tout objet d'invention qui est nouveau et utile n'est
pas nécessairement brevetable et qu'il est bien établi qu'il
existe des réalisations et des procédés qui sont nettement
exclus de la protection conférée par les brevets, certains
aux termes de la Loi (par exemple: l'article 28(3) de la Loi
sur les brevets) et d'autres à la suite de jugements; par
exemple, les méthodes relevant de la capacité professionnelle
(voir Lawson c. le Commissaire des brevets ou Tennessee
Eastman Co. c. le Commissaire des brevets). En ce qui
concerne les procédés, la Loi sur les brevets est conçue
de façon à protéger ceux qui font preuve de nouveauté, d'u-
tilité, d'ingéniosité inventive et qui sont également
susceptibles d'être utilisés dans l'industrie.
Bien que la présente méthode de détermination immunochimique
des antigènes ou des anticorps sait nouvelle, utile et non
évidente, elle n'est cependant pas susceptible d'être utilisée
dans l'industrie. La méthode en question, qui est utilisée
sur un produit non industriel, en l'occurrence les fluides du
corps humain, est plutôt conçue comme une méthode essentielle-
ment non-économique parce qu'elle n'entraîne pas un résultat
associé de quelque façon que ce sait su commerce ou à
l'industrie, au sens donné à ces expressions dans les jugements
susmentionnés, et est également contraire à l'esprit de
l'expression "exploitation à l'échelle commerciale" ànoncée
dans la Loi sur les brevets. Il est donc jugé contraire à
l'intérêt public de délivrer des brevets pour des méthodes de
diagnostic pathologique.
Dans sa réplique du 10 novembre 1972, le demandeur a déclaré notamment:
Le demandeur admet que des réserves doivent être apportées
aux dispositions de l'article 2(d), réserves qui, comme
l'examinateur l'a dit, découlent soit des dispositions de
l'article 28(3) de la Loi sur les brevets, soit des jugements
antérieurs. Cependant, de l'avis du démandeur, ni l'article
28(3), ni les jugements pertinents, n'exigent que l'inter-
prétation de l'article 2(d) soit restreinte su point qu'un
procédé brevetable doive être "susceptible d'être utilisé
dans l'industrie". Le demandeur fait plutôt valoir que les
critères pertinenta sont identifiés de façon plus précise par
le juge Dickson dans la demande de la National Research
Development Corporation (Australie) (1961) RPC 135, dont le
jugement contient la déclaration suivante à la page 145:
"Pour respecter les limites de la brevetabilité
établies dans le statut des monopoles, un
procédé doit offrir quelque avantage matériel,
c'est-à-dire qu'il doit appartenir à un art
utile par opposition aux beaux arts (voir la demande
de la Virginia-Carolina Chemical Corporation (1958)
R.P.C. 35 à la page 36) que son importance pour le
pays doit se situer dans le domaine de l'entreprise
économique. (L'exclusion des méthodes de chirurgie
et d'autres procédés pour le traitement du corps
humain pourrait bien ne pas être fondée sur le
concept d'invention parce que ce sujet dans l'en-
semble est essentiellement non économique: voir
Maeder c. Busch (1938), 59 C.L.R. 684 à la page 706)".
Ce passage a été cité dans le jugement prononcé par le juge
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en cause Lawson c. le Commissaire des brevets. En
résumé, il semble qu'il soit indispensable qu'un
procédé brevetable appartienne à un art utile par
opposition aux beaux-arts et ne soit pas essentiellement
non-économique. Ces critères semblent avoir été acceptés
par le Bureau, d'après les récentes décisions de la
Commission d'appel des brevets.
Dans la proposition du demandeur, l'objet d'invention
des revendications 1 à 8 appartient effectivement à un
art utile par opposition aux beaux-arts ou, selon les
termes employés par la Commission d'appel des brevets
dans la décision citée ci-dessus, se rapporte à un art
manuel ou industriel par opposition des beaux-arts. Les
étapes de la méthode figurant dans les revendications
comprennent les étapes clairement énoncées dans la reven-
dication 1 comme étant les étapes (a) à (c) inclusivement.
Il est soutenu que ces étapes n'appartiennent visiblement
pas aux "beaux-arts" qui exigent l'utilisation de con-
naissances professionnelles fondées sur le jugement, et
qu'elles ne se comparent pas, par exemple, aux méthodes
chirurgicales et aux autres procédés de traitement du
corps humain. En outre, les méthodes de ce genre semblent
aujourd'hui être utilisées le plus souvent par des labo-
ratoires d'essai commerciaux (laboratoires cliniques) qui
facturent directement le client pour les services rendus,
même si dans certains cas ces services peuvent être
couverts par l'assurance-maladie. Ainsi, même si la mé-
thode n'est pas susceptible d'être utilisée dans l'in-
dustrie, elle est certainement d'application commerciale
et produit un résultat essentiellement économique puisque
ces méthodes d'essai sont commandées et payées selon les
pratiques courantes du commerce. En outre, il importe peu
que la méthode soit utilisée sur un produit non industriel;
il est soutenu que le critère déterminant est que la
méthode soit susceptible d'application commerciale.
D'abord, la Commission fait remarquer que la décision finale se conformait
alors aux principes directeurs du Bureau des brevets relativement à la breve-
tabilité des inventions concernant les méthodes d'analyse des fluides du corps
humain, par opposition aux autres procédés d'analyse appliqués à d'autres
produits naturels, ou à des produits industriels, ou à des matiéres utilisées
dans la fabrication de ces produits, même si le résultat final ne donne pas
nécessairement un produit physique, mais plutôt de simples renseignements
tangibles.
La question fondamentale est de savoir si l'objet d'invention figurant dans
les revendications 1 à 8 concernant le procédé constitue "une réalisation ou
un procédé utile" au sens de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets définis-
sant un objet d'invention brevetable, et plus particulièrement si l'objet
d'invention satisfait aux principes et critères établis par la jurisprudence
sur la question. Dans le cas de revendications portant sur des méthodes d'essai,
les critères établis d'utilité constituent habituellement le point critique
lorsqu'il s'agit de déterminer si l'objet d'invention est une invention brevetable
aux termes de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets. Dans le cas qui nous
occupe, les conditions préalables de nouveauté et de non-évidence semblent
L'article 2(d) de la Loi sur les brevets se lit comme suit:
"Invention" signifie toute réalisation, tout procédé, toute
machine, fabrication ou composition de matières, ainsi qu'un
perfectionnement quelconque de l'un des susdits, présentant
le caractères de la nouveauté et de l'utilité.
La Cour de l'Échiquier a rendu récemment deux décisions particulièrement
intéressantes du point de vue de l'interprétation de l'article 2(d) de la Loi
sur les brevets. Il s'agit de la cause J. Wyburn Lawson c. le Commissaire des
breyets (1970) 62 C.P R. 101, concernant des revendications portant sur une
parcelle de terrain subdivisée d'une certaine manière, et de la cause Tennessee
Eastman c. le Commissaire des brevets 1970 62 C.P.R. 117, concernant des
revendications sur une méthode de soudure chirurgicale des tissus humains.
La question de savoir si l'objet d'invention est une "réalisation" ou un
"procédé" a été étudiée en cause Lawson c. le Commissaire. Dans ce cas,
"réalisation", "procédé" et "méthode" ont été considérés comme synonymes et, en
tout état de cause, il a été décidé qu'une "réalisation" peut très bien comprendre
une méthode ou un procédé en invoquant la cause Refrigerating Equipment Limited
c. Waltham Systems Incorporated (1930) Ex.C.R. 154 à 166, dans laquelle le juge
Cattanach avait alors déclaré à la page 109:
"Une réalisation" ou une opération est une action
ou série d'actions accomplies par quelque agent physique
sur-quelque objet physique et produisant dans cet objet
un changement quelconque de caractère ou d'état. Elle
est abstraite parce qu'elle peut être isolée par l'esprit
comme une nation mentale. Elle est concréte parce qu'elle
consiste en l'application d'agents physiques à des objets
physiques et devient ainsi visible sous forme d'un objet
ou d'un instrument tangible.
Il a déclaré également à la page 110:
Il est dorénavant convenu que si l'invention constitue
les moyens et non pas la fin, l'inventeur a le droit
d'obtenir un brevet pour ces moyens.
Que le procédé à l'étude entre dans la définition d'une "réalisation" est une
question de fait, parce que le procédé consiste en l'application d'agents
chimiques physiques à une solution physique, dont le résultat devient alors
apparent dans la solution traitée, car s'il n'y a aucun changement physique ou
chimique dans le caractère ou l'état de la solution, après l'application du
procédé, il serait impossible de déterminer le schéma de réaction des particules
porteuses dans la solution, aussi bien avant qu'après l'action des agents physiques
ou chimiques sur elle. Par ailleurs, en cause Lawson c. le Commissaire, ci-dessus
il a été jugé qu'aprés l'application du procédé alors à l'étude, ni le caractère
ni l'état d'un objet matériel n'avait été aucunement mofidié et que la
facilité de maniement pour l'utilisateur n'avait en aucune façon augmenté ou
diminué.
L'autre facteur à déterminer est de savoir si la "réalisation" dans le présent
procédé est, comme le veut la condition préalable, une réalisation ou un
procédé "utile" aux termes de l'article 2(d), qui peut facilement être cité
pour déterminer notamment: si l'objet d'invention est utile en tant "qu'art
manuel ou industriel" (par opposition aux beaux-arts dans lesquels la nouveauté
tient uniquement à l'application des connaissances professionnelles ou de la
réflexion intellectuelle ou du sens esthétique), si l'objet d'invention est
contrôlable et reproductible par les moyens divulgués de manière que le résultat
escompté se produise inévitablement lorsqu'ils sont utilisés, et si l'objet
d'invention est utile dans la pratique courante (c'est-à-dire dans l'industrie
ou le commerce) et bénéfique pour le public.
Étant donné que l'objet d'invention du présent procédé réside dans les "moyens",
par opposition à la "fin", le demandeur devrait avoir le droit d'obtenir un
brevet aux termes de la définition de l'art manuel ou industriel donnée dans la
cause Lawson c. le Commissaire citée ci-dessus. Le fait que le résultat final
du présent procédé puisse être appliqué dans le cadre du traitement d'animaux
vivants est inséparable de l'objet de la présente invention; il est reconnu
que le présent procédé n'applique aucune propriété pharmaceutique d'une substance
pour modifier ou utiliser les procédés physiologiques d'un animal vivant. La
position selon laquelle la brevetabilité devrait être refusée simplement parce
que le traitement d'un animal vivant est une condition essentielle à l'utilité
du produit fini ne saurait être soutenue, étant donné que cela engloberait les
médicaments ainsi que leurs procédés de fabrication régis par l'article 41(1),
les tests nouveaux et évidents visant à vérifier la qualité des produits
pharmaceutiques industriels, et toute autre invention destinée à une applica-
tion médicale ou chirurgicale. Ce qui précède est ocnforme à la décision de la
C.S.C. en cause Tennessee Eastman c. le Commissaire des brevets, en date du
19 décembre 1972 (qui n'a fas fait l'objet d'un rapport), (en appel de la
décision de la Cour de l'Echiquier dans cette même cause) qui dit que le procédé
alors à l'étude, consistant à administrer un médicament à un être huamin "...
relève de teste évidence du domaine de l'application pratique" par opposition
aux simples principes scientifiques ou conceptions théoriques exclus aux termes
de l'article 28(3) de la Loi sur les brevets.
Dans la décision de la C.S.C. en cause Tennessee Eastman c. le Commissaire,
ci-dessus, i1 a été jugé que les brevets délivrés pour un traitement médical en
soi doivent être exclus en vertu de la Loi sur les brevets parce que l'utilisation
d'une substance médicale ne peut être revendiquée par un procédé indépendamment
du procédé de fabrication. En tout état de cause, les présentes revendications
se distinguent effectivement des revendications alors à l'étude, puisque aucune
étape de traitement médical ou chirurgical n'est énoncée dans les revendications.
Il est également constaté que dans cette décision, la Cour suprême a semblé
établir un parallèle entre sa décision et la dernière cause portée à son atten-
tion, soit la demande de A.G. Schering ,(1971) RPC 337, portant sur une méthode
contraceptive, citant la conclusion de la Cour d'appel des brevets à la page
345 comme suit:
Bien qu'après avoir bien étudié la question, il semble que
les brevets pour traitement médical au sens strict du terme
doivent être exclus en vertu de la présente loi, les reven-
dications de la demande ne semblent pas tomber sous cet
interdit et, dans l'état actuel de la Loi, selon notre inter-
prétation, la poursuite de l'instruction devrait être autorisée.
Comme il a établi clairement pour la demande de Swift (1962)
RPC 37 à la Division de la Cour du Banc de la reine, le Bureau
et le Tribunal d'appel des brevets ne prennent actuellement
aucune décision concernant la "brevetabilité réelle", pour
reprendre l'expression utilisée dans cette cause, et à moins
qu'il n'y ait aucun doute raisonnable sur le fait qu'un procédé
de fabrication n'est pas revendiqué ou que la demande n'est tout
simplement pas justifiée, il leur incombe d'accepter la reven-
dication. Le cas échéant, les demandeurs auront l'occasion, en
temps et lieu, de s'adresser à une cour supérieure qui décidera
de la "brevetabilité réelle". (C'est la Cour qui souligne).
II est également intéressant de noter que l'avantage matériel et les questions
économiques ont été mentionnés par la citation de la demande de la National
Research Development Corporation (1961) RPC 135 dans les causes Lawson c. le
Commissaire et Tennessee c. le Commissaire (Cour de l'Echiquier), ci-dessus,
qui se lit comme suit:
Pour respecter les limites de la brevetabilité établies
dans le Statut des monopoles, un procédé doit offrir
quelque avantage matériel, c'est-à-dire qu'il doit
appartenir à un art utile par opposition aux beaux-arts
(voir la demande de la Virginia-Carolina Chemical Corporation
(1958) RPC 35 à la page 36) -- que son importance pour le pays
doit se situer dans le domaine de l'entreprise économique.
(L'exclusion des méthodes de chirurgie et d'autres procédés pour
le traitement du coprs humain pourrait bine ne pas être fondée
sur le concept d'invention parce que ce sujet, dans l'ensemble
est essentiellement non économique: voir Maeder c. Busch (1938)
59 C.L.R. 684 à la page 706). (C'est nous qui soulignons).
La Commission est donc convaincue que la loi, dans son état actuel, ne justifie
pas l'exclusion du présent objet d'invention de la protection conférée par
brevet. L'objet d'invention reléve du domaine des "arts utiles" par opposition
aux "beaux-arts", aux "conceptions théoriques" ou aux "principes scientifiques".
Il s'agit d'une invention qui est, par inhérence, bénéfique pour le public, ainsi
que reproductible et contrôlable de façon à produire le résultat souhaité
lorsqu'elle est mise en pratique. En outre, elle est utile dans la pratique
courante, comprete des applications commerciales et n'est pas contraire à l'in-
térêt public.
Compte tenu des circonstances, la Commission est donc convaincue que le
Commissaire ne devrait pas refuser les revendications 1 à 8 sous prétexte que
l'objet de l'invention ne répond pas aux exigences statutaires de l'article 2(d)
de la Loi sur les brevets, et recommande que la décision finale de refuser les
revendications 1 à 8 soit réformée.
Le président suppléant de la
Commission d'appel des brevets
J.F. Hughes
Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets, réforme la
décision finale et renvoie la demande à l'examinateur pour reprise de l'instruction.
Telle est ma décision.
Le Commissaire suppléant des brevets
J.A. Brown
Fait à Ottawa (Ontario)
le 23 mars 1973
Agents du demandeur
Fetherstonhaugh & Co., Ottawa