DECISION DU COMMISSAIRE
NON EVIDENTE: La technique antérieure indique que les substances sont
inefficaces.
De nouvelles revendications ont été présentées pour remplacer celles
qui ont été rejetées. L'évidence ne peut être prouvée par le seul fait de
citer une antériorité démontrant que le procédé serait inefficace.
DECISON FINALE: Les revendications modifiées sont acceptables.
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La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire
des brevets, de la décision finale de l'examinateur en date du 30 novembre
1971 concernant la demande no 985,785. Cette demande a été déposée au nom
de M. Wolfgang Friemel pour une "Méthode de production de phosphure de magnésium".
La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 24 mai 1972. M. G.C.
Clark représentait le demandeur.
Au cours de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale,
l'examinateur a rejeté les revendications de la demande en raison de l'état
antérieur de la technique. L'antériorité citée est la suivante:
Brevet allemand
736,700 28 juin 1943 Schotte
Dans la décision finale, l'examinateur a déclaré notamment:
Le rejet des revendications nos 1 à 20 est maintenu pour
manque d'invention par rapport à la référence citée. Le
brevet allemand no 736,700 divulgue en page 1, lignes 1 à
15 que le problème de faire réagir de façon contralée du
métal de magnésium et du phosphore rouge est reconnu. Il
indique aussi que des efforts ont été faits pour remédier à
ce problème en utilisant des diluants comme l'oxyde de
magnésium, le carbonate de magnésium et le chlorure d'ammonium.
Une forme commerciale courante d'oxyde de magnésium ou de
carbonate de magnésium est une poudre légère, ayant un poids
en vrac de 350 g./l., et il est probable qu'une telle poudre
a été utilisée dans les essais décrits.
La revendication no 1 est rejetée aussi, parce qu'elle se
heurte à l'antériorité du brevet de référence où il est
question de l'utilisation de diluants comme l'oxyde de
magnésium. Il est admis que le demandeur prétend avoir
utilisé ces matières avec succès, alors que le brevet
antérieur indique que ces matières ont été essentiellement
inefficaces. Cependant, étant donné que les revendications
comme celles qui portent les numéros 4 et 6 n'ont trait
qu'à l'utilisation de matières connues et qu'elles ne
contiennent pas les nouvelles restrictions nécessaires pour
rendre le procédé efficace, elles sont rejetées parce qu'elles
ne se distinguent pas de brevet allemand.
Dans sa réponse du 29 février 1972, le demandeur à présenté une nouvelle
série de revendications afin de faire pièce aux objections de l'examinateur
dans la décision finale. Le demandeur a aussi indiqué, spécialement au cours
de l'audience, qu'il n'était pas intéressé aux revendications actuellement
gardées dans le dossier de la demande, et il a affirmé qu'il ne restait que
deux objections quant aux nouvelles revendications; c'est-à-dire l'antériorité
et l'évidence.
Le demandeur a longuement exposé comment les nouvelles revendications
réfutaient les objections de l'examinateur et il a affirmé notamment:
En ce qui concerne l'évidence, il semble aussi que les
nouvelles revendications définissent une invention
brevetable. Il est vraiment impossible de comprendre
comment un exposé large établissant que certains diluants
ne sont pas particulièrement efficace (ce qui à toutes
fins pratiques doit signifier pour les hommes du métier que
ces diluants sont inefficaces) pour rendre une réaction moins
violente peut rendre évidente une revendication portant sur
l'utilisation de diluants identiques ou semblables à
condition que leur poids en vrac se situe au-dessous d'un
certain niveau spécifique. Dans la décision finale,
l'examinateur a indiqué qu'une ferme commerciale courante
d'oxyde de magnésium ou de carbonate de magnésium est une
poudre légère ayant un poids en vrac de 350 g./l. et il est
probable qu'une telle poudre a été utilisée par Schotte. Cette
affirmation semble injustifiée. Il nous semble évident qu'une
telle poudre n'a pas été utilisée et notre affirmation semble
étayée par l'exposé sur le manque d'efficacité réelle dans
l'invention Schotte, comparé avec les exemples cités dans le
présent mémoire. L'exemple no 1 donne probablement les pires
résultats à la violence de la réaction mais, même dans ce cas,
la réaction est décrite comme n'étant aussi violente qu'avec
une flamme blanche. Dans les autres exemples le processus se
déroule normalement et, dans certains cas, calmement. La
production la plus basse de phosphure est de 62% et dans de
nombreux cas, elle dépasse 70%.
En raison du fait que le demandeur a déclaré qu'il n'était pas
intéressé aux revendications actuellement au dossier, la Commission
n'étudiera pas ces revendications et elle présume qu'elles n'ont pu
réfuter les objections de l'examinateur pour les motifs exposés dans la
décision finale.
Le brevet Schotte divulgue en page 1: "L'unique méthode connue de
production de phosphure de magnésium est la réaction directe du magnésium
avec le phosphore. La réaction du mélange n'est pas possible dans un
appareil ouvert...les diluants connus comme l'oxyde de magnésium, le
carbonate de magnésium et le chlorure d'ammonium ne sont pas particulièrement
efficaces".
Il est bien établi que, pour qu'un brevet antérieur constitue une
antériorité, il doit divulguer des renseignements identiques ou semblables,
en termes d'utilité pratique, à ceux du brevet en cause (Baldwin c/ Western
Electric, (1934) R.C.S. 94 à la page 103). En analysant la nouvelle
revendication ne se heurte pas à l'antériorité du brevet de référence. La
restriction concernant la dimension des retardateurs enumérés dans le groupe
a) de la revendication n'est pas mentionnée dans la référence. Si la revendi-
cation no 1 est déposée, les nouvelles revendications devront aussi traiter du
même sujet directement ou indirectement.
Il a aussi été admis que le procédé de la nouvelle revendication no 1
n'est pas évident en raison de la référence en cause parce que les composés
de la partie b) de cette revendication ne sont pas mentionnés dans le brevet
Schotte et parce que ce dernier indique que l'oxyde de magnésium, le
carbonate de magnésium, le chlorure d'ammonium etc. ne sont pas particulièrement
efficaces. Dans un cas semblable, demande de brevet au nom des Produits Nestlé
Ltée 1970 R.C.P. 4, M. le juge Lloyd-Jacob a déclaré: "Je ne puis accepter
que la présumé évidence d'un procédé puisse être établie par la simple
citation d'un document qui indique expressément qu'un tel procédé serait
inefficace".
La Commission est d'avis que les nouvelles revendications réfutent
l'objection de l'examinateur pour les motifs indiqués dans la décision finale
et recommande le rejet des revendications en dossier.
Le président de la Commission d'appel
des brevets
R.E. Thomas
Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets
et refuse d'accorder un brevet pour les revendications en dossier
dans cette demande. L'instruction de la demande reprendra lorsque les
nouvelles revendications seront déposées officiellement. Le demandeur
a six mois pour interjeter appel de cette décision, aux termes de l'article
44 de la Loi sur les brevets.
Telle est ma décision
Le commissaire des brevets
A.M. Laidlaw
Fait à Ottawa (Ontario)
ce 1er jour de juin 1972
Agent du demandeur
MM. Fetherstonhaugh & Co.
Ottawa (Ontario)