DECISION DU COMMISSAIRE
RELATIVEMENT à une demande de révision, par le
Commissaire des brevets, de la décision finale de
l'examinateur aux termes de l'article 47 du Règlement
sur les brevets (avant la modification du décret C.P.
1970-728 entré en vigueur le 1er juin 1970).
ET
RELATIVEMENT à la demande de brevet no 001,820 déposée
le 5 octobre 1967 pour une invention intitulée:
POLYMERISARION DE DIENES NON CONJUGUES
AVEC ~-MONOOLEFINES
Mandataire du requérant: M. Alex E. MacRae & Co.
Ottawa (Ontario)
La présente décision a trait à une demande de révision, par le
Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examinateur rejetant
la demande no 001,820.
La Commission d'appel des brevets a tenu une audience, le 12 novembre
1970, à laquelle assistait le représentant du requérant, M. H. Marshall, qui
fait partie du personnel de Alex E. MacRae & Co.
La demande de redélivrance no 001,820 a été déposée, le 5 octobre 1967, au
nom de Natta et autres. La pétition se lit comme suit:
(1) que le pétitionnaire est le titulaire du brevet no 680,494
décerné le 18 février 1964 pour une invention intitulée
"Polymérisation de diènes non conjugués avec
~-monooléfines".
(2) que ledit brevet est jugé défectueux ou inopérant parce
que la description ou le mémoire descriptif est jugé insuf-
fisant, et que le breveté a revendiqué plus (à certains égards)
et moins (sous d'autres rapports) que ce à quoi il avait droit.
(3) que le brevet est jugé défectueux ou inopérant pour les
raisons suivantes:
(a) le procédé revendiqué dans la revendication 12 du brevet, et
décrit au premier paragraphe de la page 9 dudit brevet,
présente une meilleure définition de l'invention que ne le
fait la revendication 8, qui peut être trop large,
compte tenu du brevet américain no 2,933,480 de
Gresham et autres, lequel brevet inclut, à la
colonne 2 du premier paragraphe, l'utilisation possible
de catalyseurs à base d'alcoolates de vanadium et
d'halogénures d'alcoyle d'aluminium (mais ne divulgue
pas les catalyseurs ni les températures spécifiques
de la revendication 12, ni les copolymérisants
de la revendication 1). Par conséquent, dans le
mémoire descriptif modifié présenté ci-joint, une
nouvelle revendication 6 pour un procédé principal
est présentée, comportant les restrictions de la
revendication 12 du brevet (avec seulement des varia-
tions de peu d'importance) et, en conformité, ces
parties de la divulgation, y compris les Exemples 6
et 17, ayant trait à des procédés non revendiqués, ont
été supprimées, et le brevet de Gresham et autres a été
reconnu de manière spécifique à la page 2. Les reven-
dications initiales 9 et 10 ont été remaniées sous une
forme indépendante, comme les revendications 7 et 8, y
compris les restrictions de la revendication 6, et les
dépendances des autres revendications pour le procédé
initial ont été revisées.
(b) le brevet n'a pas inclus une revendication présentant
l'utilisation d'une dioléfine ne comportant qu'une
liaison double terminale, comme l'illustrent les dioléfines
des exemples 4, 7, 10, 11, 12, 15 et 16 du brevet. Par
conséquent, une nouvelle revendication 11, subordonnée à
la revendication 6, a été ajoutée dans le mémoire descriptif
modifié, et la revendication initiale 14 (actuellement
revendication 12) a été subordonnée à la présente revendi-
cation 11.
(c) La revendication 1 du brevet se termine par une restriction
fonctionnelle, voulant que "les copolymérisats se vulcanisent
facilement aux élastomères comportant d'excellentes propriétés
et une faible déformation permanente à la rupture". La
présente restriction aide à définir les conséquences voulant
que "la quasi-totalité des groupements de dioléfines de chaque
molécule présentent une insaturation dans les groupes secon-
daires", et indique clairement qu'on ne pourrait pas dire qu'ef-
fectivement tous les groupements de dioléfines présentent
pareille insaturation, s'il y avait suffisamment de groupements
de dioléfines cyclisées pour empêcher de parvenir à ces consé-
quences. Toutefois, la revendication devrait comprendre l'exposé
voulant qu'effectivement tous les groupements de dioléfines
sont enchaînés sous une forme non cyclisée et comportant une
addition sur le ler et le 2e carbone, tel que le divulgue le
brevet aux lignes 30-31 de la page 2, aux lignes 5-8 de la page
7, et aux lignes 10-12 de la page 8. Par conséquent, pour
améliorer les définitions de la revendication, cette dernière
a été modifiée de manière à comprendre le présent exposé, et la
terminologie fonctionnelle a été supprimée de la revendication,
mais l'importance de la terminologie fonctionnelle a été accrue
à la page 7, où le nombre d'enchaînements non cyclisés obtenus,
en suivant la divulgation, a été présenté.
(d) La revendication 1 a également été modifiée de
manière à:
(i) se reporter à la viscosité intrinsèque plutôt qu'à la
masse moléculaire. La viscosité intrinsèque peut être
mesurée avec précision, et l'un des moyens notoires de
vérifier la masse moléculaire consiste à mesurer la
viscosité intrinsèque (voir la ligne 9 de 1a page 13 du
brevet) mais, puisqu'il existe d'autres moyens de vérifier
la masse moléculaire, il est donc plus manifeste de se
reporter à la viscosité intrinsèque plutôt qu'à la masse
moléculaire. Les références relatives aux mesures de la
viscosité intrinsèque des copolymérisats se retrouvent
dans la divulgation du brevet, par exemple, aux lignes
26-27 de la page 14, et à la ligne 13 de la page 26 et,
puisque ces références montrent qu'il s'agit de la
viscosité intrinsèque mesurée des produits (les copoly-
mérisats), on s'est reporté aux copolymêrisats à la ligne
7 de la page 13, où le rapport entre la masse moléculaire
et la viscosité intrinsèque est fourni. De façon analogue,
la revendication 1 sous sa forme modifiée, fait état de la
nature amorphe des copolymérisats et de leur extractibili-
té avec n-heptane en ébullition car, comme le montrent les
exemples, ce sont ces produits qui sont normalement soumis
à une épreuve.
(ii) établir que l'insaturation terminale des dioléfines non
conjuguées est une insaturation vinylique pour être conforme
aux dioléfines divulguées à la page 6.
(iii) supprimer la mention voulant que les copolymères "soient
essentiellement linéaires". Cette référence n'introduit
pas nécessairement le terme relatif "essentiellement " et la
caractéristique souhaitée est établie par la référence citée
dans la revendication ayant trait à la solubilité de
l'heptane.
(e) la revendication 2 a été restreinte aux copolymérisats du propylène
ou du butène-1, d'autres modifications de moindre importance ont
été apportées aux revendications, et les revendications 6 et 7 du
brevet, qui ne sont pas importantes, ont été supprimées.
(f) des modifications de moindre importance à la divulgation sont
souhaitables pour la clarifier et améliorer la traduction de la
version originale rédigée en italien, et ces modifications ont été
effectuées dans le mémoire descriptif modifié qui a été présenté
ci-joint.
(4) que l'erreur résulte d'une inadvertance, d'un accident ou d'une
méprise, sans aucune intention de fraude ou de tromperie:
avant le dépôt de leur demande en Italie, le 14 novembre 1960,
les inventeurs étaient au courant du brevet américain no 2,933,480
de Gresham et autres, et ont attiré l'attention de leurs
mandataires sur ce brevet, mais en établissant et en
présentant la demande de brevet canadien, lesdits
mandataires ont décrit l'invention de manière imparfaite;
ils n'ont pas tenu compte de la suggestion de Gresham et
autres, relative à l'utilisation de catalyseurs à base
d'alcoolates de vanadium et de halogénures d'alcoyle d'alu-
minium et, par conséquent, ils n'ont pas suffisamment souligné
et revendiqué de façon appropriée, dans le mémoire descriptif,
l'invention qui leur a été divulguée, bien qu'ils aient
entièrement décrit et (sous réserve de ce qui est dit ci-après
quant à la revendication 11) revendiqué l'objet auquel se
limite le mémoire descriptif modifié ci-joint.
L'omission d'une revendication dépendante, comportant les
restrictions de la revendication 11 présentée ci-joint a été
faite par inadvertance par les mandataires.
Les mandataires ont commis une erreur en ce qui a trait à la
terminologie employée pour formuler la revendication 1; la
classe de produits dont traite la revendication n'est pas
facile à définir avec précision, mais il n'y avait aucune
intention de rédiger un mémoire descriptif ou une revendica-
tion imprécis. Le rédacteur n'a pas tenu compte de la
possibilité d'inclure la terminologie plus précise employée
dans la revendication 1 modifiée. De façon analogue, les
autres modifications apportées à la divulgation et aux
revendications ont été plus précises.
(5) que la connaissance des nouveaux faits, selon laquelle les
nouvelles revendications ont été établies, et la divulgation
modifiée, a été obtenue par le pétitionnaire durant la période
allant du 24 février 1967 jusqu'à ce jour de la manière suivante:
un membre du personnel du pétitionnaire s'est rendu au Canada,
le 24 février 1967, pour examiner avec un avocat-conseil
canadien les objections au brevet formulée dans une poursuite
intentée par E.I. DuPont de Nemours ~ Co. et DuPont of Canada
Limited à la Cour de l'Echiquier du Canada visant, entre
autres, à faire déclarer nul et non avenu le brevet no 680,494.
Le mémoire descriptif a été soigneusement examiné et les modi-
fications souhaitées ont été ensuite décidées de concert avec
ceux des inventeurs qui travaillent encore pour le Pétitionnaire,
qui ont confirmé que les modifications sont conformes à l'inven-
tion des inventeurs avant la date de priorité du 14 novembre
1960, et que le mémoire descriptif modifié qui a été présenté
ci-joint ne comporte rien qu'ils n'aient, avant ladite date,
conçu dans le cadre de leur invention, ou qu'ils n'aient eu
l'intention de protéger par le brevet no 680,494.
Dans une décision officielle, datée du 22 avril 1969, l'examinateur a
rejeté la demande de redélivrance et déclaré que l'erreur découlant d'une re-
vendication trop large ne peut être considérée comme découlant d'une inadver-
tance, d'un accident ou d'une méprise, aux termes de l'article 50 de la Loi
sur les brevets, puisque les inventeurs étaient au courant de l'existence du
brevet de Gresham, et qu'ils en avaient fait part à leurs mandataires avant le
dépôt de la demande. L'éxaminateur à également déclaré que les améliorations
apportées à la définition, ainsi que la suppression de la terminologie fonction-
nelle dans la revendication 1, ne sont pas conformes à l'article 50. T1 a été
soulevé, dans la poursuite, plusieurs autres objections relatives à d'autres
modifications apportées au mémoire descriptif et proposées dans la demande de
redélivrance, mais non transcrites ci-dessus.
Dans une lettre, datée du'22 juillet 1969 le pétitionnaire a soutenu que
les revendications du brevet n'avaient pas été établies à dessein, de manière à
traiter d'un procédé que l'on connaissait déjà, et qu'elles n'avàient pas été
rédigées en ignorant intentionnellement ce qui a été présenté dans l'état antérieur
de la technique, mais que les mandataires n'ont pas tenu compte de l'une des pos-
sibilités contenues dans le brevet de Gresham par inadvertance, accident ou
méprise. Le pétitionnaire a en outre affirmé que l'inadvertance était attribuable
à une compréhension erronée des faits et a cité, à l'appui de son opinion, le cas
de Curl-Master Mf. C. Ltd. c/ Atlas Brush Ltd. (I967) R.C.S. 514 à 531, voulant
que la méprise du mandataire justifie une redélivrance.
Le pétitionnaire a également soutenu que l'un des buts principaux de l'article
50 est de permettre d'améliorer une piètre rédaction. I1 a fait valoir que la non
utilisation, par les mandataires, d'une terminologie appropriée peut être caracté-
risée comme une erreur commise sans aucune intention de fraude ou de tromperie, et
a mentionné la cause opposant Withrow à Malcolm (1884) 60 R 12. Le pétitionnaire
a avancé d'autres arguments contre les autres objections formulée dans la
poursuite officielle, et il a présenté une déclaration sous serment par tous les
inventeurs, à l'exception de deux d'entre eux, et dans laquelle ils déclaraient
que les revendications du brevet initial ne concordaient pas avec leur intention
première.
Le 18 septembre 1969, l'examinateur a rendu une décision finale en vertu de
l'article 46 du Règlement sur les brevets, dans laquelle les objections soulevées
dans la poursuite officielle précitée étaient reprises.
Par lettre du 17 décembre 1969, le pétitionnaire a modifié la demande,
réfutant ainsi toutes les objections formulées dans la poursuite officielle et dans
la décision finale, à l'exception des deux dont il a été question ci-dessus, à
savoir (1) que l'erreur relative à une revendication trop large ne peut être
considérée comme découlant d'une inadvertance, d'un accident ou d'une méprise, aux
termes de l'article 50 de la Loi sur les brevets, et (2) que les améliorations
apportées à la définition ainsi que la suppression de la terminologie fonction-
nelle dans la revendication 1 ne sont pas conformes à l'article 50. En ce qui a
trait à ces deux objections, le pétitionnaire a repris les arguments avancés
dans sa lettre du 22 juillet 1969, et a fait remarquer que le mandataire, comme
tout autre personne, peut commenttre une inadvertance, un accident ou une méprise.
Il a également soutenu que les améliorations apportées à la définition, ainsi que
la suppression de la terminologie fonctionnelle, sont conformes â l'article 50.
Le 16 avril 1970, l'examinateur a rendu une deuxième décision finale, en
vertu de l'article 47 du Réglement sur des brevets, dans laquelle il reprenait
les deux objections restantes. Dans cette décision, l'examinateur a souligné
qu'il incombait aux inventeurs et à leurs mandataires d'étudier soigneusement
l'état antérieur de la technique dont ils étaient au courant, et de limiter
leurs revendications de brevet de manière à l'éviter et à définir clairement
l'invention, et que l'inobservation de ces principes n'est pas considérée comme
une erreur découlant d'une inadvertance, d'un accident ou d'une méprise aux
termes de l'article 50 de la Loi sur les brevets.
Dans une lettre, datée du 15 juillet 1970, le pétitionnaire a demandé au
Commissaire d'examiner la demande en vertu de l'article 46(2) du Règlement sur les
brevets, et il y exposait brièvement sa position qui demeurait inchangée par
rapport à ce qui était énoncé dans les deux lettre précédentes. I1 avait égale-
ment soutenu que l'existence d'une inadvertance, d'un accident ou d'une méprise
ne constituait pas une controverse sur un point de droit, mais plutôt une
controverse sur un point de fait.
Le point de droit sur lequel se fonde la redélivrance de brevets est
l'article 50 de la Loi sur les brevets qui se lit, en partie, comme suit:
(Article 50(1) cité).
L'agent du titulaire du brevet a fait valoir que 1'erreur commise en rédi-
geant les revendications de manière trop large, compte tenu du brevet de Gresham
et autres, constituait un oubli de la part du mandataire en raison de la nature
complexe du brevet en cause. De façon analogue, il a été soutenu que la non
utilisation d'une terminologie claire et précise dans la revendication 1 consti-
tuait une erreur dans l'art de 1a rédaction commise par le mandataire.
L'agent du titulaire du brevet a mentionné la cause opposant Curl-Master
Manufacturing Company Limited à Atlas Brush Limited (1967) D,C.S. 514 à 531,
dans laquelle il a été soutenu que le fait, pour un mandataire, de ne pas comprendre
et décrire entièrement l'invention pour laquelle il avait été chargé d'obtenir un
brevet, constituait un motif suffisant de redélivrance d'un brevet.
En examinant les motifs de rejet énoncés par l'examinateur, ainsi que tous
les arguments, présentés à la fois par écrit et de vive voix, je ne suis pas
convaincu que le rejet est bien fondé.
Lors de l'audience, le mandataire M. H. Marshall, a analysé le point de vue
du requérant et souligné qu'à son avis la demande de redélivrance était opportune,
car l'agent avait commis une faute en ne tenant pas compte de l'état antérieur
de la technique, lorsqu'il a rédigé les revendications. Le mandataire a également
demandé à la Commission d'appel des brevets d'étudier les deux points supplémen-
taires que voici:
(1) le refus de l'examinateur de permettre au requérant de
corriger une restriction fonctionnelle dans la reven-
dication 1.
(2) le refus de l'examinateur de permettre au requérant de
supprimer les revendications 6 et 7.
Lors de l'audience, on a donné à entendre au mandataire qu'il s'était
manifesté une certaine préoccupation au sujet du caractère imprécis de la
pétition, en ce sens que certains termes vagues ont été employés, tels que:
a) "... les revendications peuvent être trop larges compte tenu du brevet de
Gresham ..." b) " ... l'utilisation possible de catalyseurs ...". La Cour a
soutenu, dans la cause opposant Auer Incandescent à William P. O'Brien (1897)
5 D.C.E. 243, 285, que "l'utilisation du terme 'jugé' indique que l'on doit
exercer une discrétion, un jugement. Mais, par qui? En premier lieu, peut-être
par le requérant, mais en définitive, en tant que fondement de sa compétence,
par le Commissaire". L'examinateur a déclaré que "L'invention définie dans la
revendication 8 du brevet canadien no 680,494 se trouve largement divulguée
dans le brevet américain 2,933,480 ...". Pour cette raison, le brevet peut être
jugé défectueus. Par conséquent, et à mon avis, la pétition peut être acceptée.
Lors de l'audience, on a également laissé entendre au mandataire qu'il
n'existait aucune preuve d'intention visant à restreindre des revendications
sous leur forme actuelle.
A mon avis, il faut que je tienne compte des déclarations sous serment des
inventeurs, qui établissent le bien-fondé de la pétition, dans laquelle ils
déclarent "Les revendications du brevet initial 680,494 ne concordent pas avec nos
intentions au moment de l'établissement de la demande de ce brevet ". Figure éga-
lement dans la pétition l'énoncé suivant: "Nous nous proposions, en ce qui a
trait aux revendications, d'établir une nette distinction par rapport à ce qui
est divulgué dans le brevet américain 2,933,480 ... ainsi, nous n'avions pas
l'intention de revendiquer un procédé employant des catalyseurs à base d'alcoo-
lates de vanadium et de halogénures d'alcoyle d'aluminium et, si nous l'avons
fait, il s'agit d'une erreur et d'un oubli".
Dans le cas actuel, la revendication 8 a été rédigée avec une portée trop
large, compte tenu du brevet de Gresham qui était connu. En raison de la preuve
présentée, en ce sens que l'erreur résultait d'une inadvertance, d'un accident ou
d'une méprise, je crois qu'on devrait permettre au requérant de restreindre la
revendication 8 à ce qu'il a en fait inventé. En d'autres termes, il a revendi-
qué plus que ce à quoi il avait le droit à titre d'innovation. A mon avis, il
serait dans l'intérêt public de restreindre la présente revendication.
Quant à la requête du mandataire, priant la Commission de formuler ses
remarques au sujet du refus de l'examinateur de permettre au requérant de corriger
une restriction fonctionnelle dans la revendication 1, l'examinateur fait remar-
que que "Plusieurs modifications ont été apportées à la revendication 1 pour
éliminer le caractère vague de ladite revendication. Toutefois, les améliorations
apportées à la définition, ainsi que la suppression de la terminologie fonction-
nelle, ne sont pas conformes à l'article 50".
Dans la cause opposant Withrow à Malcolm (1884) 6 O.R. 12, le juge ontarien
a cité, avec approbation, une décision de la Cour suprême des Etats-Unis sur la
redélivrance, dont voici un extrait:
"Le mémoire descriptif peut être modifié pour le rendre
plus clair et distinct ..." (Proudfont J., page 50).
"Il semble que 1'objectif primordial du principe de la
redélivrance a été de permettre à un titulaire de brevet
de rendre plus claire, simple et précise la description
de son invention".
La Cour a également soutenu, dans la cause opposant Leonard au Commissaire des
brevets (1914) R.C.E. 14 à 358, que les termes "parce que la description ou le
mémoire détaillé est jugé insuffisant" englobent la revendication de brevet dans
le cadre du mémoire descriptif. A partir de cela, il va sans dire qu'une reven-
dication relative à une redélivrance peut être modifiée pour la rendre plus claire
et distincte. Par conséquent, et à mon avis, le refus de l'examinateur de per-
mettre la modification de la revendication 1 n'est pas justifié.
Quant au deuxième point soulevé par le mandataire, c'est-à-dire "le refus de
l'examinateur de permettre au requérant de supprimer les revendications 6 et 7 ",
je ne trouve aucun motif justifiant ce refus. Une demande de redélivrance peut
prendre une forme appropriée sans contenir toutes les revendications du brevet
initial. Par conséquent, j'estime qu'il est à propos d'admettre la redélivrance.
Je recommande que les motifs de refus, examinés dans le présent rapport,
relatifs à la demande de redélivrance soient retirés.
Le Président de la
Commission d'appel des brevets
R.E. Thomas
Je me rallie aux conclusions de la Commission d'appel des brevets. Par con-
séquent, j'annule la décision finale et renvoie la demande à l'examinateur pour
la reprise de l'instruction.
Telle est ma décision,
Le Commissaire des brevets,
A.M. Laidlaw
Fait à Ottawa (Ontario)
le 26 novembre 1970